Julkisasiamies: tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä värimerkkinä, jos haettu merkki on esitetty graafisesti kuviona
Julkisasiamies antoi 22.11.2018 ratkaisuehdotuksen asiassa C-578/17, jossa asianosaisina olivat Oy Hartwall Ab ja Patentti- ja rekisterihallitus. Hartwall oli hakenut tavaramerkkirekisteröintiä kuvion muodossa (sininen nauha, jonka reunoilla oli ohut harmaa reunus), johon se oli myöhemmin täsmentänyt hakevansa rekisteröintiä värimerkkinä eikä kuviomerkkinä. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan erottamiskyvyn vaatimusta tulkittaessa on merkityksellistä, haetaanko rekisteröintiä kuviomerkkinä vai värimerkkinä, sillä tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, kun tavaramerkkihakemuksessa valitun tavaramerkkiryhmän ja tavaramerkin graafisen esityksen välillä on ristiriita.
Hartwall oli hakenut graafisesti esitetyn kuvion rekisteröintiä luokkaan 32 kuuluvia ”kivennäisvesiä” varten. PRH oli hylännyt Hartwallin värimerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui värimerkiltä edellytetty erottamiskyky. Hartwall oli myös toimittanut PRH:lle markkinatutkimuksen, joka PRH:n mukaan osoitti ainoastaan kuviomerkin tunnettuutta, eikä pelkkien värien.
Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muun muassa siitä, ovatko tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 ja 3 artikla esteenä sellaisen värimerkin rekisteröinnille, joka on esitetty tavaramerkkihakemuksessa graafisesti kuvion muodossa.
Julkisasiamies tarkasteli ensimmäiseksi, onko erottamiskyvyn koskevaa edellytystä tulkittaessa merkitystä sillä, haetaanko rekisteröintiä kuviomerkkinä vai värimerkkinä.
Julkisasiamies totesi, että värimerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat lähtökohtaisesti samat kuin ne, joita sovelletaan kuviomerkkeihin. Julkisasiamies huomautti, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmeni, että on kuitenkin otettava huomioon tiettyjen tavaramerkkityyppien erityispiirteet. Julkisasiamiehen mukaan värimerkkien erityispiirteistä johtuen ne ovat vain harvoin alun perin erottamiskykyisiä, joka johtuu siitä, että kuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden alkuperää yksinomaan niiden värin tai niiden pakkauksen värin perusteella. Julkisasiamiehen mukaan on myös olemassa yleinen etu olla aiheettomasti rajoittamatta muiden talouden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä, joka on otettava huomioon, kun arvioidaan värimerkin erottamiskykyä.
Toiseksi julkisasiamies tarkasteli sitä, kuinka tavaramerkki on rekisteröitävä, kun tavaramerkin graafisen esityksen ja hakemuksessa valitun tavaramerkkiryhmän eli luonnehdinnan, jonka mukaan tavaramerkki on värimerkki, välillä on ristiriita.
Tavaramerkkidirektiivin mukaisen tavaramerkin rekisteröinnin olennainen edellytys on, että rekisteröitäväksi haetaan merkkiä, joka voidaan esittää graafisesti. Julkisasiamiehen mukaan tavaramerkin täsmällisen kohteen määrittäminen on perusta arvioitaessa tavaramerkin mahdollisen rekisteröinnin edellytyksiä, kuten tavaramerkin erottamiskykyä. Julkisasiamiehen mukaan yhtäältä toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonne ja toisaalta talouden toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista.
Julkisasiamies huomautti, että tietyntyyppisten tavaramerkkien tarkkaa kohdetta ei kuitenkaan käytännössä voida määrittää pelkästään haetun tavaramerkin graafisesta esityksestä. Julkisasiamiehen mukaan on lähtökohtaisesti mahdollista esittää graafisesti värimerkki, jolla on ääriviivat, silloin, kun graafinen esitys kuvaa sitä tapaa, jolla värimerkkiä käytetään kyseisen yrityksen tavaroissa tai palveluissa.
Jos käsiteltävässä asiassa haettu tavaramerkki olisi esitetty vastaavalla tavalla graafisesti, julkisasiamiehen mukaan graafisen esityksen pitäisi kuvata sitä, kuinka haettu värimerkki asetetaan Hartwallin vesipulloihin. Tavaramerkin graafinen esitys ei kuitenkaan kuvannut vesipulloa vaan nauhaa. Julkisasiamiehen mukaan Hartwallin tavaramerkkihakemus oli ristiriitainen, sillä sen perusteella ei voitu määrittää, onko hakemuksen tarkka kohde värimerkki vai kuviomerkki. Tämä aiheutettaisi julkisasiamiehen mukaan sekaannusta yleisön ja kilpailevien yritysten keskuudessa, jos tavaramerkki rekisteröitäisiin värimerkkinä. Julkisasiamiehen mukaan tällaisen ristiriidan tapauksessa tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä värimerkiksi eikä kuviomerkiksi.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.
KHO:n ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.
Katso myös EUT:n ratkaisu asiassa C-163/16, Louboutin.
(AH)