Julkisasiamies: Tavaramerkin poistamista ei voida pitää tavaramerkin käyttönä

Duma ja GSI olivat hankkineet Mitsubishi-konserniin kuuluvalta yritykseltä haarukkatrukkeja, joista yritykset poistivat tullimenettelyssä kokonaan Mitsubishin tavaramerkit, tekivät trukkeihin tarvittavat muutokset niiden muuttamiseksi unionin vaatimusten mukaisiksi, kiinnittivät trukkeihin oman tavaramerkkinsä ja toivat lopuksi ajoneuvot Euroopan talousalueelle ja kolmansiin maihin ja myivät ne niissä.

Mitsubishi oli nostanut Brysselin kauppatuomioistuimessa kanteen, jossa se oli vaatinut Dumaa ja GSI:tä lopettamaan rinnakkaistuontia sekä tavaramerkkien poistamista ja uusien tavaramerkkien kiinnittämistä koskevat toimet, joihin se väitti niiden syyllistyneen. Mitsubishi väitti, että kyseinen toiminta loukkaa sen tavaramerkkioikeuksia.

Duma ja GSI kiistivät väitteen. Mukautettuaan tullivarastoinnin aikana haarukkatrukit unionissa voimassa olevien vaatimusten mukaisiksi ne pitivät itseään kyseisten ajoneuvojen valmistajina ja katsoivat siksi, että niillä oli oikeus kiinnittää niihin omat tavaramerkkinsä.

Brysselin ylioikeus teki ennakkoratkaisupyynnön, jolla se pyrki selvittämään, voiko Mitsubishi tavaramerkkidirektiivin 2008/95 5 artiklan ja tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 9 artiklan nojalla vastustaa sen tavaramerkkien poistamista haarukkatrukeista siten kuin Duma ja GSI olivat sen tehneet.

Julkiasiamies viittasi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jossa todetaan, että direktiivin 5 artiklan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin, joka antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

Koska tavaramerkin haltijan suostumuksen puuttumista ja tavaramerkin käyttöä elinkeinotoiminnassa, eli molempien edellä mainittujen säännösten kahta soveltamisedellytystä, ei oltu kiistetty, kyse oli julkisasiamiehen mukaan pohjimmiltaan siitä, käytettiinkö kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Julkiasiamies totesi, että tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä tavaroiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella on rajoitettu tavaroiden liikkumista tullitoimipaikkojen välillä ja tavaroiden varastointia tullivalvonnassa olevaan varastoon ei voida sellaisinaan pitää tavaroiden myyntiin saattamisena unionissa. Tavaramerkin haltijan yksinoikeutta voidaan loukata vain siinä tapauksessa, että tavaroita tarjotaan tai myydään tavaramerkkiä käyttäen kolmansille osapuolille Euroopan talousalueella.

Julkisasiamies arvioi ensiksi, oliko tavaramerkkien poistaminen niiden käyttämistä tarkastelemalla ilmaisun ”käyttäminen” tulkintaa. Julkiasiamies totesi, että merkityssisällön kannalta tarkasteltuna tietyn tuotteen tavaramerkin poistaminen on kyseisen erottamiskykyisen merkin käyttämisen vastakohta. Julkisasiamies oli sitä mieltä, että tavaramerkin poistamista kokonaan ei voida pitää sen käyttämisenä.

Duman ja GSI:n poistettua Mitsubishi-tavaramerkit haarukkatrukeista ja korvattua ne kyseisten yritysten omilla tavaramerkeillä julkisasiamiehen mukaan oli selvää, etteivät ne käyttäneet Mitsubishin erottamiskykyisiä merkkejä. Julkisasiamies totesi, että tuotteeseen kiinnitetyn merkin poistaminen ei ollut sellaista tavaramerkin käyttöä, johon on välttämättä saatava tavaramerkin haltijan suostumus. Uuden merkin kiinnittäminen antaa mainitulle tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää tuotteiden markkinoille saattamisen vain, jos kiinnitetty uusi merkki on sama tai samankaltainen kuin alkuperäinen merkki, mitä ei ole julkiasiamiehen mukaan voitu todeta käsiteltävässä asiassa.

Seuraavaksi julkisasiamies tutki, oliko kyseessä tavaramerkin haltijan oikeuksien lainmukainen kiertäminen vai sen oikeuksia loukkaava petos, kuten Mitsubishi väitti.

Julkisasiamies huomautti, että Duma ja GSI mukauttivat trukit vastaamaan unionin oikeudessa asetettuja teknisiä vaatimuksia , eivätkäne yrittäneet myydä niitä kyseisen valmistajan tavaramerkillä vaan omilla merkeillään. Duma ja GSI eivät julkisasiamiehen mukaan loukanneet toiminnallaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeutta. Lisäksi käsittelyjä, joita Duma ja GSI suorittivat trukeille, oli mahdollista perustella tullikoodeksin soveltamisasetuksen 531 artiklalla, jossa sallitaan erityisesti tavanomaiset käsittelyt, kuten tavaramerkkien kiinnittäminen ja poistaminen.

Julkisasiamiehen mukaan, jos näyttöä ei esitetä siitä, että tavarat olisivat lisäksi olleet myynnin tai tarjoamisen kohteena Mitsubishin tavaramerkillä varustettuina Euroopan talousalueella, tullivarastointimenettelyssä olevat tavarat eivät voi yksinomaan tämän tosiseikan vuoksi loukata teollisoikeuksia.

Julkisasiamiehen mukaan, mikäli tavaramerkin haltija ei voi vastustaa omien tavaroidensa tuontia Euroopan talousalueelle sen jälkeen, kun kolmas osapuoli on poistanut niistä tavaramerkit ja kiinnittänyt niihin uuden tavaramerkin ilman sen suostumusta, koska sen rekisteröityä merkkiä ei ole käytetty, sen ei myöskään pidä voida vastustaa sellaisten omien alkuperäisten tavaroidensa tuontia, joille on suoritettu sama käsittely tullivarastointimenettelyssä ja jotka ovat muita kuin yhteisötavaroita.

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AH)