Julkisasiamies: tavaramerkin käyttö kliinisessä lääketutkimuksessa ei ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä

EUIPO oli rekisteröinyt 2007 sanamerkin Boswelan EU-tavaramerkiksi multippeliskleroosin hoitoon tarkoitetulle lääkkeelle Viridis Pharmaceuticalille. Hecht-Pharma esitti vuonna 2013 tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ollut otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa. EUIPO katsoi tavaramerkin menetetyksi. Viridis Pharmaceutical valitti päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen vedoten siihen, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tapahtui kliinisessä lääketutkimuksessa, joka toteutettiin myyntilupaa koskevan hakemuksen tekemistä varten. Toissijaisesti valittaja oli esittänyt, että kyseisen kliinisen lääketutkimuksen toteuttaminen muodosti pätevän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiselle. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin hylkäsi valituksen, josta Viridis Pharmaceutical valitti edelleen unionin tuomioistuimeen.

Julkisasiamies totesi, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään ensinnäkin luomaan tai säilyttämään niiden tavaroiden ja palvelujen markkinat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Käytön, joka koskee tavaroiden tai palvelujen markkinoiden luomista ja säilyttämistä, on oltava luonteeltaan ulospäin suuntautuvaa. Julkisasiamies totesi viitaten tuomioon Ansul, että rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä voidaan tavata kahdessa tilanteessa eli silloin, kun tuotteita jo myydään, ja silloin, kun myynti aloitetaan välittömästi. Tällaiseen käyttöön ennen varsinaisen myynnin aloittamista on liityttävä valmisteluja, joiden tarkoitus on asiakaskunnan hankkiminen.

Sen sijaan tästä ei julkisasiamiehen mukaan seurannut, että ulospäin suuntautuva käyttö olisi aina tosiasiallista käyttöä. Pelkästään se, että tavaramerkkiä käytetään kolmansiin osapuoliin nähden, ei merkitse tosiasiallisen käytön olemassaoloa. Julkisasiamiehen mukaan tällaisen käytön olemassaolon määrittämiseksi on tutkittava, onko ulospäin suuntautuva käyttö niiden tavaroiden tai palveluiden markkinoiden luomista tai säilyttämistä, joita varten se on rekisteröity.

Unionin lainsäädännössä on käytössä periaate, jonka mukaan lääkkeitä ei saa saattaa markkinoille ilman toimivaltaisen viranomaisen antamaa myyntilupaa. Kliinisten lääketutkimusten suorittaminen on periaatteessa ennakkoedellytys lääkkeiden myynnille ja mainonnalle, ja näiden tutkimusten tarkoituksena on varmistaa lääkkeen vaikutukset ja varmistaa lääkkeen käytön turvallisuus. Julkisasiamiehen mukaan tavaramerkin käyttöä kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä ei tämän vuoksi voida pitää tuomiossa Ansul tarkoitettuna käyttönä, joka tapahtuu ennen kyseisen lääkkeen myyntiä. Julkisasiamies totesi, ettei kliinistä lääketutkimusta ei voida rinnastaa myöskään myynnin valmisteluun, sillä se ei ole keino hyödyntää kaupallisesti tätä lääkettä varten rekisteröityä tavaramerkkiä kyseisen lääkkeen markkinoiden luomiseksi tai säilyttämiseksi, vaan sen tarkoituksena on lääkkeen käyttöön liittyvien riskien tutkiminen.

Julkisasiamies totesi, että tavaramerkin käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä ei ole kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Julkisasiamies kuitenkin huomautti, että tämä ei tarkoittanut sitä, ettei kliinisen lääketutkimuksen kohteena olevaa lääkettä varten rekisteröityä tavaramerkkiä voisi missään olosuhteissa käyttää tosiasiallisesti, vaikka lääkkeeltä puuttuu myyntilupa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.