Julkisasiamies: Tavaramerkin haltija voi vaatia korvausta vahingosta, joka on syntynyt ennen tavaramerkin menettämistä

21.10.2019

Julkisasiamies Giovanni Pitruzzella antoi 18.9.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-622/18 AR v. Cooper International Spirits LLC ym. Tapauksen ennakkoratkaisukysymys koski sitä, oliko haltija, joka oli menettänyt oikeutensa tavaramerkkiin sen rekisteröinnin julkaisemisesta alkaneen määräajan päättyessä, oikeutettu saamaan korvausta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta, joka oli tapahtunut ennen oikeuksien menettämisen voimaantulopäivää.

Ranskan kansallisen tuomioistuimen käsittelemässä asiassa kantaja AR oli eräitä alkoholijuomia varten rekisteröidyn sana- ja kuviomerkki ”SAINT GERMAIN” haltija. Kantaja sai tietoonsa yhdysvaltaisen Cooper Internationalin käyttäneen nimeä ”St-Germain” liköörilleen. Samanaikaisessa toisessa asiassa Ranskan Nantesin alioikeus totesi, ettei kantaja ollut osoittanut tosiasiallisesti käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiään sen hakemisen jälkeen. Tuomioistuin julisti kantajan tavaramerkkiä koskevat oikeudet menetetyksi 13.5.2011. Ennakkoratkaisupyynnön tehnyt Ranskan ylin yleinen tuomioistuin Cour de cassation arvioi asiassa mm. sitä, oliko kantajalla oikeus valittaa tavaramerkin keskeisen tehtävän loukkaamisesta ja vaatia vahingonkorvauksia sille aiheutuneesta vahingosta, joka on johtunut kolmannen tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana tehneistä toimista.

Julkisasiamies totesi arviossaan ensinnäkin, että tavaramerkkijärjestelmän tarkoituksena on yksinoikeuden myöntäminen erottamiskykyisen merkin haltijalle, mikä koskee erityisesti kaupankäynnissä käytettäviä tunnuksia. Tapauksesta Leno Merken (C-149/11) ilmenevän tulkintaohjeen mukaan tarkoitus on, että tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilyminen on kytketty merkin tosiasialliseen käyttöön. Käsillä olevassa tapauksessa oli julkisasiamiehen arvion mukaan kyse tavaramerkkidirektiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohdan tilanteesta, jossa tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä.

Tapauksen väitettyjen loukkausten arvioinnissa, eli arvioitaessa sekaannusvaaraa kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä, tuli julkisasiamiehen arvion mukaan huomioitavaksi aiemman tavaramerkin osalta sekä abstraktit eli tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvat sekä konkreettiset eli kyseisen tavaramerkin käyttöön liittyvät seikat. Alemman tuomioistuimen lähtökohta konkreettisesta arvioinnista ei julkisasiamiehen käsityksen mukaan soveltunut käsillä olevaan tapaukseen. Tapauksessa Länsförsäkringar (C-654/15) oli nimittäin samankaltaisessa tilanteessa vahvistettu abstrakti eli tavaramerkin rekisteröintiin perustuva tulkinta sekaannusvaaran arvioinnissa, vaikka tapaus koskikin käsillä olevaan tapaukseen nähden hieman eri tilannetta, jossa viiden vuoden määräaika ei ollut vielä kulunut umpeen. Toisaalta julkisasiamies katsoi, että loukkauksen arvioinnissa abstraktisuudella tai konkreettisuudella oli asiassa vain rajallinen merkitys, sillä väitetyt loukkaukset olivat tapahtuneet ajanjaksolla, jolloin viiden vuoden määräaika ei ollut vielä kulunut, eikä tavaramerkkiä siksi ollut vielä menetetty.

Julkisasiamiehen arvioinnin kohteena oli lisäksi kantajan asiavaltuus loukkauskanteen nostamiseen. Asiavaltuuden osalta julkisasiamies totesi, että vahingon olemassaolo on loukkauskanteen yhteydessä esitettävän korvausvaatimuksen aineellinen edellytys. Edelleen tavaramerkkinsä menettäneen haltijan korvausoikeuden osalta julkisasiamies arvioi, että vaikka rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei periaatteessa voinutkaan tavaramerkin menetyksen jälkeen käyttää tavaramerkin antamaa yksinoikeutta, tavaramerkkiä loukkaavat viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä tehdyt toimet eivät lakanneet olemasta lainvastaisia tavaramerkin menetyksen perusteella. Julkisasiamies katsoi, että mikäli kansallinen oikeus ei ulota tavaramerkin menetyksen vaikutuksia taannehtivasti hakemuksen jättämis- tai rekisteröintipäivään, loukkauksista, jotka on tehty ennen tavaramerkin menetystä voisi nostaa loukkauskanteen.

Julkisasiamies kiinnitti edelleen huomiota harkintavaltaan, joka jäsenvaltioilla on tavaramerkkidirektiivin  perusteella koskien tavaramerkin menetyksen vaikutusten määrittelyä ja niiden alkamisajankohdan vahvistamista. Ranskan oikeudessa nämä vaikutukset alkavat tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeisen viiden vuoden määräajan päättymispäivänä, minkä vuoksi kantajalla oli oikeus nostaa asiassa kyseisen direktiivin 5 artiklan mukainen loukkauskanne kärsimästään vahingosta.

Julkisasiamies Pitruzzella ehdotti perusteluidensa valossa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen ja vaatia korvausta vahingosta, joka on syntynyt kun kolmas on käyttänyt samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille ennen tavaramerkin menetystä tilanteessa, jossa haltija ei ole koskaan käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ja jonka sitä koskevat oikeudet on julistettu menetetyiksi tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisen viiden vuoden määräajan päättyessä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AL)