Julkisasiamies: Tavaramerkin erottamislausuma ei vaikuta siihen, millä tavoilla tavaramerkkien sekaannusvaaraa on arvioitava

13.3.2019

Julkisasiamies antoi 6.3.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C‑705/17, jossa vastakkain oli Ruotsin patentti- ja rekisterivirasto sekä Mats Hansson. Tapauksessa oli kyse tavaramerkin rekisteröintiin lisätyn erottamislausuman merkityksestä sekaannusvaaran arvioinnissa. Julkisasiamiehen mukaan tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, yhteen osatekijään kohdistuvan erottamislausuman olemassaolon ei pidä vaikuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn asteen määrittämiseen eikä liioin sekaannusvaaran lopullisessa arvioinnissa huomioon otettavien eri tekijöiden vertailuun ja keskinäisen yhteyden arviointiin.

Mats Hansson oli jättänyt Ruotsin patentti- ja rekisterivirastolle (PRV) hakemuksen sanan ROSLAGSÖL rekisteröimiseksi kansallisena sanamerkkinä luokkaan 32 kuuluville tavaroille ja erityisesti alkoholittomille juomille ja oluille. PRV hylkäsi rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin ROSLAGS PUNSCH välillä oli sekaannusvaara. Aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity luokkaan 33 alkoholijuomia varten yritykselle Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Tavaramerkin rekisteröintiin oli liitetty erottamislausuma, jonka myötä yksinoikeutta sanaan ’Roslagspunsch’ ei syntynyt. Sana ”Roslagen” viittaa Ruotsin itärannikolla sijaitsevaan alueeseen.

Tavaramerkin rekisteröintiin on mahdollista lisätä erottamislausumaa koskeva merkintä (disclaimer). Erottamislausuman tavoitteena on selventää, että rekisteröitäväksi haettuun merkkiin kuuluvat kuvailevat ilmaukset, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät ole yksinoikeuden kohteena ja jäävät siten vapaaseen käyttöön. Tavaramerkkidirektiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen erottamislausumien käyttö sallitaan Ruotsin lainsäädännössä.

Hansson valitti tuomiosta Patent- och marknadsdomstoleniin, joka hyväksyi Hanssonin valituksen. Se katsoi, ettei sekaannusvaaraa ollut, ja että ilmaukset ”Roslags” ja ”Punsch” oli erottamislausumasta huolimatta otettava huomioon kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioinnissa, kun otettiin huomioon niiden vaikutus aikaisemman tavaramerkin synnyttämään kokonaisvaikutelmaan. PRV valitti tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.

Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen tiedusteli unionin tuomioistuimelta sitä, jos on olemassa ristiriita merkin, jolle haetaan rekisteröintiä tavaramerkkinä, ja aikaisemman tavaramerkin välillä, vaikuttaako aikaisemman tavaramerkin yhden osatekijän kuuluminen erottamislausuman piiriin sekaannusvaaran arviointiin.

Julkisasiamies totesi, että tavaramerkkien samankaltaisuutta on arvioitava ensinnäkin kuluttajien mielikuvan perusteella. Julkisasiamiehen mukaan, jos merkkien samankaltaisuuden arviointi tehtäisiin sekaannusvaaran olemassaolon tarkastelun yhteydessä siten, että arvioinnin ulkopuolelle jätettäisiin jo etukäteen yksi aikaisemman merkin osatekijöistä, tämä muuttaisi merkistä syntyvää mielikuvaa siitä, miten kuluttaja merkin havaitsee. Tämä vaikeuttaisi kussakin yksittäistapauksessa asianomaisten kuluttajien mielikuviin tiukasti perustuvaa arviota.

Toiseksi julkisasiamiehen mukaan tavaramerkki on miellettävä yhtenä kokonaisuutena. Sen eri osia on tarkasteltava erikseen, jotta voidaan määrittää niiden suhteellinen painoarvo tavaramerkin sisällä sekä niiden keskinäinen vuorovaikutus. Kokonaisvaikutelmaa on arvioitava sen perusteella, jonka merkit synnyttävät asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajassa, joten tästä seuraa, että moniosaisen tavaramerkin haltija ei voi erottamislausuman olemassaolosta riippumatta vaatia yksinoikeutta ainoastaan tavaramerkin yhteen osaan. Julkisasiamies totesi, että erottamislausuma on siten lopulta pelkästään väline, jolla selvennetään tavaramerkin suojan rajoja.

Julkisasiamies totesi, että toisaalta tarve määrittää tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma tukee sitä ajatusta, että erottamislausuman olemassaolo ei vaikuta siihen, millä tavoilla kyseisten tavaramerkkien vertailu on tehtävä. Julkisasiamies totesi, että jos erottamislausuman kattamaa osatekijää ei otettaisi huomioon vertailussa, tämä vaikuttaisi yhtäältä kokonaisvaikutelman konkreettiseen ja kuluttajien mielikuviin läheisesti perustuvaan määrittämiseen. Tämä myös toisaalta pakottaisi ”pilkkomaan” tavaramerkin eri osiin, mikä olisi julkisasiamiehen mukaan paitsi keinotekoinen myös käytännössä hyvin hankala toimenpide.

Julkisasiamies katsoi, että tavaramerkin yhteen osatekijään kohdistuvan erottamislausuman olemassaolon ei pidä vaikuttaa sekaannusvaaran arvioinnin muuttujiin joko niin, että sen perusteella kyseinen osatekijä jätettäisiin arvioinnin ulkopuolelle, tai niin, että osatekijälle annettaisiin merkin sisällä sen todellisesta painoarvosta tai erottamiskyvystä poikkeava merkitys.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AH)