Julkisasiamies antoi uuden ratkaisuehdotuksen tavaramerkin suojan laajuudesta

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) julkisasiamies antoi 21. syyskuuta 2023 asiassa C-334/22 ratkaisuehdotuksen koskien EU-tavaramerkkiin perustuvien tavaramerkin haltijan yksinoikeuksien suojan laajuutta ja tavaramerkin vaikutusten rajoittamista niin, että kolmas voi käyttää sitä elinkeinotoiminnassa. Ennakkoratkaisupyyntö koskee erityisesti asetuksen (EU) 2017/1001 tulkintaa yhteydessä auton varaosien markkinointiin.

Tapauksessa, jota ennakkoratkaisupyyntö koskee, kantajana on AUDI AG -yritys, jolla on yksinoikeus EU-tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, jossa on neljä rinnakkaista rengasta. Tapauksessa vastaaja on autojen varaosia myyvä luonnollinen henkilö GQ. GQ mainosti kauppansa internetsivustolla jäähdyttimien etusäleikköjä, joissa oli kantajan EU-tavaramerkkiä muistuttava uurrettu kohta, joka oli tarkoitettu autonvalmistajan, eli Audin, tunnuksen kiinnittämiseen. Kantaja nosti asiasta puolalaisessa tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati muun muassa vastajaa kiellettävän tuomasta maahan, tarjoamasta, markkinoimasta ja mainostamasta muita kuin alkuperäisiä jäähdyttimen etusäleikköjä, joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin sen EU-tavaramerkki.

Ennakkoratkaisupyyntö

Asiaa käsittelevä tuomioistuin halusi ennakkoratkaisupyynnöllä selvittää, voidaanko asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkita siten, että muiden kuin alkuperäisten auton varaosien myyjä voi markkinoida osia, jos niissä on autonvalmistajan tunnuksen asentamiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettua osa, joka on muodoltaan sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin valmistajalle kuuluva EU-tavaramerkki. Lisäksi tuomioistuin mietti, mitä perusteita on käytettävä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin käyttäminen hyvän liiketavan mukaista 14 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla huomioiden arvion siitä, onko valmistajan tunnus teknisesti mahdollista vai mahdotonta asentaa ja kiinnittää esittämättä tavaramerkkiä. Tuomioistuin nosti kysymyksessään esiin myös arvion siitä, voidaanko jäähdyttimen etusäleikön osaa, joka muistuttaa valmistajan kuviomerkkiä, pitää tavaramerkkinä, joka täyttää asetuksen 9 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tavaramerkin tehtävän eli tavaran alkuperän osoittamistehtävän.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies käsitteli ensin 9 artiklan tulkintaa. Julkisasiamies totesi, että tavaramerkin haltija ei voi 9 artiklan perusteella kieltää tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttöä, jos tällä käytöllä ei aiheuteta vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä. Artiklan 3 kohdassa luetellaan käyttömuodot, jotka voidaan kieltää. Näitä ovat esimerkiksi tunnuksen paneminen tavaroihin. Julkisasiamies huomioi muun muassa auton merkille tarkoitetun paikan olevan olennainen osa jäähdyttimen etusäleikköä ja täyttävän teknisen tehtävän. Julkisasiamiehen mukaan tapauksessa oli myös mahdollista poissulkea se, että tunnus täyttäisi jonkin tavaramerkin tehtävän. Muun muassa tämän perusteella julkisasiamies katsoi, että autonvalmistajan EU-tavaramerkin siluetin esittäminen osana jäähdyttimen etusäleikön tarkkaa jäljennöstä yksinomaan valmistajan tunnuksen kiinnittämistä varten ei merkitse 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa, eikä merkin käyttö täytä tavaran alkuperän osoittamistehtävää. Tällöin tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tunnuksen käyttämistä.

Julkisasiamies huomioi ratkaisuehdotuksessaan, että arvio asetuksen 14 artiklan tulkinnasta on oleellista vain, jos tavaramerkkiin kuuluvaa yksinoikeutta on katsottu loukatun asetuksen 9 artiklan mukaisesti eli artiklaa tulkitessa päädyttäisiin eri lopputulokseen kuin julkisasiamies. Julkisasiamies kuitenkin totesi, että asetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohta on ymmärrettävä siten, että sitä voidaan soveltaa kolmannen käyttäessä EU-tavaramerkin tunnusta, jota pidetään samana tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisena kuin tavaramerkkiä. Tämä ei nimenomaisesti ilmene suoraan säännöksestä, vaan sen mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi ja viittaamikseksi niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina erityisesti silloin, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

14 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnassa julkisasiamies huomioi muun muassa, EUT:n ratkaisukäytännön, josta käy ilmi, että se käyttääkö kolmas tavaramerkkiä säännöksen mukaisesti, riippuu siitä, onko käyttämisen tarkoituksena ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti kolmannen osapuolen markkinoiman tavaran käyttötarkoitus. Tavaramerkin käyttämisen on myös oltava tarpeen siten, että kolmas ei voisi ilmoittaa yleisölle käyttötarkoitusta käyttämättä tavaramerkkiä. Julkisasiamies totesi, että tapauksessa tavaramerkkiä ei oltu käytetty tässä tarkoituksessa, vaan siihen oli enemminkin tekninen tarve. Tekniseen tarpeeseen ei kuitenkaan voida vedota tavaramerkin haltijan oikeuksien rajoittamiseksi säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Tämän johdosta julkisasiamies tulkitsi, että 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei voida tulkita niin, että se sallisi tapauksessa myyjän markkinoivan osia, joihin sisältyy sekaannusvaaraa aiheuttava tunnus.

Lisäksi julkisasiamies totesi, että sen tulkitseminen, onko EU-tavaramerkin käyttäminen asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan mukaista, on tarpeellista vain, jos 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnassa päädyttäisiin eriävään lopputulokseen. Tällöin tulisi arvioida, onko EU-tavaramerkin käyttämiseen liittynyt merkin vähättelemistä tai panettelemistä. Lisäksi tulisi arvioida, onko merkin käyttäjä toteuttanut tarvittavat toimenpiteet osoittaakseen itse valmistaneensa tavarat sekä onko varaosien myyjällä huolellisuusvelvoite sen suhteen, että se noudattaa vaadittavia edellytyksiä varmistaakseen jatkokäyttäjien noudattavan hyvää liiketapaa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen pääset lukemaan täältä.

Kuva: Unsplash / Devon Janse van Rensburg