Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus: Riittäkö viittaus EUIPO:n aikaisempaan käytäntöön todisteeksi merkin laajasta tunnettuudesta?

8.2.2018
EUIPO vaatii valituksellaan, että Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen antama tuomio Puma v. EUIPO – Gemma Group (loikkaava kissaeläin) on kumottava, jossa tämä on kumonnut EUIPO:n viidennen valituslautakunnan tekemän päätöksen, joka koskee Puma SE:n ja Gemma Group Srl:n välistä väitemenettelyä. Julkisasiamiehen mukaan asiassa oli kyse siitä, voiko tavaramerkin haltija, joka tässä ominaisuudessa esittää väitteen uuden tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, osoittaa vaatimuksensa perustelluksi pelkästään viittaamalla siihen, että sen tavaramerkin laaja tunnettuus oli jo vahvistettu EUIPO:n päätöksissä, jotka eivät koskeneet samoja osapuolia.

Gemma Group oli tehnyt EUIPO:lle Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Puma esitti väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, perustaen väitteensä asetuksen (EY) N:o 207/2009 (tavaramerkkiasetus) 8 artiklan 5 kohtaan eli aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen. Puma vetosi väitteensä tueksi kolmeen aikaisempaan päätökseen, joissa EUIPO oli katsonut, että Puman tavaramerkki oli katsottu laajalti tunnetuksi. Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan. Vaikka se tunnusti kyseessä olevien merkkien tietynasteisen samankaltaisuuden, se katsoi aikaisemman tavaramerkin maineen osalta, että prosessiekonomisista syistä todisteita, joita ensimmäisessä oikeusasteessa kantajana ollut asianosainen oli esittänyt näyttääkseen toteen tavaramerkkinsä laajan käytön ja maineen, ei ollut tarpeen tutkia ja että tutkinta perustuisi olettamaan, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä oli ”huomattava erottamiskyky”. Väiteosasto katsoi tämän lähtökohdan perusteella, ettei yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohdassa edellytettyä yhteyttä ollut tässä tapauksessa näytetty toteen.

Puma valitti väiteosaston tekemästä hylkäämispäätöksestä. EUIPO:n 5. valituslautakunta hylkäsi Puman väitteen, jonka mukaan väitejaosto oli vahvistanut aikaisempien tavaramerkkien maineen. Valituslautakunta tutki lisäksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet ja hylkäsi ne. Valituslautakunta katsoi, että ensiksikin aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei oltu näytetty toteen ja toiseksi edellytys, että kyseessä olisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö taikka niille aiheutuva haitta, eivät täyttyneet.

Puma nosti unionin yleiseen tuomioistuimeen kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä. Puma esitti kanteensa tueksi pääasiallisesti kolme kanneperustetta, jotka koskivat ensinnäkin oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkaamista, koska valituslautakunta oli hylännyt aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet ja katsonut, ettei niiden mainetta ollut näytetty toteen, toiseksi tavaramerkkiasetuksen 75 ja 76 artiklan rikkomista, koska valituslautakunta oli tutkinut aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet, vaikka väiteosasto ei ollut tutkinut niitä, ja kolmanneksi mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Puman ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen, siltä osin kuin siinä oli hylätty kantajan väite, eikä se tutkinut tämän esittämiä muita kanneperusteita.

EUIPO valitti tuomiosta ja vaati, että se kumotaan. EUIPO vetosi valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista voidaan tunnistaa neljä väitettä. Ensimmäisen osan kaksi ensimmäistä väitettä koskevat aineellisesti EUIPO:n päätöskäytännön vaikutusta tavaramerkin laajan tunnettuuden toteen näyttämiseen ja siksi julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa näitä tarkastellaan yhdessä.

Laajan tunnettuuden luonne

Aikaisemman tavaramerkin ”laajan tunnettuuden”, jota tarkoitetaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohdassa, luonne oli julkiasiamiehen mukaan kuitenkin täysin yhteen soveltuva sen kanssa, että EUIPO oli velvollinen ottamaan huomioon aikaisemman päätöskäytäntönsä, sellaisena kuin unionin tuomioistuin oli vahvistanut tämän velvollisuuden muiden rekisteröinnin hylkäysperusteiden osalta, olivatpa nämä ehdottomia tai suhteellisia.

Laajan tunnettuuden luonteen arvioinnissa julkisasiamies yhtyi unionin yleisen tuomioistuimen esittämään arviointiin, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien, joihin Puma oli vedonnut, laajaa tunnettuutta koskeva toteamus oli tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei ole riippuvainen riidanalaisessa rekisteröintimenettelyssä haetusta tavaramerkistä. Unionin yleinen tuomioistuin oli siis voinut oikeudellista virhettä tekemättä hyväksyä Puman väiteilmoituksessa EUIPO:n kolmeen aikaisempaan päätökseen tehdyn viittauksen päteväksi viittaukseksi, paitsi aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskevaan toteamukseen, myös Puman näissä menettelyissä esittämiin todisteisiin.

Inter partes -menettelyn vaikutus aikaisemman päätöskäytännön huomioon ottamiseen

Julkisasiamies totesi, että toisin kuin EUIPO väitti ensimmäisen valitusperusteensa tueksi, tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevan aikaisemman päätöskäytännön huomioon ottaminen ei ollut ristiriidassa väitemenettelyn kontradiktorisuuden kanssa, eikä se ollut esteenä myöskään väitemenettelyssä tehdyn toteamuksen erityisluonteelle.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan, jos riidanalaisen päätöksen systematiikan kannalta olennaisen tärkeät tosiseikat ja oikeudelliset seikat on esitetty riittävissä määrin, EUIPO ei ole velvollinen esittämään erityisiä perusteluja osoittaakseen päätöksensä perustelluksi suhteessa aikaisempiin päätöksiin, joihin menettelyn osapuoli on vedonnut.

Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ollut julkiasiamiehen mukaan tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, ettei valituslautakunta voinut poiketa EUIPO:n päätöskäytännöstä selittämättä millään tavalla syitä, joiden perusteella se oli katsonut, että näissä päätöksissä tehdyt, aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskevat tosiseikkoja koskevat toteamukset eivät olleet tai eivät olleet enää merkityksellisiä.

Lisätodisteiden toimittamisen pyytäminen

Ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa ja toinen valitusperuste, kohdistuivat molemmat valituksenalaisen tuomion kohtaan, jossa unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut pääasiallisesti, että jos EUIPO:n valituslautakunta ei ilmoittanut syitä, joiden vuoksi se katsoi, että sen aikaisemmissa päätöksissä tehdyt toteamukset oli jätettävä huomiotta, sen olisi pitänyt hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti pyytää Pumaa toimittamaan lisätodisteita aikaisempien tavaramerkkien maineesta. EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tämän ”toissijaisen” velvollisuuden asettaessaan loukannut kontradiktorista periaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta.

Tästä tulkinnasta poiketen julkisasiamies katsoi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole muuttanut EUIPO:lle tavaramerkkiasetuksen 76 artiklassa ja asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdassa annettua mahdollisuutta ottaa huomioon todisteita, joita osapuolet eivät ole esittäneet ajoissa, velvollisuudeksi pyytää tällaisia todisteita. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on oikeudellista virhettä tekemättä voinut katsoa, että EUIPO:n valituslautakunnan olisi pitänyt pyytää aikaisempien tavaramerkkien haltijaa toimittamaan lisätodisteita näiden tavaramerkkien maineesta, jos tämä oli tarpeen aikaisemmissa päätöksissä tehtyjen toteamusten kumoamiseksi ja valituslautakunnan päätöksen asianmukaisten perustelujen esittämiseksi.

Molemmat valitusperusteet on siten ratkaisuehdotuksen mukaan hylättävä kokonaisuudessaan. Lisäksi EUIPO on julkisasiamiehen mukaan velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu luettavissa: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198776&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=274797

Valituksenalainen tuomio: Puma v. EUIPO – Gemma Group (Loikkaava kissaeläin) (T-159/15, EU:T:2016:457)

Riidanalainen päätös: (asia R 1207/2014-5)

(EH)