Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltumisen edellyttämästä tavaramerkkien yhteydestä

12.5.2020

Julkisasiamies antoi 30.4.2020 ratkaisuehdotuksen asiassa C‑809/18 P, jossa vastakkain olivat Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja John Mills Ltd. Asiassa oli kyse vanhan tavaramerkkiasetuksen suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 8 artiklan 3 kohdan soveltamisesta, jonka mukaan tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan. Arvioitava kysymys liittyi siihen, millaista yhteyttä asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin ja haltijan tavaramerkin välillä vaadittiin, jotta kyseinen säännös tuli sovellettavaksi.

John Mills Ltd oli vuonna 2013 tehnyt EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sanamerkille MINERAL MAGIC. Jerome Alexander Consulting Corp. teki vuotta myöhemmin väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vedoten tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun hylkäysperusteeseen. Asia eteni lopulta unionin yleiseen tuomioistuimeen, jossa John Mills Ltd katsoi, että EUIPO:n valituslautakunta oli virheellisesti katsonut, että kyseinen säännös tuli sovellettavaksi, vaikka merkit olivat ainoastaan samankaltaisia eivätkä samoja, ja vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet eivät olleet samoja kuin haetun tavaramerkin kattamat tuotteet. Yleinen tuomioistuin ratkaisi asian John Mills Ltd:n eduksi ja katsoi, että EUIPO oli rikkonut edellä mainittua säännöstä. EUIPO valitti ratkaisusta unionin tuomioistuimeen.

EUIPO:n valitus perustui kahteen valitusperusteeseen. Ensimmäinen valitusperuste koski tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan rikkomista ja toinen sitä, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklaa oli rikottu. Julkisasiamies tarkasteli molempia perusteita ja käsitteli säännöksen tulkintaa neljän eri tulkintatavan – sanamuodon mukaisen tulkinnan, systemaattisen tulkinnan, historiallisen tulkinnan ja teleologisen tulkinnan – kautta.

Ensimmäisen valitusperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin oli artiklan tavoitteen perusteella todennut, että säännös edellyttää suoraa yhteyttä haltijan tavaramerkin ja asiamiehen tai edustajan omissa nimissään hakeman tavaramerkin välillä. Yleinen tuomioistuin katsoi säännöksen esitöiden viittaavan tulkintaan, jonka mukaan aiemman ja haetun tavaramerkin oli oltava samoja, eikä ainoastaan samankaltaisia kyseisen artiklan soveltamiseksi. EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ollut toteuttanut samankaltaisuuden arviointia vaan oli ainoastaan todennut, etteivät riidanalaiset merkit olleet ilmeisen samoja.

Julkisasiamies katsoi, että 8 artiklan 3 kohtaa oli sovellettava paitsi kun tavaramerkit ovat keskenään samat, myös kun asiamiehen tai edustajan hakemuksen kohteena olevaan merkkiin sisältyy erottamiskyvyn kannalta vähäisiä muutoksia. Kyseistä 8 artiklan 3 kohtaa ei julkisasiamiehen mukaan sovelleta jos tavaramerkkien tarkoittamat tavarat ja palvelut eivät liity läheisesti toisiinsa tai ole vastaavia. Julkisasiamies päätyi katsomaan, että unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan säännöstä siten, että sitä sovelletaan ainoastaan kun asianomaiset tavaramerkit ovat samoja.

EUIPO:n toisessa tuomioistuimen perussäännön rikkomista koskevassa valitusperusteessa oli julkisasiamiehen mukaan kyse tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan ”olennaisen vastaavuuden” arvioinnista, eikä samanlaisuuden arvioinnista. Julkisasiamies totesi, että unionin yleinen tuomioistuin ei ollut tosiasiassa tarkastellut lähemmin valituslautakunnan tekemää riidanalaisten merkkien vertailua.

Julkisasiamies ehdotti, että molemmat EUIPO:n valitusperusteet olisi hyväksyttävä ja valituksenalainen yleisen tuomioistuimen tuomio tulisi kumota.

Ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AL)