Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kahden kuviomerkin sekaannusvaaran arvioimisessa käytettävästä vertailumenetelmästä
Julkisasiamies Saugmandsgaard Øe antoi 14.11.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-328/18 P, jossa oli kyse kahden kuviomerkin välisen sekaannusvaaran arvioinnissa sovellettavasta vertailumenetelmästä. Täsmennystä vaati erityisesti se, tuliko samankaltaisuuden toteaminen riittävästi päätellyksi jo vertaillessa merkkien osatekijöitä eli lausumistapoja, merkityssisältöjä ja ulkoasuja vai vasta samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä.
Equivalenza Manufactory SL oli hakenut Black Label by Equivalenza -nimisen kuviomerkin rekisteröintiä hajuvesille. Aiemman Labell -nimisen kuviomerkin haltija teki väitteen merkin rekisteröintiä vastaan vedoten tavaramerkkiasetuksen (N:o 207/2009) suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Kyseisen artiklan mukaan rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta rekisteröidä, ”jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara”. EUIPO:n väiteosasto hyväksyi väitteen, mutta EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen. Equivalenza Manufactory SL vaati toisen valituslautakunnan päätöksen kumoamista unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että merkit eivät kokonaisvaikutelmaltaan olleet samankaltaisia kun merkit erosivat toisistaan ulkoasultaan ja merkityssisällöltään, vaikka olivatkin lausuntatavaltaan samankaltaisia. Kokonaisvaikutelman kannalta merkkien toisistaan eroavan ulkoasun merkitys oli hajuvesien myyntiolosuhteiden vuoksi painavampi kuin niiden lausuntatapa tai merkityssisältö. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituslautakunnan tehneen oikeudellisen virheen sen soveltaessa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä, vaikka sen soveltamisen yksi kumulatiivisista edellytyksistä – eli merkkien samankaltaisuus – ei täyttynyt. Unionin yleinen tuomioistuin päätyi kumoamaan riidanalaisen päätöksen, mistä EUIPO valitti unionin tuomioistuimeen.
Julkisasiamies totesi lähtökohtana, että sekaannusvaaran arviointia koskeva vallitseva oikeustila oli epäselvä. Erityisesti tarkentamista vaati, oliko tietynasteisen samankaltaisuuden toteaminen jo merkkien ulkoasussa, lausuntatavassa tai merkityssisällössä riittävää sen päättelemiseksi, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia. Vaihtoehtoisesti samankaltaisuuden astetta voisi punnita suhteessa muissa ominaispiirteissä todettuihin eroihin vasta ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin” yhteydessä. Lisäksi täsmentämistä edellytti, tuliko kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet huomioida merkkien vertailun vai sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä.
Vallitseva merkkien samankaltaisuuden arviointiin liittyvä oikeuskäytäntö oli noudattanut lähestymistavaltaan kahta eri menetelmää. Ensimmäisen, niin sanotun suppean menetelmän, mukaan jos jokin merkin osatekijöistä – ulkoasu, lausuntatapa tai merkityssisältö – aiheuttaa samankaltaisuuden, merkit ovat silloin samankaltaisia tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan merkityksessä. Tämän jälkeen tulee suoritettavaksi sekaannusvaaran kokoanisarviointi, jonka osana voidaan arvioida tavaroiden myyntiolosuhteet ja neutralisoiko merkkien merkityssisältöjen erilaisuus niiden väliset samankaltaisuudet. Toisen, niin sanotun joustavan menetelmän, mukaan tuomioistuimen tulee samaan aikaan verrata merkin osatekijöitä ja punnita näiden samankaltaisuutta osana ”samankaltaisuuden kokonaisarviointia”. Tällöin voidaan mahdollisesti huomioida myös esim. tuotteen myyntiolosuhteet ja mahdollinen neutralisoituminen. Jos tuomioistuin päätyy siihen, että merkkien erot kumoavat samankaltaisuudet, tulee sen päätyä siihen, että merkit eivät ole samankaltaiset tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan tarkoittamalla tavalla, jolloin sekaannusvaaran kokonaisarviointi on jätettävä suorittamatta.
Julkisasiamies totesi itse olevansa suppean menetelmän kannalla, mitä puolsi esimerkiksi se, ettei myyntiolosuhteiden tai neutralisoitumisen huomioimisen pitäisi poistaa merkin ominaispiirteissä todettua samankaltaisuuden astetta. Merkin rekisteröintiä vastustavalla tavaramerkin haltijalla tulisi olla mahdollisuus osoittaa, että jo esimerkiksi pelkkä lausuntatavan samankaltaisuus voisi aiheuttaa sekaannusvaaran riskin. Julkisasiamies katsoi, että unionin yleisen tuomioistuimen olisikin tullut suorittaa sekaannusvaaran kokonaisarviointi suppean menetelmän mukaisesti.
Julkisasiamies ehdotti unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion kumoamista.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täällä.
(AL)