Julkisasiamieheltä ratkaisuehdotus tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen perusteluita koskevaan asiaan

Tapauksen tausta

Deluxe Entertainment Services Group Inc. (jäljempänä Deluxe Inc.) -niminen yritys oli hakenut kuviomerkkiin sisältyvän sanaosan ”deluxe” rekisteröimistä Euroopan unionin tavaramerkiksi useille eri tavaroille tai palveluille. Tutkija ja EUIPO:n valituslautakunta hylkäsivät hakemuksen, koska merkki oli kuvailevuuden vuoksi erottamiskyvytön kaikkien tavaroiden ja palveluiden osalta. Valituslautakunnan mukaan sana ”deluxe” on yleinen myynninedistämismerkintä, joka ainoastaan kuvaa tuotteen korkeaa laatua.

Deluxe Inc. nosti päätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa (EUYT), joka kumosi päätöksen. Sen mukaan päätös oli perusteltu virheellisesti, koska tavaramerkin erottamiskykyä suhteessa jokaiseen tavaraan ja palveluun erikseen tai edes suhteessa niiden mahdollisesti muodostamiin luokkiin ei ollut tutkittu vaadittavalla tavalla, vaan EUIPO oli antanut EUT:n oikeuskäytännöstä poiketen kaikkien tavaraluokkien osalta yhteiset perustelut.

EUIPO valitti päätöksestä unionin tuomioistuimeen (EUT) ja vetosi päätösten perustelua koskevaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen 75 artiklaan. Se väitti EUYT:n tehneen virheen, kun se rajoitti EUIPO:n mahdollisuutta antaa päätöksilleen yhteiset perustelut koskemaan vain tilanteita, joissa tavarat ja palvelut muodostavat yhtenäisiä luokkia. EUIPO:n mukaan tavaroiden ja palveluiden yhtenäisyys ei ollut välttämätön edellytys, vaan yhteiset perustelut voitiin antaa jo yhtenäisen ominaispiirteen perusteella, kun ”deluxe” -merkillä välitettiin kaikkiin tavaroihin ja palveluihin sopiva kuvaileva ja ylellisyyteen viittaava viesti.

Julkisasiamiehen kannanotto

Julkisasiamiehen mukaan kyse oli siitä, ovatko EUIPO:n päätöksessään esittämät yhteiset perustelut riittäviä vai eivät. Julkisasiamiehen mukaan EUIPO tutkii erottamiskykyä erikseen suhteessa kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joille suojaa on haettu. Jos EUIPO katsoo, että sama hylkäysperuste voidaan ulottaa koskemaan tavaroiden ja palveluiden luokkaa tai ryhmää, se voi poiketa tästä ja antaa niiden osalta yhteiset perustelut.

Julkisasiamies viittasi EUT:n oikeuskäytäntöön, jonka mukaan sanamerkin ylistävästä mielleyhtymästä tai sen luonteesta myyntiä edistävänä ilmaisuna huolimatta, se voi silti soveltua osoittamaan kuluttajille sen kattamien tuotteiden alkuperän. Julkisasiamiehen mukaan oli syytä suorittaa erottamiskyvyn arviointi normaalilla tavalla, vaikka merkki voitiin ymmärtää myös myynninedistämisilmaisuksi. Hän huomautti, että merkki sisälsi sanan ”deluxe” lisäksi myös kuvion. Julkisasiamies totesi EUIPO:n olevan oikeassa siinä, ettei kaikentyyppisten tuotteiden osalta täysin erottamiskyvyttömäksi todetusta merkistä ole syytä vaatia yksittäisiin tavaroihin tai palveluihin kohdistuvaa erottamiskyvyn arviointia. Tällaisessa tilanteessa riittäisi päätös, jossa todetaan rekisteröitäväksi haetun merkin ilmeinen ja täydellinen erottamiskyvyttömyys. Kuitenkaan Deluxe-tavaramerkkiä ei voitu julkisasiamiehen mukaan katsoa täydellisen erottamiskyvyttömäksi. Sanaosa ”deluxe” saattoi olla erottamiskykyinen ainakin joidenkin sellaisten tuotteiden osalta, joihin ei synny mielleyhtymää sanan viittaamasta ylellisyydestä. Lisäksi siihen sisältyi kuviomerkki.

Julkisasiamies totesi vääräksi EUIPO:n väittämän siitä, että tavaroiden ja palveluiden yhtenäisyyden ohella yhteiset perustelut voitaisiin antaa myös silloin, kun niillä olisi tietty yhteinen ominaispiirre. EUIPO:n tarkoittama yhteinen ominaispiirre oli se, että nimen ”deluxe” perusteella tuotteita voitiin pitää korkealaatuisina. EUIPO:n päätelmä ei kuitenkaan perustunut tavaroiden ja palveluiden yhtenäisten piirteiden arviointiin vaan siihen, että merkki antaa kohdeyleisölle yhtenäisen kuvan tuotteiden ylellisyydestä. Julkisasiamies ei pitänyt oikeana EUIPO:n tapaa laajentaa tavaroiden ja palveluiden yhtenäisyyden käsitettä. Julkisasiamiehen mukaan unionin tuomioistuin oli toiminut oikein soveltaessaan oikeuskäytännössä hyväksyttyjä perusteita tavaroiden ja palveluiden yhtenäisyyden arvioimiseksi.

Julkisasiamies huomautti, että vaikka yhden ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolo riittää estämään merkin rekisteröinnin, tutkimalla muutkin perusteet ja antamalla ratkaisu niiden osalta vältetään se, että tuomion tullessa kumotuksi on aloitettava uusi kumoamismenettely. Hän suositteli arvioimaan merkin rekisteröintiä myös kuvailevuutta koskevan säännöksen mukaan sen lisäksi, että arviointi oli tehty tässä tapauksessa vain erottamiskykyä koskevan säännöksen nojalla.

Julkisasiamies katsoi, ettei EUIPO:n valitusta voitu hyväksyä, koska EUYT:n tuomiossa ei oltu tehty sen väittämiä virheitä. Koska Deluxe-merkillä voitiin mahdollisesti yksilöidä joitakin tavaroita tai palveluita, EUIPO:n olisi tullut selvittää, koskeeko erottamiskyky kyseisiä tavaroita joko erikseen tai luokittain ja perustella päätöksensä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa Curia-tietokannasta.

(MT)