EUYT arvioi vilpillisessä mielessä rekisteröityä merkkiä Coinbase-tapauksessa ja EUIPO Metaverse-merkin erottamiskykyä

Yhdysvaltalainen kryptovaluuttojen kauppa-alusta Coinbase, Inc. rekisteröi ’coinbase’-tavaramerkille EU-suojan kesäkuussa 2014 tavaramerkkiluokissa 9, 36 ja 42 muun muassa ladattaville tietokoneohjelmistoille, valuutanvaihto- ja muille rahapalveluille. BitFlyer Inc. sai WIPO:n myöntämän Euroopan unionia koskevan kansainvälisen rekisteröinnin sanamerkille ’coinbase’ helmikuussa 2016.

Coinbase esitti mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen jälkimmäistä tavaramerkkiä vastaan kaikkien riidanalaisen tavaramerkin tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaaran (EU:n tavaramerkkiasetuksen (EUTMR) 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja vilpillisen mielen (EUTMR 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) perusteella. Sekaannusvaaran osalta Coinbase esitti, että sekaannusvaara oli todellinen, koska riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluja varten. Lisäksi Coinbase esitti vilpillisen mielen osalta, että BitFlyer tiesi tai sen olisi pitänyt tietää tavaramerkin intensiivisestä aiemmasta käytöstä Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa.

EUIPO:n mitättömyysosasto julisti merkin mitättömäksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka olivat samoja kuin Coinbasen nimeämät tavarat ja palvelut. Muilta osin riidanalainen tavaramerkki pysyi voimassa. Coinbase valitti mitättömyysosaston päätöksestä EUIPO:lle vedoten vilpilliseen mieleen, mutta valituslautakunta hylkäsi valituksen. Kantaja valitti valituslautakunnan päätöksestä edelleen Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen (EUYT).

EUYT katsoi valituslautakunnan arvioineen tapausta virheellisesti keskittyen vilpillisen mielen arviointiin vain erilaisten palvelujen ja tavaroiden osalta, kun arvioinnissa olisi pitänyt ottaa huomioon myös aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. EUYT kumosi valituslautakunnan päätöksen.

Koko ratkaisu on luettavissa englanniksi täältä.

’Metaverse’ ei ole tarpeeksi erottamiskykyinen tavaramerkiksi

Helmikuussa 2022 puolalainen yritys Oshee Polska haki EU-tavaramerkkirekisteröintiä merkeille ’metaverse food’ ja ’metaverse drink’. EUIPO hylkäsi rekisteröinnit sillä perusteella, ettei ne ollut erottamiskykyisiä. Kantaja valitti asiasta ja esitti, että hakemukset eivät koskeneet virtuaalitavaroita vaan reaalimaailman fyysisiä tavaroita. Kantaja huomautti myös, että EUIPO oli rekisteröinyt sen muut hakemukset koskien merkkiä ’metaverse energy”.

EUIPO:n valituslautakunta hylkäsi valitukset. Se katsoi, että termi ’metaverse’ viittaa virtuaaliseen tilaan ja että merkkien merkitys oli ’ruoka virtuaalisessa tilassa’ ja ’juoma virtuaalisessa tilassa’. Siten valituslautakunta totesi, että tavaramerkit ymmärretään merkkeinä siitä, että tavaroita tarjotaan tai voidaan ostaa virtuaalisessa tilassa. Valituslautakunta totesi metaversumin olevan toinen versio sähköisestä kaupankäynnistä, kuin internet. Merkkejä ’metaverse food’ ja ’metaverse drink’ ei ole pidettävä merkkinä kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan yleisluonteisena tietona kyseisistä tavaroista.

Lue lisää tapauksesta englanniksi täältä.

Kuva: Unsplash, Kenny Leys