EUT:n julkisasiamiehen ratkaisuehdotus koskien vohvelipatukan muodon rekisteröintiä kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi
Société des Produits Nestlé SA (jäljempänä Nestlé) oli 8.7.2010 hakenut tavaramerkkirekisteröintiä kolmiulotteiselle merkille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Merkki oli graafinen kuvaus Nestlén Kit Kat suklaavohvelipatukasta, joka koostui suorakulmaisesta suklaavohvelilevystä, joka oli jaettu neljään riviin lohkaisu-urien avulla. Merkistä oli jätetty pois tosiasialliseen tuotteeseen kohokirjaimin kirjoitetut sanat Kit Kat, mutta muuten merkki vastasi tuotteen muotoa. Hakemus koski mm. erilaisia suklaatuotteita, keksejä, kakkuja ja leivonnaisia Nizzan luokituksen luokassa 30.
Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto oli hyväksynyt hakemuksen, mutta Cadbury UK Ltd oli 28.1.2011 esittänyt väitteen hakemusta vastaan. Kyseisestä menettelystä vastaavan tavaramerkkiviraston tutkijan 20.6.2013 antaman uuden päätöksen mukaan tavaramerkiltä puuttui luontainen erottamiskyky eikä sitä ollut saavutettu käytössä. Merkin suorakulmaisen levyn perusmuoto seurasi tutkijan mukaan tuotteen itse luonteesta, minkä takia muotoa ei voitu rekisteröidä tavaramerkiksi mainituille tuotteille lukuun ottamatta kakkuja ja leivonnaisia. Patukkamuodon lohkaisu-urat ja näiden lukumäärä olivat toisaalta välttämättömiä teknisten tuloksen saavuttamiseksi. Nestlé nosti päätöksestä kanteen High Court of Justice of England & Walesin Chancery Divisionissa, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää EUT:lle kolme ennakkoratkaisukysymystä.
Ensimmäinen kysymys koski sitä, miten hakijan tulisi todistaa että merkki on tullut erottamiskykyiseksi tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tuomioistuin kysyi riittääkö erottamiskyvyn osoittamiseksi se, että huomattava osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin, ja yhdistää sen hakijan tavaroihin siten, että he valitsisivat hakijan, jos pitäisi pohtia kuka markkinoi tavaramerkillä varustettuja tavaroita, vai tulisiko hakijan osoittaa, että huomattava osa kohderyhmästä tukeutuu kyseiseen tavaramerkkiin osoituksena tavaroiden alkuperästä.
Toinen kysymys koski sitä, ovatko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja/tai ii alakohta esteenä kyseisen muodon rekisteröimiselle tavaramerkiksi silloin, kun muoto muodostuu kolmesta keskeisestä piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteesta ja kaksi ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Kolmas kysymys koski sitä, onko kohdan ii alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömien muotojen rekisteröimiselle tavaran valmistustavan muttei tavaran toimintatavan osalta.
Ensimmäisen kysymyksen osalta julkisasiamies Wathelet nosti esille EUT:n aikaisempaa tulkintakäytäntöä ja totesi, ettei erottamiskyvyn todistamiseksi riitä, että hakija osoittaa kohderyhmän tunnistavan tavaramerkin ja yhdistävän sen hakijan tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Wathelet katsoi, että hakijan on todistettava haetun tavaramerkin osoittavan kyseisen tavaran tai palvelun yksinomaisen alkuperän ja erottavan sen muista merkeistä markkinoilla ilman sekaannuksen mahdollisuutta.
Toisen kysymyksen osalta Wathelet totesi, että 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tarkoituksena on säilyttää vapaassa käytössä sellaiset tavaran olennaiset ominaisuudet, jotka johtuvat sen muodosta, sekä estää sitä, että tavaramerkkioikeus antaisi tavaramerkin haltijalle monopolin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita kuluttaja saattaisi hakea kilpailijoiden tavaroista. Wathelet viittasi tuomioon Hauck (C-205/13) ja totesi, että kohdassa olevia edellytyksiä tulisi voida soveltaa kumulatiivisesti. Wathelet ehdotti vastaukseksi, että kyseessä oleva alakohta on esteenä muodon rekisteröinnille tavaramerkiksi, jos kyseinen muoto muodostuu kolmesta keskeisestä piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteesta ja kaksi muuta ovat teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä, sillä edellytyksellä, että vähintään yksi esteistä voidaan soveltaa muotoon täysimääräisesti.
Kolmannen ennakkoratkaisukysymykseen on Watheletin mukaan vastattava, että kysymyksessä mainittua ii alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömien muotojen rekisteröimiselle sekä tavaran toimintatavan että tavaran valmistustavan osalta.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiaan C-215/14 on luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannassa. http://curia.europa.eu/
(HG)