EUT:n ratkaisu vähittäismyyntipalvelualalla laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan ja sekaannusvaaran arvioinnista

Tulliallan Burlington Ltd (Tulliallan), lontoolainen kauppakeskus, oli rekisteröinyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE sekä kuviomerkin “Burlington Arcade” EU-tavaramerkkinä kauppakeskuspalveluita koskevassa luokassa 35. Saksalainen yritys Burlington Fashion GmbH (BF) haki Burlington-sanan sisältävien kuvio- ja sanamerkkien rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi, tarkoituksenaan käyttää niitä mm. korujen ja nahkalaukkujen myynnin yhteydessä. Tulliallan teki väitteen BF:n tavaramerkkejä vastaan EUIPO:n väiteosastolle, joka hyväksyi väitteen. BF valitti EUIPO:n valituslautakunnalle, joka kumosi väiteosaston päätökset. Tulliallan nosti neljä kumoamiskannetta unionin yleisessä tuomioistuimessa, jotka kaikki hylättiin, mistä se valitti Euroopan unionin tuomioistuimeen.

EUT:ssa Tulliallan vetosi kolmeen valitusperusteeseen vastustaessaan BF:n tavaramerkkejä. Ensinnäkin se vetosi siihen, että unionin yleinen tuomioistuin jätti valituksenalaisissa tuomioissa tutkimatta, oliko aikaisempien tavaramerkkien, joiden Tulliallan katsoi olevan laajalti tunnettuja, ja haettujen tavaramerkkien välillä yhteys. Tulliallanin mukaan yhteyden olemassaolo oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla välttämätön edellytys tavaramerkkien loukkaamisen toteamiselle.

EUT korosti, että mainitun kohdan soveltaminen riippui kolmesta kumulatiivisesta edellytyksestä: siitä, että aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välillä on yhteys, siitä, että väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Yhdenkin edellytyksen täyttymättä jääminen riittäisi estämään kyseisen säännöksen soveltamisen. EUT:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin oli voinut aluksi tutkia kolmatta edellytystä, ja todettuaan sen jäämättä toteutumatta ei enää tarvinnut tutkia, oliko aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välillä yhteys.

Ensimmäisen perusteen osalta EUT tutki lisäksi, oliko unionin yleinen tuomioistuin tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan vaaraa siitä, että haettujen tavaramerkkien käyttäminen ilman syytä merkitsi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai oli niille haitaksi kyseisen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. EUT muistutti vedoten Intel-tapaukseen, että haitat, joita mainittu kohta koskee ja jotka suojaavat laajalti tunnettuja tavaramerkkejä, ovat seuraavat: aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, tämän tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö.

EUT katsoi, että unionin yleinen tuomioistuin ei ollut arvioinut Tulliallanin 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väiteperusteensa tueksi toimittamia todisteita säännöksen arviointiperusteiden valossa, minkä vuoksi unioni yleinen tuomioistuin oli tässä tehnyt oikeudellisen virheen. Vaikka unionin yleinen tuomioistuin viittasi aikaisempien tavaramerkkien ”myyntivoiman” mahdolliseen vähentymiseen, ei viittaus vahvistanut, että unionin yleinen tuomioistuin oli arvioinut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvan haitan vaaran olemassaoloa. EUT siis katsoi ensimmäisen valitusperusteen toisen osan perustelluksi.

EUT jätti toisen kanneperusteen toisen osan tutkimatta, sillä siinä Tulliallan lähinnä arvosteli valituksenalaisissa tuomioissa tehtyä tosiseikkojen arviointia eikä esittänyt seikkaa, jolla pyrittäisiin osoittamaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut merkitykselliset tosiseikat tai todisteet huomioon vääristyneellä tavalla.

Kolmas peruste, johon on Tulliallan vetosi valituksensa tueksi, perustui 8 artiklan 1 kohdan sekaannusvaraa koskevan b alakohdan rikkomiseen ja koski erityisesti vähittäiskaupan palvelujen myytäväksi tarjottavien tavaroiden määrittelyä. Vähittäiskaupan palvelujen osalta myytäväksi tarjottavat tavarat oli oikeuskäytännön mukaan täsmennettävä tarkasti. Unionin yleinen tuomioistuin oli päätellyt, että täsmällisten tietojen puuttuminen tavaroista, joita kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, esti yhteyden myymälöissä myytävien ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden välillä. Sen mukaan Tulliallanin antama luksustavaroita koskeva määritelmä ei ollut riittävä. Täsmennyksen puuttuessa ei ollut mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä.

Praktiker-tuomion perusteella rekisteröitäessä tavaramerkki vähittäiskaupan palveluja varten, ei ollut välttämätöntä kuvailla konkreettisesti sitä palvelua, jota varten rekisteröintiä haetaan. Hakijan tuli kuitenkin täsmentää palvelun käsittämät tavarat tai tavaratyypit. Tämä kuitenkin koski vain rekisteröintihakemuksia eikä kyseisen tuomion julistamispäivänä jo rekisteröityjen tavaramerkkien suojan laajuutta. Tapauksessa kolme aikaisempaa Tulliallanin rekisteröimää tavaramerkkiä oli rekisteröity ennen tuomion Praktiker julistamispäivää, jolloin kyseiseen tuomioon perustuva velvollisuus ei koskenut niitä.

EUT:n mukaan kun rekisteröityyn, vähittäismyyntipalvelut kattavaan, tavaramerkkiin vedotaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun väiteperusteen tueksi, kyseistä väiteperustetta ei voida suoralta kädeltä hylätä pelkästään vetoamalla siihen, ettei aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen käsittämiä tavaroita ole täsmennetty. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että tavaroiden, joita tavaramerkkien kohteena olevan kauppakeskuksen eri myymälöissä voidaan myydä, täsmentämättä jättäminen esti yhteyden muodostamisen näiden ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välille. Näin ollen kolmas valitusperuste oli hyväksyttävä, eikä ollut tarpeen tutkia loppuosaa Tulliallanin argumenteista.

EUT päätyi kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomiot sekä EUIPO:n neljännen valituslautakunnan asiaa koskevat päätökset.

Uutinen julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta luettavissa täältä.

EUT:n ratkaisu luettavissa täältä.

(AL)