EUT:n ratkaisu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltumisen edellyttämästä tavaramerkkien yhteydestä

John Mills Ltd oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin MINERAL MAGIC rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi. Jerome Alexander Consulting oli tehnyt väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vedoten tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun hylkäysperusteeseen. Väiteosasto hylkäsi väitteen tekemällään päätöksellä. Asia eteni lopulta unionin yleiseen tuomioistuimeen, jossa John Mills Ltd väitti, että EUIPO:n valituslautakunta oli virheellisesti katsonut, että kyseinen säännös tuli sovellettavaksi, vaikka merkit olivat ainoastaan samankaltaisia eivätkä samoja, ja vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet eivät olleet samoja kuin haetun tavaramerkin kattamat tuotteet. Yleinen tuomioistuin ratkaisi asian John Mills Ltd:n eduksi ja katsoi, että EUIPO oli rikkonut edellä mainittua säännöstä. EUIPO valitti ratkaisusta unionin tuomioistuimeen.

Valituksessaan EUIPO vaati, että EUT kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. EUIPO:n valitus perustui kahteen valitusperusteeseen. Ensimmäinen valitusperuste koski tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista ja toinen perustelujen ristiriitaisuutta sekä perustelujen puuttumista samanlaisuuden käsitteen soveltamisen osalta.

EUT totesi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, valmisteluasiakirjoihin ja kansainvälisiin säädöksiin vedoten, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se rajoitti asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen pelkästään tilanteeseen, jossa aikaisempi tavaramerkki on samanlainen kuin tavaramerkki, jonka rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja on hakenut, ja sulki pois säännöksen soveltamisen silloin, kun tavaramerkit ovat samankaltaisia. EUT hyväksyi EUIPO:n ensimmäisen valitusperusteen ja totesi, että valituksenalainen tuomio oli kumottava, eikä EUIPO:n toista valitusperustetta ollut tarpeen tutkia. EUT päätti ratkaista asian itse EUT:n perussäännön 61 artiklan mukaisesti.

EUT arvioi John Mills Ltd:n kanneperusteen kolmea osaa. Ensimmäisen osan arvioinnissa EUT totesi, että John Mills Ltd:n ja aikaisemman tavaramerkin haltijan välillä oli olemassa jakelusopimus, jolla nämä olivat sopineet, että haltija toimittaa John Mills Ltd:lle nimityksellä Magic Minerals by Jerome Alexander yksilöityjä tavaroita ja että viimeksi mainittu huolehtii kyseisen haltijan tavaroiden jakelusta unionissa ja maailmanlaajuisesti. Koska käsitteitä ”asiamies” ja ”edustaja” oli tulkittava laajasti, EUT katsoi John Millsin toimineen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehenä ja hylkäsi ensimmäisen osan perusteettomana.

Kanneperusteen toisessa osassa arvioitavaksi tuli, oliko unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti tulkinnut asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa todetessaan, että mainittua säännöstä voidaan soveltaa vain, jos aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samoja eivätkä pelkästään samankaltaisia. Edellä esitetyn mukaisesti EUT totesi, että asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa voitiin soveltaa myös tilanteissa, joissa merkit olivat samankaltaisia. Muun muassa tällä perusteella EUT hylkäsi kanneperusteen toisen osan osittain perusteettomana ja osittain tehottomana.

EUT arvioi lisäksi kanneperusteen kolmatta osaa, jossa tuli arvioitavaksi, voitiinko asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa soveltaa käsiteltävässä asiassa, vaikka kaikki tavarat, joihin riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa viitattiin, eivät olleet samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. EUT totesi huomioiden 8 artiklan 3 kohdan päämäärän, ettei mainitun säännöksen soveltamista voitu sulkea pois edellä mainitulla perusteella. EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, kuten esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden luonne ja käyttötarkoitus. EUT hylkäsi kanneperusteen kolmannen osan perusteettomana. Edellä esitetyillä perusteilla EUT hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan ja kumosi unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion.

EUT:n ratkaisu on luettavissa täältä.

(HM)