EUT:n ratkaisu tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä

Ferrari on kahden TESTAROSSA- tavaramerkin haltija, jotka on rekisteröity 22.7.1987 Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliseksi tavaramerkiksi nro 515 107 sekä Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa 7.5.1990 tavaramerkiksi nro 11158448. Rekisteröinnit koskivat Nizzan sopimuksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita.

Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) määräsi Ferrarin kahden tavaramerkin rekisteristä poistamisen niiden menettämisen vuoksi sillä perusteella, että Ferrari ei ollut tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkejä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan Saksassa ja Sveitsissä tavaroissa, joita varten ne oli rekisteröity. Ferrari valitti kyseisen tuomioistuimen ratkaisuista Oberlandesgericht Düsseldorfiin (Düsseldorfin alueellinen ylioikeus, Saksa), joka esitti EUT:lle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Arvioitaessa sitä, onko kyseessä laadultaan ja laajuudeltaan direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, kun tämä tavaramerkki on rekisteröity laajaa tavararyhmää – tässä tapauksessa maa-ajoneuvoja, erityisesti autoja ja niiden osia – varten, mutta sitä käytetään tosiasiallisesti vain erityiselle markkinasegmentille – tässä tapauksessa kalliit luksusurheiluautot ja niiden osat –, onko otettava huomioon rekisteröidyn tavararyhmän markkinat kokonaisuutena vai voidaanko ottaa huomioon vain tämä erityinen markkinasegmentti? Jos käyttö tässä erityisessä markkinasegmentissä riittää, onko tavaramerkki silloin pidettävä voimassa tämän markkinasegmentin osalta tavaramerkin menettämistä koskevassa menettelyssä?
2. Merkitseekö tavaramerkin haltijan harjoittama Euroopan talousalueella aiemmin myytyjen käytettyjen tavaroiden myynti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttöä?
3. Käytetäänkö tavaramerkkiä, jota ei ole rekisteröity ainoastaan tavaralle vaan lisäksi tämän tavaran osille, sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla, jos tätä tavaraa ei enää myydä mutta siihen liittyviä lisävarusteita ja varaosia myydään yhä tällä tavaramerkillä varustettuina?
4. Onko arvioitaessa, onko kyseessä tosiasiallinen käyttö, otettava huomioon sekin, tarjoaako tavaramerkin haltija tiettyjä palveluja, joita varten ei tosin käytetä kyseistä tavaramerkkiä mutta jotka liittyvät jo myytyihin tavaroihin?
5. Onko määritettäessä direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttöä jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Saksassa) otettava huomioon myös tavaramerkin käyttö Sveitsissä [vuoden 1892] sopimuksen 5 artiklan mukaisesti?
6. Onko direktiivin 2008/95 mukaista asettaa tavaramerkin haltijalle, jota vastaan on esitetty tavaramerkin menettämistä koskeva vaatimus, kattava velvollisuus esittää, miten tavaramerkkiä on käytetty, mutta asettaa kuitenkin riski siitä, että näyttöä ei kyetä esittämään, menettämisvaatimuksen esittäneelle asianosaiselle?

EUT vastasi ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että on katsottava, että tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaroiden ja niiden varaosien ryhmää varten, on käytetty tosiasiallisesti mainitussa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tavaroita ja niiden varaosia varten, jos tavaramerkkiä on käytetty tällä tavoin vain tietyissä näistä tavaroista, kuten kalliissa luksusurheiluautoissa, tai ainoastaan tiettyjen tällaisten tavaroiden varaosissa ja lisävarusteissa, paitsi jos merkityksellisistä tosiseikoista ja selvitysaineistosta ilmenee, että kuluttaja, joka haluaa hankkia näitä samoja tavaroita, mieltää, että ne muodostavat sen tavararyhmän, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, itsenäisen alaryhmän.

Toiseen kysymykseen EUT vastasi, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tosiasiallisesti käyttää tavaramerkkiä jälleenmyydessään käytettyjä tavaroita, jotka on saatettu markkinoille tällä tavaramerkillä.

Neljänteen kysymykseen EUT vastasi, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti, kun hän tarjoaa tiettyjä palveluja, jotka liittyvät kyseisellä tavaramerkillä aikaisemmin myytyihin tavaroihin, edellyttäen, että nämä palvelut tarjotaan kyseistä tavaramerkkiä käyttäen.

Viidenteen kysymykseen EUT vastasi, että SEUT 351 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuin voi sen nojalla soveltaa Euroopan unionin jäsenvaltion ja kolmannen valtion välillä ennen 1.1.1958 tai Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyä sopimusta, kuten vuoden 1892 sopimusta, jossa määrätään, että tässä jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin käyttö kyseisen kolmannen valtion alueella on otettava huomioon määritettäessä sitä, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, siihen asti, kunnes jonkin SEUT 351 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun keinon avulla voidaan poistaa tämän sopimuksen mahdolliset yhteensopimattomuudet EUT-sopimuksen kanssa.

Kuudenteen kysymykseen EUT vastasi, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on tavaramerkin haltijalla.

Ratkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

(JT)