EUT:n ratkaisu kolmiulotteisen, teknisiä tavoitteita palvelevasta muodosta muodostuvan tavaramerkin rekisteröinnin esteiden arvioinnista

27.4.2020

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 23.4.2020 ratkaisun asiassa C-237/19 Unkarin ylimmän tuomioistuimen Kúrian ennakkoratkaisupyynnöstä. Asiassa vastakkain olivat Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Gömböc Kft) ja Unkarin kansallinen teollisoikeuksien virasto. Kyse oli kolmiulotteisen merkin rekisteröinnistä kansalliseksi tavaramerkiksi ja rekisteröinnin esteiden tulkinnasta.

Gömböc Kft oli 5.2.2015 hakenut kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi koriste-esineille ja leluille. Hakemus oli hylätty, kun rekisteriviranomainen oli katsonut merkin esittävän kolmiulotteista esinettä, jonka muoto oli kokonaisuudessaan tarkoitettu palvelemaan teknistä tavoitetta siten, että kappale oikaisee aina itsensä tasapainoasentoonsa. Viraston mukaan merkin kaikki osatekijät oli muotoiltu teknisen tuloksen saavuttamiseksi ja valveutunut kuluttaja mielsi merkin kyseisen teknisen tuloksen kannalta välttämättömäksi muodoksi. Asia eteni ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen. Ennakkoratkaisupyyntö koski jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita koskevan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohtien tulkintaa. Kyseisen artiklan mukaan sellaisia merkkejä ei saa rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

Ensimmäinen kysymys koski sitä, oliko arvioinnissa rajoituttava merkin graafiseen esitykseen silloin kun arvioidaan, muodostuuko merkki yksinomaan tavaran teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta. Lisäksi kysymyksenä oli, onko arvioinnissa otettava huomioon myös esimerkiksi se, miten kohdeyleisö mieltää merkin.

EUT katsoi, että kun muodon olennaiset piirteet johtuivat ainoastaan teknisestä tehtävästä, ei muodostuvia merkkejä saa rekisteröidä tavaramerkeiksi (Philips-tapaus C-299/99). EUT totesi, että kolmiulotteisen merkin osalta tulee arvioida ensiksikin merkin olennaiset piirteet ja toiseksi, olivatko ne seurausta tavaran teknisestä tehtävästä (ks. Lego Juris A/S -tapaus C‑48/09 P). Olennaisten piirteiden arvioinnissa voitiin huomioida kohdeyleisön mielikuva tavaran teknisistä tehtävistä. Sen sijaan teknisen tehtävän määrittelyn tuli perustua objektiiviseen ja luotettavaan tietoon, kuten tavaran tehtäviä koskeviin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Siksi yleisön mielikuvaa ei teknisen tehtävän määrittelyssä voitu subjektiivisena lähteenä ottaa huomioon.

Toinen kysymys koski sitä, voitiinko säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä soveltaa, kun merkki muodostuu yksinomaan tavaran muodosta ja viranomainen katsoo pelkästään kohdeyleisöllä olevan mielikuvan perusteella, että muoto vaikuttaa tavaran arvoon olennaisesti. EUT:n mukaan rekisteröinnin esteitä koskevan iii alakohdan soveltaminen edellyttää, että kuluttajien päätös ostaa tavara johtuu suuresti sen yksinomaan ominaispiirteidensä muodostamasta muodosta. Merkitystä ei sen sijaan ollut niillä ominaispiirteillä, jotka eivät liittyneet sen muotoon. Yleisön mielikuva graafisesti esitetystä yksinomaan tavaran muodosta muodostuvasta merkistä voitiin ottaa huomioon tavaran olennaisen piirteen määrittämistä varten. Alakohdassa iii esitettyä rekisteröinnin estettä voitiin soveltaa, jos kuluttajien päätös ostaa tavara määräytyi hyvin suuressa määrin tuon piirteen perusteella.

Kolmas kysymys koski sitä, oliko kyseisen iii alakohdan mukaista rekisteröinnin estettä sovellettava systemaattisesti merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, kun tavaran ulkoasu saa mallioikeuden mukaista suojaa tai kun merkki muodostuu yksinomaan koriste-esineen muodosta. EUT totesi, että kyseinen alakohta soveltuu merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, jolla on taiteellista tai koristeellista arvoa. Kuitenkin, jotta kyseinen rekisteröinnin este syntyisi, olisi objektiivisista ja luotettavista seikoista seurattava, että kuluttajien ostopäätös muodostui suurissa määrin muodon omaispiirteen tai piirteiden perusteella. Sen vuoksi rekisteröinnin estettä ei tullut systemaattisesti soveltaa yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin kun tavara ei saa mallioikeussuojaa tai kun merkki muodostuu yksinomaan koriste-esineen muodosta.

EUT:n tuomio on luettavissa täältä.

(AL)