EUT:lta kaksi uutta ratkaisua tavaramerkeistä ja toiminimistä

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) käsittelemässä asiassa C-322/24 oli kyse tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevasta vaatimuksesta. Asiassa C-365/24 puolestaan tarkasteltiin toiminimen suojaa eläinten ruokatarvikkeiden ja muiden tuotteiden myynnissä sekä muussa alan toiminnassa.

Asia C‑322/24, tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus

Vuosina 2006 ja 2015 rekisteröityjen EU-tavaramerkkien haltija Sánchez Romero Carvajal (SRC) vaati Monellsin riidanalaisten tavaramerkkien julistamista mitättömiksi. SRC:n mukaan Monells oli jättänyt tavaramerkkejään koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Monells vetosi käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen. Se väitti, että riidanalaiset tavaramerkit rekisteröitiin vuonna 2012 ja että SRC oli pitkään sallinut niiden käytön. Lisäksi määräajat, jotka SRC ilmoitti tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa mitättömyysvaatimuksen tekemiselle, olivat Monellsin mukaan kuluneet umpeen.

Alicanten kauppatuomioistuin esitti EUT:lle kysymyksen, onko niin, että aikaisemman tavaramerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä antamassaan kehotuksessa asettaa mitättömyyskanteen nostamiselle ehdottoman määräajan, joka on sama kuin mitättömyyskanteen nostamiselle asetettu yleinen viiden vuoden määräaika, ei voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti, koska se on synnyttänyt myöhemmän tavaramerkin haltijalle luottamuksen siihen, ettei sitä vastaan nosteta kannetta mahdollisen mitättömyyden perusteella sen jälkeen, kun kyseinen määräaika on päättynyt. Lisäksi kauppatuomioistuin pohti, onko sitä, että rekisteröinnin hakemiseen vilpillisessä mielessä on vedottu myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä vanhentumisajan olemassaolon vaikutusten välttämiseksi, pidettävä vilpittömän mielen vaatimuksen vastaisena käyttäytymisenä, jos kehotuksen sisältävän kirjeen lähettämisajankohtana osapuolella oli jo kaikki tarvittavat tiedot sen toteamiseksi, että rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä.

EUT:n mukaan EU-sääntelyn sanamuodosta ilmenee, ettei siinä säädettyä preklusiivista määräaikaa sovelleta kahdessa tilanteessa: silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltijan ei ole todettu sallineen käyttöä tai kun joka tapauksessa ei ole todettu, että salliminen on kestänyt yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, ja toisaalta silloin, kun myöhemmän tavaramerkin haltija on tehnyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Siispä jos mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustuu siihen, että myöhemmän tavaramerkin haltija haki rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, viimeksi mainittu ei voi pätevästi vedota käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen aikaisemman tavaramerkin haltijaa vastaan. Hakijan vilpillinen mieli tämän jättäessä tavaramerkin rekisteröintihakemusta on ehdoton mitättömyysperuste.

Näin ollen EUT totesi, että aikaisemman tavaramerkin haltija voi vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista vilpillisellä mielin tehdyn hakemuksen perusteella, vaikka hän ei olisi esittänyt tätä vaatimusta ennen preklusiivisen viiden vuoden jakson päättymistä. Vaatimuksen voi esittää myös silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltija on tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessaan vaatinut myöhemmän merkin käyttöä lopetettavaksi ja ilmoittanut määräajan mitättömyysvaatimuksen esittämiselle ja kun vaatimuksen esittämisen ajankohtana hänellä oli jo kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella hän saattoi katsoa, että rekisteröintihakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.

Asia C‑365/24, yksinoikeus toiminimeen

Koiranruokaa valmistava ruotsalainen yhtiö Doggy on toiminimen Doggy AB ja Ruotsissa eläinten ruokatarvikkeita varten rekisteröidyn sanamerkin DOGGY haltija. Purefun Group AB (Purefun) on myös ruotsalainen yhtiö, joka harjoittaa muun muassa koiranruoan ja -herkkujen vähittäismyyntiä. Se myy tuotteitaan verkkosivustollaan verkkotunnuksella doggie.se ja käyttää toiminnassaan tunnusmerkkiä DOGGIE. Doggy nosti syksyllä 2021 kanteen, jossa se vaati, että Purefunia kielletään käyttämästä tunnusmerkkiä DOGGIE ja velvoitetaan maksamaan vahingonkorvaus Doggylle. Doggy väitti, että Purefun käytti tunnusta sekä Doggyn tavaramerkkiä ja toiminimeä ilman sen suostumusta.

Ennakkoratkaisua pyytänyt Svean hovioikeus pohti, onko EU-sääntely esteenä kansalliselle järjestelmälle, jossa toiminimeen perustuva yksinoikeus mahdollistaa sen, että sen haltija voi kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä samaa tai samankaltaista tunnusmerkkiä liiketunnuksena tai verkkotunnuksena sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, jotka kuuluvat toimintaan, jota varten toiminimi on rekisteröity, vaikka kyseisessä järjestelmässä ei säädetä, että toiminimen käyttämättä jättäminen voi johtaa kyseisen yksinoikeuden menettämiseen, eikä siinä edellytetä, että mainitun toiminimen rekisteröinnissä olisi täsmennettävä sen haltijan toimialaan kuuluvat tavarat tai palvelut.

EUT totesi, että EU-sääntely ei ole esteenä kansalliselle järjestelmälle, jonka nojalla yhtäältä toiminimeen perustuva yksinoikeus mahdollistaa sen, että sen haltija voi kieltää käyttämästä samaa tai samankaltaista tunnusmerkkiä liiketunnuksena tai verkkotunnuksena sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, jotka kuuluvat toimintaan, jota varten toiminimi on rekisteröity. Toisaalta kyseisen toiminimen käyttämättä jättäminen voi tietyin edellytyksin johtaa kyseisen yksinoikeuden menettämiseen ja kyseisen haltijan on kuvailtava ja rajattava toimialaansa kuuluvan toiminnan luonne riittävän täsmällisesti, jotta kaikki kolmannet voivat saada siitä tehokkaasti tiedon.

Ratkaisut voit lukea kokonaisuudessaan täältä ja täältä.

Kuva: Unsplash / Ayla Verschueren