EUT: EU-tavaramerkkien suojan alaa ei kavenneta takautuvasti
Unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) ratkaisusta EUT:een valittanut Euroopan teollisoikeuksien virasto EUIPO vetosi asiassa vuosina 2005 ja 2012 annettuihin ratkaisuihin IP Translator ja Praktiker Bau. Kumpikin tapaus johti huomattavaan muutokseen EUIPO:n ohjeistuksissa ja tavaramerkkikäytännöissä.
Cactus-juttu sai alkunsa elokuussa 2009, kun espanjalainen Isabel Del Rio Rodríguez jätti EUIPO:lle hakemuksen kuviomerkkien CACTUS OF PEACE ja CACTUS DE LA PAZ rekisteröimiseksi. Rekisteröintiä haettiin Nizzan sopimuksen mukaisiin tavara- ja palveluluokkiin 31, 39 ja 44, jotka kattavat esimerkiksi kasvien siemeniä, hedelmiä ja vihanneksia sekä maatalouspalveluita.
Luxemburgissa toimiva vähittäiskauppaketju Cactus SA teki väitteen merkin rekisteröintiä vastaan puolisen vuotta myöhemmin. Väitteen perusteina oli kaksi ketjun 2000-luvun alussa rekisteröimää EU-tavaramerkkiä, jotka kuuluivat osin samoihin tavara- ja palveluluokkiin. Päällekkäisyyksien lisäksi merkit oli rekisteröity luokkaan 35, johon sisältyvät muun muassa toimistotehtävät ja yrityshallinnon palvelut. Cactus oli merkinnyt rekisteröintihakemukseen ainoastaan luokkaotsikot.
Väite menestyi, ja Del Rio Rodríguezin tavaramerkkihakemus hylättiin osittain. Tapaus eteni usean muutoksenhakuasteen läpi päätyen lopulta EUT:n tutkittavaksi. Pääkysymykseksi muodostui se, olivatko ainoastaan luokkaotsikoilla rekisteröidyt tavaramerkit uusi oikeuskäytäntö huomioiden ylipäänsä suojassa, ja oliko Cactus SA:n väitteellä siis perustetta. Lisäksi EUT arvioi sitä, riittikö kauppaketjun toimittama näyttö osoittamaan merkkien tosiasiallisen käytön tässä luokassa.
Tapauksessa IP Translator (C-307/10) keskeinen lopputulos oli, että pelkkien luokkaotsikoiden merkitseminen tavaramerkin rekisteröintihakemukseen ei enää merkitse sitä, että merkki olisi suojattu kaikkien luokan kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, vaan suojattavat tavarat tai palvelut on täsmennettävä hakemuksessa. Tapauksessa Praktiker Bau (C-418/02) EUT puolestaan totesi, että jos tavaramerkkiä haetaan vähittäiskaupan palveluja varten, hakijan on tarkennettava ne tavarat tai tavaratyypit, joita kauppa kattaa. Tätä tietoa Cactus SA ei sisällyttänyt hakemukseensa.
Cactus-ratkaisun myötä EUT kuitenkin vahvisti, että oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi EUIPO ei voi takautuvasti kaventaa rekisteröityjen tavaramerkkien suoja-alaa. EUYT on ollut oikeassa todetessaan, ettei IP Translator-tuomiossa annettua oikeuskäytäntöä sovelleta aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Samoin Praktiker Bau -tapauksen oikeusohjeet koskevat ainoastaan uusia rekisteröintihakemuksia, eivät jo olemassa olevia merkkejä.
EUT:n ratkaisu luettavissa suomeksi Curia-tietokannasta. Curiasta luettavissa myös aikaisemmat ratkaisut IP Translator sekä Praktiker Bau.
(LÄ)