EUT antoi ennakkoratkaisun tavaramerkin erottamiskyvyn syntymishetkestä ja vakiintumiselta edellytettävästä tunnettuudesta

Asia koski värimerkkiä punainen HKS 13, jota saksalainen pankki Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (jäljempänä Sparkassen) oli käyttänyt yrityksensä tunnusvärinä. Värisävy oli rekisteröity tavaramerkiksi vuonna 2007 Sparkassenin valitettua Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (Deutsches Patent- und Markenamt, jäljempänä DPM) alun perin kielteisestä päätöksestä.

Itävaltalainen pankki Oberbank AG (jäljempänä Oberbank) ja espanjalainen pankki Banco Santander SA ja Santander Consumer Bank AG (jäljempänä yhdessä Santander) pyysivät DPM:ta mitätöimään Sparkassenin tavaramerkin rekisteröinnin. Mainitut pankit väittivät, ettei tavaramerkillä ole käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä.

DPM hylkäsi mitätöintihakemukset ja katsoi, että vaikka Sparkassenin merkiltä puuttui sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, oli tämä kyky syntynyt käytön perusteella. Merkki oli mielipidetutkimuksen mukaan vakiintunut kohdeyleisössä 67,9-prosenttisesti. Oberbank ja Santander valittivat DPM:n päätöksestä, ja asia eteni Saksan patenttituomioistuimeen (Bundespatentgericht), joka esitti ennakkoratkaisupyynnön EUT:lle. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohti, missä määrin ääriviivattoman värimerkin on oltava vakiintunut kohdeyleisön keskuudessa, jotta sillä on käytön perusteella syntynyt erottamiskyky.

Siten ennakkoratkaisukysymykseksi asiassa muodostui ensinnäkin se, onko kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollista edellyttää rahatalousalalla käytettävältä abstraktilta merkiltä vähintään 70 prosentin tunnettuutta, jotta sillä voidaan todeta olevan käytön perusteella syntynyt erottumiskyky, vai onko tämä ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa. Toiseksi ennakkoratkaisukysymykseksi muodostui se, onko mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että ratkaisevaa on tavaramerkin rekisteröintipäivän sijaan rekisteröintihakemuksen tekopäivä myös silloin, kun tavaramerkin haltija puolustautuu siten, että tavaramerkin erottamiskyky on syntynyt käytön perusteella yli kolmen vuoden kuluttua rekisteröintihakemuksen tekopäivästä mutta ennen rekisteröintiä. Kolmanneksi kysymykseksi muodostui se, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että se estää tavaramerkin mitättömäksi julistamisen, kun tavaramerkiltä puuttuu ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, eikä sen haltija onnistu osoittamaan tämän kyvyn syntyneen merkin käytön perusteella ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

Unionin oikeuden perusteella tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja joka erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos siltä sillä ei ole erottamiskykyä.

Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky merkitsee tuomioistuimen mukaan sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperän ja erottamaan sen muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä saman tavaraluokan piirissä ja toisaalta kohdeyleisön eli kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan kannalta. Käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ja huomioon voidaan ottaa esimerkiksi tavaroiden markkinaosuus, käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, tunnetuksi tekemiseen käytetyt varat sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Ensimmäiseen kysymykseen oli tuomioistuimen mukaan vastattava siten, että tavaramerkkidirektiivin mainitun kohdan tulkinta muodosti esteen sille, että kansallisessa lainsäädännössä olisi voinut edellyttää tavaramerkiltä joka tapauksessa 70 prosentin tunnettuutta.

Toinen kysymys koski tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä ja julistaa sitä mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää tullut käytössä erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai merkin rekisteröintipäivän jälkeen. EUT totesi, että ensimmäistä virkettä on tulkittava kirjaimellisesti, kun toisessa virkkeessä jäsenvaltioille on varattu mahdollisuus laajentaa ensimmäisen virkkeen sallimaa suojaa. Jos ensimmäistä virkettä tulkittaisiin siten, että se liittyy myös erottamiskyvyn syntymiseen käytön perusteella rekisteröintihakemuksen tekopäivän jälkeen, toisessa virkkeessä mainitulla mahdollisuudella olisi pelkästään fiktiivinen luonne. EUT totesi, että kun jäsenvaltio ei ole käyttänyt direktiivin 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä mahdollisuutta, on käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä arvioitava sen mukaan, onko se syntynyt ennen tavaranmerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

Kolmanteen kysymykseen EUT vastasi, että tavaramerkin erottamiskyvyn syntyminen käytön perusteella on mitättömyysmenettelyssä poikkeus, jolla pyritään kumoamaan tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa säädetyt mitättömyysperusteet. Kun kyse on poikkeuksesta, siihen vetoavan on esitettävä sen soveltamiseen oikeuttavat todisteet. Tavaramerkin haltijalla on myös paremmat mahdollisuudet esittää todisteita konkreettisista toimista, jotka voivat tukea erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella. Edellä esitetyn perusteella tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, ettei se ole esteenä tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle, kun tavaramerkin haltija ei onnistu osoittamaan, että tavaramerkin erottamiskyky on syntynyt käytön perusteella ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

Ratkaisu yhdistetyissä asioissa asioissa C-217/13 ja C-218/13 annettiin 19.6.2014 ja se on saatavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannasta: C-217/13 ja C-218/13

(EL)