EUT: tavaramerkkiä ei voida julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sillä perusteella, että sen tavaroita ja palveluja koskevat ilmaisut eivät ole selkeitä ja täsmällisiä

Sky on satelliitti- ja digitaalitelevisiolähetystoiminnan harjoittaja ja SkyKick tarjoaa pilvisiirtymää (cloud migration) koskevia tietotekniikkapalveluja. Tapauksessa oli kyse siitä, SkyKick oli väitetysti loukannut Skylle kuuluvia Sky-sanan sisältäviä EU-tavaramerkkejä ja kansallista Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä tavaramerkkiä. Kyseiset tavaramerkit oli rekisteröity muun muassa luokkiin 9 (tietokoneohjelmistot ym.) ja 38 (televiestintäpalvelut, sähköpostipalvelut ym.) kuuluvia lukuisia tavaroita ja palveluja varten.

SkyKick kiisti loukkauksen ja vaatii vastakanteessaan puolestaan toteamaan, että tavaramerkkien rekisteröinti oli kokonaan tai osittain pätemätön sillä perusteella, että i) tavaroiden ja palvelujen eritelmät eivät ole selviä ja täsmällisiä ja että ii) hakemukset tehtiin vilpillisessä mielessä. SkyKick vetosi siihen, ettei Sky tarjoa siirtopalvelua sähköpostialustojen tai pilvitallennuspalvelujen (Cloud storage) välillä eikä ole mitään merkkejä siitä, että se aikoisi tehdä niin tulevaisuudessa.

High Court of Justice (England & Wales) esitti EUT:lle viisi ennakkoratkaisukysymystä. EUT tarkasteli ensiksi kysymystä siitä, voiko tavaroiden ja palveluiden kuvaamisessa käytettyjen ilmaisujen selkeyden ja täsmällisyyden puute johtaa tavaramerkin mitättömyyteen sillä perusteella, että kyseinen laiminlyönti on yleisen järjestyksen vastainen. EUT totesi, ettei ilmaisujen selkeyden ja täsmällisyyden puutetta ei voida pitää asetuksessa N:o 40/94 ja direktiivissä 89/104 tarkoitetulla tavalla yleisen järjestyksen vastaisena.

EUT:n mukaan tavaramerkkiä, jonka tavaroita ja palveluita ei ole kuvattu selkeästi ja täsmällisesti, suojataan joka tapauksessa vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten sitä on tosiasiallisesti käytetty. Tästä johtuen tavaramerkkiä ei voida julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sillä perusteella, että ilmaisut, joita on käytetty kuvattaessa tavaroita ja palveluja, eivät ole selkeitä ja täsmällisiä.

Vilpillisen mielen osalta EUT totesi, että tavaramerkin rekisteröinti ilman, että hakijalla on mitään aikomusta käyttää sitä kyseisen rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja varten, voi kuitenkin merkitä vilpillistä mieltä, jos tavaramerkkihakemus ei ole perusteltu tavaramerkkidirektiivin tavoitteisiin nähden. Vilpillinen mieli voi kuitenkin olla olemassa vain, jos on olemassa objektiivisia merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan, että tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättöpäivänä sen hakijalla oli tarkoitus joko vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saada yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin.

EUT totesi, ettei tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä voida olettaa sen pelkän toteamuksen perusteella, että rekisteröintihakemuksen jättöhetkellä hakijalla ei ollut liiketoimintaa, joka vastasi mainitun hakemuksen kattamia tavaroita ja palveluja. Lisäksi jos mitättömyysperuste koskee vain joitakin rekisteröintihakemuksessa kuvattuja tavaroita tai palveluja, tavaramerkki on julistettava mitättömäksi vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

Tapaus on luettavissa täältä.

(AH)