EUT: Tavaramerkin haltijan kielto-oikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain samankaltaisten tavaroiden yhteydessä, poikkeuksena laajalti tunnetut tavaramerkit
Euroopan unionin tuomioistuimen viides jaosto antoi 11.4.2019 ratkaisun asiassa C-690/17 Düsseldorfin ylioikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä. Asiassa vastakkain olivat ÖKO-Test Verlag GmbH ja Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (Dr. Liebe). Asia koski ÖKO-Test Verlagin testaustuloksia osoittavia tavaramerkkejä, joita Dr. Liebe oli lakanneen käyttöoikeussopimuksen perusteella pannut tavaroihinsa. Tavarat kuuluivat eri tavaraluokkaan kuin mille tavaramerkit olivat rekisteröityjä. EUT totesi, että tavaramerkin haltijalla ei ole kielto-oikeutta kolmannen osapuolen tavaraan paneman saman tai samankaltaisen merkin johdosta, kun tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkille rekisteröidyt tavarat. Sen sijaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi käyttää kielto-oikeuttaan, mikäli kolmas osapuoli ilman perusteltua syytä käyttää epäoikeutetusti hyväkseen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, tai aiheuttaa niille haittaa.
ÖKO-Test Verlag GmbH testaa tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta. Se ilmoittaa yleisölle arviointiensa tuloksista ja tiedottaa yleisesti kuluttajia Saksassa ilmestyvässä ja myymässään aikakauslehdessä. Yrityksellä on ollut vuodesta 2012 EU-tavaramerkki, jolla se on esittänyt tehtyjen testien tuloksia (testimerkki). Sama merkki on myös kansallinen tavaramerkki. Nämä tavaramerkit on rekisteröity muun muassa painotuotteille, testauspalveluille sekä kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille. ÖKO-Test Verlaf tarjoaa valmistajille testimerkin käyttöoikeussopimusta, jolloin valmistaja voi laittaa tavaroihinsa testituloksen sisältävän testimerkin maksua vastaan. Käyttöoikeussopimus on voimassa uuteen testiin asti.
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (Dr. Liebe) valmistaa ja kauppaa hammastahnoja, ja oli tehnyt 2005 käyttöoikeussopimuksen testimerkistä. Tietty hammastahnatuote oli saanut testissä arvosanan ”sehr gut” (erittäin hyvä). Vuonna 2014 Dr. Liebe käytti yhä testimerkkiään hammastahnan pakkauksessa, vaikka uusi testi oli julkaistu vuonna 2008, eikä tuote vastannut testattua tuotetta nimen, kuvauksen tai pakkauksen osalta. Düsseldorfin ylioikeus oli katsonut, että käyttöoikeussopimus oli lakannut ennen vuotta 2014 ja että Dr. Liebe oli käyttänyt ilman tavaramerkkien haltijan suostumusta samoja tai samankaltaisia merkkejä kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit. Ennakkoratkaisukysymyksenä oli voiko ÖKO-Test Verlag vedota tavaramerkkiasetuksen (207/2009) ja tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) mukaisiin kielto-oikeuksiin, sillä Dr. Liebe oli pannut merkin tavaroihin, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joille tavaramerkki oli rekisteröity.
EUT totesi tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtien edellyttävän ”kaksinkertaista samuutta”, eli samanlaisen merkin lisäksi tavaroiden pitää olla samoja tai samankaltaisia. Näin ollen tavaramerkin haltija ei voi vedota kielto-oikeuteen, jos tavara ei ole sama tai samankaltainen. Erityistilanne olisi voinut olla, mikäli palvelun tarjoaja käyttäisi merkkiä ilmoittaakseen yleisölle olevansa erikoistunut tavaroihin tai on niiden asiantuntija. Tämä erityistilanne ei toteutunut tapauksessa. EUT totesi ettei tavaramerkin suoja ole absoluuttinen, vaan lainsäätäjä on rajannut oikeuden ulottuvuutta. Lisäksi on olemassa mahdollisuus rekisteröidä tarkastusmerkki, joka antaa haltijalle mahdollisuuden ilmaista käyttömääräyksin henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä. Lisäksi muut, kuten sopimussuhteita koskevat, oikeussäännöt soveltuvat tapaukseen.
Laajalti tunnettuja merkkejä koskevat tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta. Näiden perusteella oikeutetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat käyttämään kielto-oikeutta myös tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samoja/samankaltaisia. EUT katsoi ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvän toteamuksen mukaan testimerkin olevan tunnettu merkittävälle osalle kohdeyleisöä koko Saksan alueella, joten merkki oli laajalti tunnettu. Kansallisen tuomioistuimen tutkittavaksi jäi, onko Dr. Liebe epäoikeutetusti käyttänyt hyväksi tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta, tai aiheuttanut haittaa niiden erottamiskyvylle tai maineelle, ja toisaalta onko Dr. Liebe näyttänyt toteen perustellun syyn merkin panemiselle tavaroihin.
EUT:n tuomio on luettavissa täältä.
(SP)