EUT otti kantaa mitättömyyden määrittelyyn tilanteessa, jossa kansallinen tavaramerkki ei ole enää voimassa

EUT:n 19.4.2018 tekemässä ratkaisussa C-148/17 käsiteltiin vaatimuksia, jotka koskevat jälkeenpäin tehtävää tavaramerkin mitättömyyden määrittelyä, kun kansallinen tavaramerkki ei ole enää voimassa. Asiassa käsiteltiin myös sitä, voidaanko kansallista tavaramerkkiä, joka ei ole enää voimassa, ylläpitää unionin oikeuden perusteella.

Asiassa kantajana oli P & C Düsseldorf, joka oli saksalaisten sana- ja kuviomerkkien ”PuC” haltija. Merkit oli rekisteröity vaatteita varten ja näiden aiemmuus oli peräisin vuodelta 1953. Vastaajana asiassa oli P & C Hampuri, jonka EU-sanamerkki PUC oli rekisteröity erityisesti muotivaatteita ja –asusteita varten. Kyseisen tavaramerkin aiemmuus Saksan alueella perustui kahteen saksalaiseen sanamerkkiin PUC, joita haettiin ja jotka rekisteröitiin vuosina 1978 ja 1982 vaatteita varten.

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija, joka jättää hakemuksen samasta tavaramerkistä, joka on tarkoitus rekisteröidä EU-tavaramerkkinä, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta EU-tavaramerkille sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteröity. Tämän asetuksen 35 artiklassa säädetään samankaltaisesta mahdollisuudesta vaatia aiemmuutta sen jälkeen, kun tavaramerkki on rekisteröity EU-tavaramerkiksi. Aiemmuuden ainoa vaikutus on, että jos EU-tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta tavaramerkistä tai antaa sen lakata, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity. Tällaisen vaatimuksen vastustamiseksi tavaramerkkien lähentämisestä annetussa direktiivissä säädetään mahdollisuudesta vahvistaa jälkikäteen aiemman kansallisen tavaramerkin, josta on luovuttu tai joka on rauennut, mitättömyys tai menettäminen.

P & C Düsseldorf vaati saksalaisten sanamerkkien PUC poistamista rekisteristä menettämisen perusteella. Kun P & C Hampuri oli vapaaehtoisesti pyytänyt Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastoa poistamaan nämä tavaramerkit rekisteristä, riidan kaksi osapuolta ilmoitti sopineensa riidan ja mainitut tavaramerkit poistettiin rekisteristä.

P & C Düsseldorf nosti Hampurin osavaltion alueellisessa alioikeudessa kanteen, jonka tarkoituksena oli, että P & C Hampuri ei voisi enää vedota saksalaisten sanamerkkiensä PUC aiemmuuteen. Asia eteni Saksan liittovaltion ylimpään tuomioistuimeen, joka esitti EUT:lle kaksi ennakkoratkaisukysymystä.

Ensiksi, onko direktiivin 2008/95 14 artiklan kanssa yhteensopivaa, että kansallisen tavaramerkin, jonka perusteella vaaditaan aiemmuutta EU-tavaramerkille ja josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, mitättömyys tai menettäminen voidaan vahvistaa jälkikäteen vain, jos mitättömyyden tai menettämisen edellytykset täyttyvät paitsi tavaramerkistä luopumisen tai sen raukeamisen ajankohtana myös ajankohtana, jona tuomioistuin antaa ratkaisun vahvistamisesta?

Tavaramerkkidirektiivin mukaan, jos aikaisemmalle tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, vaaditaan aiemmuutta yhteisön tavaramerkkiin nähden, aikaisemman tavaramerkin mitättömyys tai menettäminen voidaan vahvistaa jälkikäteen.

EUT totesi, että vaikka tavaramerkkien lähentämisestä annetun direktiivin 14 artiklassa ei täsmennetä, mikä ajankohta on otettava huomioon tutkittaessa, täyttyvätkö mitättömyyden tai menettämisen edellytykset, tämän säännöksen sanamuodosta ja tarkoituksesta kuitenkin ilmenee, että kyseisen tutkinnan tarkoituksena on määrittää jälkikäteen, täyttyivätkö nämä edellytykset sinä ajankohtana, kun aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä luovuttiin tai jona se raukesi. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen oli siis, että vaatimus, jonka mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen edellytysten on täytyttävä myös sinä ajankohtana, jona vaatimuksesta vahvistaa mitättömyys tai menettäminen jälkikäteen lausutaan, ei ollut mainitun säännöksen mukainen.

Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä puolestaan tiedusteltiin, että jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, oliko aiemmuuden vaatimisella asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohdan mukaan se vaikutus, että kansallinen tavaramerkki raukeaa eikä sitä voida enää käyttää sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla, vai pysyykö kansallinen tavaramerkki unionin oikeuden perusteella voimassa, vaikka sitä ei ole enää asianomaisen jäsenvaltion rekisterissä, sillä seurauksella, että tavaramerkkiä voidaan käyttää ja on käytettävä edelleen sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla?

EUT totesi, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta johtuu, että tavaramerkin käyttö otetaan huomioon vain menettämisvaatimuksen esittämisajankohtaan asti, mahdollisesti kolmella kuukaudella aikaistettuna tämän säännöksen kolmannessa kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohdasta ilmenee EUT:n mukaan, että EU-tavaramerkille vaaditun aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden ainoa vaikutus on, että tämän aiemman kansallisen tavaramerkin haltija, joka on luopunut siitä tai antanut sen raueta, säilyttää siinä jäsenvaltiossa, jossa tai jota varten se oli rekisteröity, samat oikeudet, jotka sillä olisi ollut, jos kyseinen tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity siellä. Tällä säännöksellä luodaan näin ollen EUT:n mukaan fiktio, jonka tarkoituksena on antaa EU-tavaramerkin haltijalle kyseisessä jäsenvaltiossa sama suoja, jota aiempi rekisteristä poistettu kansallinen tavaramerkki sai, eikä mahdollistaa viimeksi mainitun tavaramerkin olemassaoloa sellaisenaan. Tästä seuraa muun muassa, että mahdollinen kyseisen merkin käyttö sen rekisteristä poistamisen jälkeen on katsottava tällaisessa tapauksessa EU-tavaramerkin eikä rekisteristä poistetun aiemman kansallisen tavaramerkin käytöksi.

(EH)

Tapaus luettavissa kokonaisuudessaan täältä.