EUT: kirjainyhdistelmistä muodostuvien tavaramerkkien välillä voi olla sekaannusvaara kuvailevaan sanayhdistelmään yhdistettynä

6.11.2015
EUT muistutti, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

EUT antoi 22.10.2015 ennakkoratkaisun sekaannusvaarasta kirjainyhdistelmästä muodostuvien tavaramerkkien välillä. Toiseen kirjainyhdistelmästä muodostuvasta tavaramerkistä oli lisätty kuvaileva sanayhdistelmä.  Ennakkoratkaisupyyntö koski jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröitiin 11.12.2006 sanamerkki BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (myöhempi tavaramerkki) luokkiin 16, 35, 41 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH (jäljempänä BGW) teki väitteen rekisteröintiä vastaan luokkiin 16, 35 ja 41 21.7.2004 rekisteröidyn saksalaisen sana- ja kuviomerkin (aikaisempi tavaramerkki) perusteella.

BGW (lähde: Curia C-20/14)Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto kumosi 2.10.2009 osittain myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin sekaannusvaaran takia. Myöhemmän tavaramerkin haltijan muutoksenhaun johdosta päätös kumottiin 9.1.2012, koska BGW ei ollut näyttänyt toteen, että sen tavaramerkkiä olisi käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla.

BGW nosti päätöksestä kumoamiskanteen liittovaltion patenttituomioistuin Bundespatentgerichtissä, joka katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla ainakin ”painotuotteita” ja ”mainontaa”, ”seminaarien järjestämistä” ja ”kilpailujen järjestämistä” koskevien palvelujen osalta. Tuomioistuin katsoi, että kirjainyhdistelmä ”BGW” hallitsee molempien tavaramerkkien kokonaisvaikutelmia. Kirjainyhdistelmällä on myöhemmässä tavaramerkissä vähintäänkin itsenäinen asema tunnusmerkkinä tarkoitetussa merkityksessä (vrt. Medison C-120/04).

Tuomioistuin viitattasi tuomioon AMS Medical Services (T-425/03), ja totesi täysin kiistattomaksi, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Kuitenkin tuomiossa Stringl ja Securvita (C-90/11 ja C-91/11) omaksuman kannan takia se katsoi, ettei voi antaa tällaista ratkaisua. Ei voida katsoa, että moniosaisen tavaramerkin osa – eli tässä BGW-kirjainyhdistelmä, joka mielletään lyhenteeksi myöhemmässä tavaramerkissä – voisi olla hallitseva tai vähintäänkin itsenäisessä asemassa tunnusmerkkinä silloin, kun tällaisella osalla on ainoastaan toisarvoinen asema.

Bundespatentgericht esitti ennakkoratkaisukysymyksen siitä, voiko aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu kirjainyhdistelmästä, ja myöhemmän tavaramerkin, jossa toistetaan tämä kirjainyhdistelmä sanayhdistelmään yhdistettynä, välillä olla kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

EUT huomautti, että ennakkoratkaisupyynnössä viitatussa tuomiossa Stringl ja Securvita oli kyse tavaramerkkidirektiivin (2008/95) 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdissa tarkoitetuista ehdottomista rekisteröinnin esteistä, joilla on eri tavoitteet ja tarkoitus suojata eri etuja, kuin direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyillä suhteellisilla rekisteröinnin esteillä. Lisäksi tuomion Strigl ja Securvita perusteluiden mukaan kirjain- ja sanayhdistelmä yhdistämällä muodostetun merkin rekisteröintikyvyttömyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti. EUT katsoi, että kun otetaan huomioon tuomion taustalla olleiden asioiden erilainen oikeudellinen asiayhteys ja sille annettava ulottuvuus, siihen sisältyviä toteamuksia ei voida soveltaa pääasiaan arvioitaessa, ovatko tavaramerkit samankaltaisia.

EUT muistutti oikeuskäytännöstä, jonka mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

EUT:n mukaan direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että kohdeyleisön keskuudessa voi olla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu kirjainyhdistelmästä, ja myöhemmän tavaramerkin välillä, kun siinä on toistettu sama kirjainyhdistelmä kuvailevaan sanayhdistelmään yhdistettynä. Kun sanayhdistelmä muodostuu sanoista, joiden alkukirjaimet vastaavat mainitun kirjainyhdistelmän kirjaimia, kohdeyleisö mieltää mainitun kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-20/14.

(VS)

Share: