EUT: Jäsenvaltiot voivat sallia, ettei käyttämättömyydestä johtuva tavaramerkkioikeuden menettäminen estä hakemasta korvausta rikkomuksesta, joka on tapahtunut ennen menettämisen määräpäivää

AR:n tavaramerkki SAINT GERMAIN oli 12.5.2006 rekisteröity alkoholijuomia koskeviin tavara- ja palveluluokkiin. AR nosti kanteen tavaramerkkiloukkauksesta St-Germain -nimisen liköörin myyntiä harjoittavaa Cooper International Spirits:iä sekä liköörin valmistajia St Dalfour Establissements:iä ja Gabriel Boudieriä vastaan. Alioikeus katsoi, että AR on menettänyt oikeutensa tavaramerkkiin 13.5.2011, sillä se ei ollut käyttänyt tavaramerkkiään viiteen vuoteen sen rekisteröintipäivästä. AR piti kuitenkin yhä voimassa tavaramerkin loukkausta koskevat vaatimukset ajalta ennen oikeuksien menettämistä, eli ajanjaksolta 8.6.2009-13.5.2011.

Tapauksessa oli kyse tavaramerkkidirektiivin (2008/95) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tulkinnasta. EUT tarkasteli, olisiko edellä lueteltuja direktiivinkohtia tulkittava siten, että käyttämättömyyden perusteella oikeutensa menettänyt tavaramerkinhaltija olisi oikeutettu vaatimaan vahingonkorvausta siitä, että kolmas on käyttänyt ennen menettämisen voimaantulopäivää samankaltaista merkkiä samankaltaisia tavaroita varten.

EUT katsoi, että direktiivin johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa jätetään kansallisen lainsäätäjän vapaasti määriteltäväksi se päivä, josta alkaen tavaramerkin menettämisellä on vaikutuksia. Toisaalta direktiivin 11 artiklan 3 kohdasta käy ilmi, että jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää, ettei tavaramerkkiin voi pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan. Tapauksessa Ranskan lainsäätäjä valitsi, että käyttämättömyydestä johtuva tavaramerkin menettäminen tuottaa vaikutukset sen rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden määräajan päättymisestä lähtien. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei myöskään käynyt ilmi sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikana Ranskan lainsäätäjä olisi käyttänyt direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta. Tästä seuraa, että Ranskan lainsäädännössä pysytetään asianomaisen tavaramerkinhaltijan mahdollisuus vedota viisi vuotta kestävän armonajan päättymisen jälkeen loukkauksiin, jotka ovat kohdistuneet kyseisen ajan kuluessa tavaramerkin perusteella saatuun yksinoikeuteen, vaikka haltija olisi menettänyt tavaramerkkiä koskevat oikeutensa.

EUT katsoi lopulta, että edellä mainitut direktiivinkohdat antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden sallia korvauksen hakeminen oikeutensa käyttämättömyyden perusteella menettäneelle tavaramerkinhaltijalle siinä tilanteessa, että loukkaus on tapahtunut ennen oikeuden menettämisen voimaantulopäivää.

EUT kuitenkin totesi, että vaikka käyttämättömyys ei itsessään ole este oikeudenloukkaukseen liittyvälle korvaukselle, se on kuitenkin tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon vahingon olemassaolon, laajuuden ja vahingonkorvauksen määrän määrittelemiseksi.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(VV)