EUT: ei etuoikeutta malleille patenttihakemuksella
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 27.2.2024 tuomion asiassa The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (KaiKai) v Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). EUT otti ratkaisussaan kantaa siihen, voidaanko yhteisömallin rekisteröintihakemuksessa vaatia etuoikeutta patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyn kansainvälisen patenttihakemuksen nojalla.
Tapauksen tausta
KaiKai teki 24.10.2018 EUIPO:lle 12:ta yhteisömallia koskevan moniosaisen rekisteröintihakemuksen yhteisömalliasetuksen perusteella. Tuotteet, joihin nämä mallit oli tarkoitus sisällyttää, kuuluvat Locarnon sopimuksen luokkaan 21.01 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Voimistelu ja urheilulaitteet ja ‑välineet”. KaiKai vaati näille kaikille malleille Euroopan patenttivirastolle (EPO) 26.10.2017 tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/EP2017/077469 perustuvaa etuoikeutta.
EUIPO:n tutkija ilmoitti kantajalle 31.10.2018 päivätyllä kirjeellä, että moniosainen hakemus oli hyväksytty kokonaisuudessaan mutta että vaadittu etuoikeus oli evätty kaikilta malleilta, koska aikaisempi hakemus oli tehty yli kuusi kuukautta ennen moniosaisen hakemuksen tekemispäivää. Tutkijan mukaan yhteisömalliasetuksen 41 artiklan mukainen etuoikeus voitiin lähtökohtaisesti perustaa patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehtyyn hakemukseen, koska patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklassa oleva patentin käsitteen laaja määritelmä kattoi myös hyödyllisyysmallit. Tutkija katsoi, että tätäkin vaatimusta koski kuuden kuukauden etuoikeusaika. Kantaja valitti päätöksestä, mutta EUIPO:n kolmas valituslautakunta katsoi tutkijan soveltaneen mallioikeusasetusta oikein.
KaiKain mukaan mallioikeusasetuksessa ei ole selkeää säännöstä niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä etuoikeutta voidaan vaatia kansainvälisen patenttihakemuksen tekemisen perusteella. Tämän vuoksi valituslautakunnan olisi pitänyt soveltaa Pariisin yleissopimuksen sääntöjä. Yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdassa määrätään patenttihakemukseen perustuvan etuoikeuden osalta 12 kuukauden määräajasta. KaiKai perusteli yleissopimuksen sisältävän pääsäännön siitä, että erilaiseen oikeuteen perustuvan etuoikeuden tapauksessa aikaisempi hakemus on etuoikeusajan kannalta ratkaiseva.
Kyse oli siis erityisesti seuraavien säännösten välisestä suhteesta mahdollisen etuoikeuden määrittämisessä ja etuoikeusajan laskemisessa:
| Mallioikeusasetuksen 41 artiklan 1 kohta | Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kohta | Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kohta | Patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan ii kohta |
| Sillä, joka on asianmukaisesti tehnyt mallia tai hyödyllisyysmallia koskevan hakemuksen — on kuuden kuukauden ajan ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä etuoikeus hakea samalle mallille tai hyödyllisyysmallille rekisteröidyn yhteisömallin suojaa. | 1. Edellä mainitut etuoikeusajat ovat patenttien ja hyödyllisyysmallien osalta kaksitoista kuukautta, sekä teollismallien samoin kuin tehtaan- tai kauppamerkkien osalta kuusi kuukautta.
4. Ensimmäisenä hakemuksena, jonka tekemispäivästä etuoikeusmääräaika lasketaan, on pidettävä myöhempää hakemusta, joka koskee samaa asiaa kuin samassa liittomaassa aikaisemmin tehty edellä olevan 2 kappaleen mukainen hakemus, — |
1. Kun jossakin maassa haetaan suojaa teollismallille vetoamalla hyödyllisyysmallihakemukseen perustuvaan etuoikeuteen, on etuoikeusaika sama kuin teollismalleja varten määrätty aika.
2. Edelleen on sallittua hakea jossakin maassa hyödyllisyysmallisuojaa patenttia koskevaan hakemukseen perustuvin etuoikeusvaatimuksin ja päinvastoin. |
viittaukset ”patenttiin” on tulkittava viittauksiksi patenttiin, keksijäntodistukseen, hyödyllisyysmallintodistukseen, hyödyllisyysmalliin, — |
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio T-579/19
KaiKai valitti valituslautakunnan päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen (EUYT). Asian käsittely tuomioistuimessa keskittyi erityisesti siihen, miten etuoikeutta koskeva määräaika tulisi laskea. EUYT totesi, ettei yhteisömalliasetuksen 41 artiklan 1 kohdassa säädetä tilanteesta, jossa mallihakemus tehdään vaatien samalla patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta. Säännöksessä ei myöskään säädetä määräajasta, jossa etuoikeutta on tässä tilanteessa vaadittava. EUYT katsoi, että tämän aukon korjaamiseksi on tukeuduttava asetuksen taustalla oleviin määräyksiin eli Pariisin yleissopimukseen.
Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohtaan sisältyy sääntö, jonka mukaan myöhemmälle oikeudelle vahvistettu etuoikeusaika on ratkaiseva, jos tämä myöhempi oikeus on malli ja jos aikaisempi oikeus on hyödyllisyysmalli. Yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 2 kohdassa, jonka mukaan patenttihakemuksen tekeminen voi olla etuoikeuden perusteena ja sillä voidaan perustella etuoikeutta myöhemmän hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä ja päinvastoin, ei kuitenkaan mainita etuoikeusaikaa.
EUYT päätteli, että etuoikeusaikoja koskevan järjestelmän taustalla olevan alkuperäisen näkemyksen mukaan juuri aikaisempi oikeus on etuoikeusajan pituuden kannalta ratkaiseva. Näin ollen käsillä olevassa tapauksessa etuoikeutta koskeva määräaika on 12 kuukautta, koska etuoikeus perustui patenttihakemukseen. EUYT:n mukaan EUIPO:n valituslautakunta teki virheen määräajan laskemisessa ja hyväksyi kanteen siltä osin kuin siinä vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista.
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C‑382/21 P
EUIPO valitti yleisen tuomioistuimen tuomiosta. Valitusperuste koski yhteisömalliasetuksen 41 artiklan 1 kohdan soveltamista ja jakaantui kolmeen osaan:
- Yhteisömalliasetuksessa ei ole lainsäädännöllistä aukkoa, vaikka siinä ei säädetä aikaisemman patenttihakemuksen käyttämisestä etuoikeuden perustana yhteisömallihakemuksessa. Säännöksen sanamuoto on yksiselitteinen.
- Yleinen tuomioistuin jätti yhteisömalliasetuksen säännöksen soveltamatta korvatakseen sen Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan soveltamisella. EUYT on näin toimiessaan katsonut, että Pariisin yleissopimuksen 4 artiklalla on välitön oikeusvaikutus unionin oikeusjärjestyksessä.
- EUYT on täyttänyt väitetyn lainsäädännöllisen aukon soveltamalla virheellisesti sekä patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklaa ja Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaa.
Pariisin yleissopimuksen suorasta sovellettavuudesta EUT totesi, että etuoikeutta tehdä yhteisömallihakemus säännellään yhteisömalliasetuksen 41 artiklalla, eivätkä talouden toimijat voi vedota suoraan Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaan. EUT katsoi Pariisin yleissopimuksesta ilmenevän, että etuoikeuden voi periaatteessa saada pelkästään myöhempi hakemus, joka koskee ”samaa asiaa” kuin aikaisempi hakemus, ja että määräajat, joiden aikana tätä etuoikeutta voidaan käyttää, on määritetty asianomaisen teollisuusoikeuden tyypin mukaan. Yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleessa luetellaan tyhjentävästi ne tilanteet, jossa etuoikeuteen voidaan vedota aikaisemmin haetusta poikkeavan suojamuodon osalta. Näin ollen vaatiessa etuoikeutta mallioikeushakemukselle, etuoikeus voi perustua ainoastaan aikaisemmalle mallioikeushakemukselle tai patenttiyhteistyösopimuksen nojalla tehtyyn hyödyllisyysmallia koskevaan kansainväliseen hakemukseen. Näissä tilanteissa etuoikeusaika on kuusi kuukautta.
EUT katsoi yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen siltä osin kuin se ylitti selvästi ne rajat, joissa yhteisömalliasetusta on tulkittava Pariisin sopimuksen valossa. Yhteisömalliasetuksen 41 artiklan 1 kohdan mukaan pelkästään kahteen ryhmään kuuluvat aikaisemmat hakemukset – mallia ja hyödyllisyysmallia koskeva rekisteröintihakemukset – voivat olla perustana etuoikeudelle myöhemmän yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen hyväksi. Säännöksessä ei vahvisteta määräaikaa patenttirekisteröintihakemukseen perustuvalle etuoikeudelle, sillä yhteisömalliasetuksen mukaista etuoikeutta ei voida perustaa tällaiseen hakemukseen.
EUT kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion siltä osin kuin siinä hyväksyttiin KaiKain kanne.
Tuomion pääset lukemaan täältä.