EUT arvioi todistustaakkaa tavaramerkkioikeuden sammumista koskevassa tapauksessa

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) arvioi 18. tammikuuta 2024 antamassaan tuomiossa C-367/21 todistustaakkaa EU-tavaramerkin haltijan oikeuden sammumisesta, kun tavara on tuotu markkinoille unionissa tai Euroopan talousalueella (ETA).

Tapauksessa puolalainen tuomioistuin oli esittänyt EUT:lle ennakkoratkaisupyynnön asiassa, jossa asianosaisina ovat Hewlett Packard Development Company LP, jonka kotipaikka on Amerikan yhdysvalloissa (kantaja, tavaramerkin haltija), ja Senetic S.A. (vastaaja), jonka kotipaikka on Puolassa, ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu on pitänyt kaupan ensin mainitun EU-tavaramerkeillä (sana- ja kuviomerkit HP) varustettuja tietoteknisiä laitteita. Vastaaja on tuonut Puolaan kantajan EU-tavaramerkeillä varustettuja tavaroita, jotka se on hankkinut ETA:an sijoittuneilta myyjiltä. Myyjät eivät ole olleet kantajan tavaroiden virallisia jakelijoita, mutta ne ovat antaneet vakuutuksen siitä, että tavaroiden kaupan pitäminen ETA:ssa ei loukkaa kantajan yksinoikeuksia. Tapauksessa keskeistä on, että kantaja ei käytä tavaroiden merkitsemisjärjestelmää, jonka avulla voitaisiin ilman muita tietoja määrittää, onko tavara tarkoitettu ETA:n markkinoille vai ei. Kantaja on kieltäytynyt suorittamasta tavaroiden markkinat selvittävää tarkistusta vastaajan puolesta. Kantaja katsoo, että vastaaja on loukannut sen yksinoikeuksia.

Asiassa oli EUT:ssa lopulta kyse siitä, onko EU-oikeutta (asetus N:o 207/2009 13 artiklan 1 kohta ja asetuksen 2017/1001 15 artiklan 1 kohta, luettuina yhdessä SEUT 34 ja SEUT 36 artiklan kanssa) pidettävä esteenä sille, että todistustaakka EU-tavaramerkin antaman oikeuden sammumisesta on, ottaen huomioon tapauksen erityispiirteet, yksinomaan loukkauskanteen vastaajalla. EUT huomioi ensinnäkin, että tavaramerkin haltijalla on oikeus määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta unionissa tai ETA:ssa. Tämä yksinoikeus koskee yksittäisiä tavaroita, eikä oikeuden sammumiseen siten riitä, että tavaramerkin haltija pitää jo kaupan unionissa tai ETA:ssa maahantuotuihin tavaroihin nähden saman tai samankaltaisen tavaran muita kappaleita. Tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun haltija itse tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut tavarat näille markkinoille tavaramerkkiä käyttäen.

EU-oikeudessa ei suoraan säännellä kysymystä tavaramerkin antamien oikeuksien sammumista koskevasta todistustaakasta. EUT kuitenkin toteaa, että se on toistuvasti katsonut, että toimijalla, jolla on hallussaan EU-tavaramerkillä varustettuja, ETA:n markkinoille luvallisesti saatettuja tavaroita, on oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava. Kuitenkin tavaroiden vapaan liikkuvuuden suojaamisesta johtuvat vaatimukset voivat edellyttää poikkeamista siitä lähtökohdasta, jonka mukaan todistustaakka tavaramerkkioikeuden sammumisesta on tähän perusteeseen vetoavalla vastaajalla. Näytön esittämistä ja arviointia koskevia kansallisia sääntöjä on nimittäin mukautettava, kun ne voivat mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija eristää kansalliset markkinat ja edistää näin jäsenvaltioissa vallitsevien hintaerojen ylläpitämistä. Näin ollen silloin, kun loukkauskanteen vastaaja onnistuu näyttämään toteen, että on olemassa todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristämisestä, ja jos sillä itsellään pitäisi olla todistustaakka siitä, että tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut tavarat markkinoille unionissa tai ETA:ssa, kansallisen tuomioistuimen on muutettava tavaramerkin antaman oikeuden sammumista koskevan todistustaakan jakautumista. Kyse on tasapainosta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaa koskevien intressien ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta unionissa ja ETA:ssa koskevien intressien välillä.

Tämän tapauksen osalta EUT toteaa, että tapauksen kaltaisissa olosuhteissa se, että loukkauskanteen vastaajalle asetettaisiin todistustaakka siitä paikasta, jossa tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille vastaajan kaupan pitämät tavaramerkillä varustetut tavarat ensimmäisen kerran, voisi mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija estää mainitulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden rinnakkaistuonnin, vaikka tästä aiheutuvaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitusta ei voitaisi perustella tämän saman tavaramerkin antaman oikeuden suojaamisella. Lisäksi vaikka loukkauskanteen vastaaja onnistuisi näyttämään toteen, että kyseisillä EU-tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat peräisin näiden tavaramerkkien haltijan valikoivasta jakeluverkostosta unionissa tai ETA:ssa, tavaramerkin haltija voisi estää kaikki tulevat hankinnat siltä jakeluverkostonsa jäseneltä, joka on rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Siten tässä tapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on mukauttaa todistustaakan jakoa siten, että kyseisten tavaramerkkien haltijalle asetetaan todistustaakka siitä, että hän on toteuttanut tai sallinut kyseisten tavaroiden kappaleiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen unionin tai ETA:n ulkopuolella. Jos tästä esitetään näyttö, loukkauskanteen vastaajan on osoitettava, että tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on maahantuonut nämä samat kappaleet myöhemmin ETA:an.

Näin ollen EU-oikeutta on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että todistustaakka EU-tavaramerkin antaman oikeuden sammumisesta on yksinomaan loukkauskanteen vastaajalla, kun tämä on ostanut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat – joissa ei ole merkintöjä, joiden avulla kolmannet voivat tunnistaa markkinat, joilla niitä on tarkoitus pitää kaupan, ja joita jaellaan sellaisen valikoivan jakeluverkoston kautta, jonka jäsenet voivat jälleenmyydä niitä vain muille kyseisen verkoston jäsenille tai loppukäyttäjille – unionissa tai ETA:ssa saatuaan myyjiltä vakuutuksen siitä, että niitä voidaan pitää siellä laillisesti kaupan, ja kun mainitun tavaramerkin haltija kieltäytyy suorittamasta itse tätä ostajan pyytämää tarkistusta.

Koko tuomion löydät täältä.

Kuva: Unsplash / Tingey Injury Law Firm