EUT arvioi EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kliinisen lääketutkimuksen toteuttamisessa

4.7.2019

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 3.7.2019 tuomion asiassa C-668/17 P, Viridis Pharmaceutical Ltd v EUIPO, väliintulijana Hecht-Pharma GmbH. Tuomiossaan EUT yhtyi julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa esitettyyn kantaan, että EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei tapauksessa ollut kliinisen lääketutkimuksen toteuttamiseen liittyvä käyttö. Tosiasiallista käyttöä voi olla liikkelle laskemista edeltävä käyttö vain, jos liikkeelle laskeminen on tapahtumassa piakkoin ja toimet ovat luonteeltaan ulkoisia ja siten, että niillä on vaikutuksia tulevaan yleisöön.

Viridis Pharmaceutical Ltd (Viridis) oli hakenut 2003 ja saanut rekisteröityä 2007 EU-tavaramerkiksi sanamerkin ”Boswelan” luokassa 5 sisältäen farmaseuttiset tuotteet ja terveydenhoitotuotteet. Tavaramerkki oli tarkoitettu multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettuun lääkkeeseen. Hecht-Pharma esitti menettämistä koskevan vaatimuksen tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella. EUIPO:n mitättömyysosasto teki 2014 päätöksen, jonka perusteella Viridis menetti oikeutensa sanamerkkiin ”Boswelan”. Viridis valitti EUIPO:n valituslautakuntaan ja valituksen hylkäyksen jälkeen unionin yleiseen tuomioistuimeen (T-276/17, ei julkaistu). Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen.

Viridis valitti EUT:een vaatien yleisen tuomioistuimen tuomion kumoamista ja asian palauttamista. Tapaukseen sovellettiin EU:n tavaramerkkiasetusta (N:o 207/2009, ei voimassa), jonka mukaan mikäli EU-tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön ilman pätevää syytä voidaan tavaramerkki julistaa menetetyksi vaatimuksen perusteella. Viridis katsoi, että yleinen tuomioistuin oli tulkinnut tosiasiallisen käytön käsitettä suppeasti, kun se oli katsonut, että lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä voi olla vain, kun lääkkeelle on myönnetty myyntilupa.

EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (mm. Ansul, C-40/01) tosiasiallista käyttöä on tavaroiden tai palvelun alkuperän takaamiseksi tehty käyttö, joka ei ole pelkästään näennäistä. Tosiasiallinen käyttö tapahtuu tavaroiden tai palvelujen markkinoilla niiden tunnusmerkkinä, ei ainoastaan yrityksessä. Viridis oli todisteiden perusteella toteuttanut valmistelevia toimia kliinisten lääketutkimusten suorittamisista myyntilupahakemusta varten sisältäen tiettyjä markkinointitoimia. Toisaalta siitä, että lääkkeiden myynti olisi piakkoin alkamassa, ei ollut näyttöä. EUT:n mukaan käytössä kliinisen lääketutkimuksen suorittamisen yhteydessä ei ollut kyse tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja hylkäsi ensimmäisen valitusperusteen.

Viridis kyseenalaisti toisessa valitusperusteessaan yleisen tuomioistuimen tuomion tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevän syyn arvioinnin osalta. Tuomiossaan yleinen tuomioistuin oli lähinnä katsonut, että Viridis oli rekisteröinyt EU-tavaramerkin ennenaikaisesti.

Oikeuskäytännön mukaan pätevä syy käyttämättömyyteen on este, jolla on riittävän välitön yhteys tavaramerkkiin tehden merkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi. Pätevä syy on riippumaton tavaramerkin haltijan tahdosta. Viridiksen mainitsemat syyt olivat sellaisia, joihin Viridis pystyi vaikuttamaan, eikä niitä pidetty tahdosta riippumattomina esteinä. Rekisteröintihakemuksen, rekisteröinnin ja kliinisen lääketutkimuksen välillä oli kulunut paljon aikaa. Lisäksi tavaramerkkiasetuksen johdannosta käy ilmi, ettei pätevien syiden käsitteelle tulisi antaa liian laajaa ulottuvuutta. EUT:n mukaan yleinen tuomioistuin ei ollut toisaalta sulkenut pois sitä, etteikö kliininen lääketutkimus voisi olla pätevä syy käyttämättä jättämiselle.

EUT hylkäsi toisen valitusperusteen perusteettomana ja näin ollen hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan.

EUT:n tuomio luettavissa täältä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa luettavissa täältä.

Julkisasiamies: tavaramerkin käyttö kliinisessä lääketutkimuksessa ei ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä (IPRinfo)

(SP)