EUT antoi tuomion kuviomerkin tosiasiallisesta käytöstä urheilukengissä
Euroopan unionin tuomioistuimen kuudes jaosto antoi 6.6.2019 ratkaisun asiassa C-223/18 P. Asiassa Deichmann SE valitti Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta T-68/16. Asia koski Munichin kuviomerkiksi rekisteröidyn mustaa ristiä esittävän kuvion tosiasiallista käyttöä urheilukengän sivussa sijaintimerkkinä. EUT katsoi yleisen tuomioistuimen tulkinneen oikein, että merkkiä oli tosiasiallisesti käytetty, ja hylkäsi Deichmannin valituksen.
Munich oli vuonna 2002 hakenut rekisteröintiä EU-tavaramerkille, joka oli rekisteröity maaliskuussa 2004. Tavaramerkki oli rekisteröity kuviomerkiksi, jossa katkoviivoilla ilmaistun kengän sivussa oli kahdesta mustasta viivasta koostuva ristiä esittävä kuvio. Tavaramerkki oli rekisteröity Nizzan luokan 25 alle vastaten kuvausta ”Urheilukengät”.
Asian väliintulija Munich oli nostanut Düsseldorfin alueellisessa oikeudessa loukkauskanteen valittaja Deichmannia vastaan. Deichmann vastasi loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella. Tuomioistuin keskeytti asian käsittelyn yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä ja kehotti vastaajaa esittämään vastakanteen EUIPO:lle, jonka se teki 2011 tavaramerkin tosiasiallisen käytön perusteella. EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi tavaramerkin menettämisvaatimuksen 2014. Munich valitti EUIPO:n valituslautakuntaan, joka hylkäsi mitättömyysosaston päätöksen.
Deichmann valitti unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka pysytti valituslautakunnan päätöksen. Yleisen tuomioistuimen ratkaisu oli perustunut siihen, että tuomioistuin oli pitänyt epärelevanttina sitä, oliko tavaramerkki sijaintimerkki vai kuviomerkki, vaikka tavaramerkin hakemisen yhteydessä oli rastitettu kuviomerkkiä koskeva valintaruutu. Väite tavaramerkin erottamiskyvystä oli tehoton menettämismenettelyssä.
Deichmann valitti edelleen Euroopan unionin tuomioistuimeen. Valitus perustui yhteisön tavaramerkkiasetuksen (EY) N:o 207/2009 (ei voimassa, uusi tavaramerkkiasetus (EU) 2017/1001 voimassa 1.10.2017 alkaen) 51(1)(a) ja 15(1) artikloiden loukkaamiseen. 15 artiklassa (vastaavasti uusi asetus 18(1)(a)) todetaan yhteisön tavaramerkin käyttämisestä, että jos viiden vuoden kuluessa ei oteta tosiasialliseen käyttöön ilman pätevää syytä, käyttö voi olla poikkeavassa muodossa ainoastaan siltä osin, kun poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Artiklan 51 mukaan voidaan tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella julistaa tavaramerkki menetetyksi (vastaavasti uusi asetus 58 artikla).
Valittajan mukaan yleisen tuomioistuimen tuomiossa ei oltu huomioitu sijaintimerkin ja kuviomerkin eroa siinä mielessä, kun se johtaa erilaisiin oikeudellisiin seuraamuksiin. Yleinen tuomioistuin oli arvioinut tavaramerkin tosiasiallista käyttöä sijaintimerkkinä, eikä kuviomerkkinä. Myöskään väitettyjen tavaramerkin sisältävien kenkien myyntiä ei oltu todistettu.
EUT:n mukaan, koska rekisteröintiajankohtana ei lainsäädäntö määritellyt sijaintimerkkiä merkkityyppinä, ei yleisen tuomioistuimen tarvinnut arvioida tuliko asiassa kyseeseen sijainti- tai kuviomerkki. EUT vahvisti myös, että tavaramerkkien luokittelu sijainti- tai kuviomerkiksi on merkityksetöntä tavaramerkin tosiasiallista käyttöä arvioidessa. Hakijan rekisteröinnin yhteydessä rastittama kohta kuviomerkki ei ollut merkityksellinen tavaramerkin suojan ulottuvuuden kannalta. Sanallista kuvausta katkoviivojen käytön yhteydessä sijaintimerkin selitteenä ei vaadittu oikeuskäytännössä eikä säännöksissä, eivätkä niiden osalta annetut EUIPO:n säännökset olleet EU-oikeuden tulkinnassa sitovia. Unionin yleinen tuomioistuin oli arvioinut oikein erojen olevan tosiasiallisessa käytössä esiintyneen merkin ja rekisteröidyn tavaramerkin välillä luonteeltaan mitättömiä. EUT katsoi, että tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty. EUT hylkäsi valituksen ja määräsi valittajan maksamaan kulut.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio T-68/16
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-223/18 P (englanniksi)
(SP)