EUT antoi ratkaisun koskien toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä kansainvälisessä EU-tavaramerkkiä koskevassa loukkauskanteessa

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 27. huhtikuuta ratkaisun asiassa C-104/2022 (Lännen MCE v. Berky ja Senwatec). Asiassa oli kyse tavaramerkkiasetuksen ((EU) 2017/1001) 125 artiklan 5 kohdan tulkinnasta, joka koskee toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä EU-tavaramerkkejä koskevissa loukkauskanteissa.

Suomeen sijoittautunut yhtiö Lännen MCE nosti tammikuussa 2020 markkinaoikeudessa (MAO) loukkauskanteen kahta Saksaan sijoittautunutta samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, Berkyä ja Senwatecia, vastaan tavaramerkkiloukkauksesta. Lännen MCE valmistaa mm. monitoimiruoppauskoneita, joita se myy EU-tavaramerkillä WATERMASTER. Myös Berky ja Senwatec myyvät samankaltaisia koneita.

Lännen MCE esitti ensinnäkin Senwatecin loukanneen sen tavaramerkkiä Suomessa käyttämällä maksullista indeksointia Suomessa internet-hakukoneessa (www.google.fi) siten, että Watermaster-sanalla tehdyn haun tuloksena näkyy Senwatecin tuotteita koskeva mainos, jossa oli linkki Senwatecin verkkosivuille. Toisekseen Lännen MCE esitti Berkyn loukanneen sen tavaramerkkiä käyttämällä Flickr.com-kuvanjakopalvelussa Berkyn koneista otettujen, vapaasti saatavilla olevien kuvien luonnollista indeksointia metatunnisteella, joka sisältää avainsanan ”Watermaster”. Berky ja Senwatec kiistivät markkinaoikeuden toimivallan asiassa sillä perusteella, että väitetyt loukkaustoimet eivät niiden mukaan ole tapahtuneet Suomessa, koska niiden  myynninedistämistoimet eivät ole suuntautuneet Suomeen eikä Suomi ole niiden markkina-aluetta.

Tavaramerkkiasetuksen ((EU) 2017/1001) 125 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mikäli vastaajalla on kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa, kantajan on nostettava kanne kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Asetuksen 125 artiklan 5 kohdassa säädetään kuitenkin, että kantaja voi nostaa kanteen myös sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua. Markkinaoikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää EUT:lle ennakkoratkaisupyynnön koskien EU:n tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan tulkintaa koskien toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä. MAO esitti EUT:lle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Yritys A on sijoittautunut jäsenvaltioon X, jossa on sen kotipaikka, ja käyttänyt internetsivustolla mainoksessa tai avainsanana merkkiä, joka on sama kuin yrityksen B EU‑tavaramerkki.

1) Voidaanko edellä mainitussa tilanteessa mainonnan katsoa olevan suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y, jonka alueella yrityksellä B on kotipaikka, ja onko EU‑tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin jäsenvaltiossa Y toimivaltainen tutkimaan EU‑tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen EU‑tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan nojalla, jos sähköisesti julkaistussa mainoksessa tai siihen linkitetyllä mainostajan internetsivustolla ei ole ainakaan nimenomaisesti täsmennetty tuotteiden maantieteellistä toimitusaluetta tai nimenomaisesti suljettu mitään yksittäistä jäsenvaltiota toimitusalueen ulkopuolelle? Voidaanko asiassa ottaa huomioon niiden tavaroiden luonne, joita mainos koskee, ja se, että yrityksen A tuotteiden markkina‑alue on väitetysti maailmanlaajuinen ja kattaa siten koko Euroopan unionin alueen mukaan lukien jäsenvaltion Y?

2) Voidaanko edellä mainitun mainonnan katsoa olevan suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y, jos mainos on tullut esille jäsenvaltion Y kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävällä hakukoneen internetsivustolla?

3) Jos vastaus kysymykseen 1 tai 2 on myöntävä, mitä muita seikkoja on tällöin mahdollisesti otettava huomioon ratkaistaessa, onko mainos suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y?”

EUT totesi ensinnäkin, että on määritettävä, voidaanko vastaajien väitettyjen loukkaustoimien perusteella katsoa, että kyseessä on riittävä liittymäkohta siihen jäsenvaltioon, jonka alueella sijaitsevan tuomioistuimen käsiteltäväksi tavaramerkin loukkauskanne on saatettu tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan nojalla. EUT korosti lisäksi, että on muistettava, että loukkauskannetta käsittelevän tuomioistuimen toimivallan selvittämistä ei ole rinnastettava kyseisen kanteen asiakysymyksen tutkimiseen.

Edelleen EUT totesi, että olisi kohtuutonta vaatia loukkauskannetta käsittelevää tuomioistuinta tutkimaan perusteellisesti tällaiset monimutkaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat siinä vaiheessa, kun se arvioi asetuksen mukaista kansainvälistä toimivaltaansa. Näin ollen seikat, joiden perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että loukkaustoimet ovat voineet tapahtua tai uhkaavat tapahtua jäsenvaltion alueella, riittävät siihen, että EU‑tavaramerkkejä kyseisessä jäsenvaltiossa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan nojalla. Aikaisempaan oikeuskäytäntöönsä tukeutuen EUT totesi, että säännöksen soveltaminen edellyttää loukkaajan aktiivista toimintaa sekä riittävää liittymäkohtaa jäsenvaltioon, jonka yleisölle mainosten esittäminen on kohdennettu.

EUT vastasi ennakkoratkaisukysymyksiin, että tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että EU‑tavaramerkin haltija, joka katsoo kärsineensä vahinkoa siitä, että kolmas on ilman hänen suostumustaan käyttänyt tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä verkossa esitettävissä mainoksissa ja myyntitarjouksissa, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, voi nostaa loukkauskanteen tätä kolmatta vastaan sen jäsenvaltion EU‑tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, jonka alueella ne kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat, joille tällaiset mainokset tai myyntitarjoukset on tarkoitettu, huolimatta siitä, että kyseinen kolmas ei nimenomaisesti ja yksiselitteisesti mainitse tätä jäsenvaltiota niiden alueiden joukossa, joille kyseiset tavarat voitaisiin toimittaa, jos tämä kolmas on käyttänyt merkkiä turvautumalla maksulliseen indeksointiin sellaisella hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää tämän jäsenvaltion ylätason verkkotunnusta. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä pelkästään siitä syystä, että kyseinen kolmas on turvautunut tavaroidensa kuvien luonnolliseen indeksointiin yleisellä ylätason verkkotunnuksella toimivassa sähköisessä kuvanjakopalvelussa käyttämällä metatunnisteita, joissa avainsanana on kyseessä oleva tavaramerkki.

Toisin sanoen EUT katsoi, että verkkosivuille linkitetyistä Google-mainoksista maksaminen (maksullinen indeksointi) osoitteessa google.fi on riittävä liittymäperuste suomalaisten tuomioistuinten toimivallan kannalta. Kuitenkin siltä osin, kun kyse on merkin käytöstä metatunnisteena sähköisessä kuvanjakopalvelussa (luonnollinen indeksointi), tämän edellytyksen ei voida katsoa täyttyvän.

EUT:n ratkaisu on luettavissa täältä.

Kuva: Unsplash, Christian Wiediger