EUIPO mitätöi vilpillisessä mielessä haetun TESLA-tavaramerkin

Tesla voitti hiljattain tavaramerkin kumoamiskanteen, jossa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) totesi, että EU-tavaramerkki oli jätetty vilpillisessä mielessä.

EUIPO:n mitättömyysosasto antoi 17. joulukuuta ratkaisunsa, jossa se mitätöi Capella Eoodin vuonna 2022 EU-tavaramerkin sanalle ”TESLA”.

Tesla haki vuonna 2022 ”TESLA” -tavaramerkin mitättömäksi julistamista, sillä hakemus oli sen mielestä jätetty vilpillisessä mielessä EU-tavaramerkkiasetuksen (EUTMR) 59 artiklan (1)(b) mukaisesti. Teslan väitteidne mukaan Capella Eoodia edustava Erich Auer (E.A) on tunnettu itävaltalainen tavaramerkkitrolli, joka hakee perusteettomasti tavaramerkkejä tarkoituksenaan estää kolmansien osapuolien tavaramerkkien rekisteröinnit ja kiristää korvauksia. Teslan mukaan kyse on järjestelmällisestä toiminnasta, jossa E.A käyttää postilaatikkoyhtiöiden verkostoa, joiden kautta hän tekee tuhansia tavaramerkkihakemuksia eri jäsenvaltioissa maksamatta hakemusmaksuja. Tarkoituksena oli estää myöhemmät rekisteröinnit vetoamalla etuoikeuteen. Tesla väitti, että toiminnalla halutaan strategisesti estää sen toimintaa, sillä se on yksi maailman tunnetuimmista sähköautoja valmistavista yhtiöistä.

Capella Eoodin mukaan Teslan syytökset olivat perusteettomia ja herjaavia. Perusteluiden mukaan tavaramerkkiä oli haettu tietämättä Teslan toiminnasta ja näin ollen Tesla olisi loukannut jo vuosien ajan aiempaa oikeutta.

Ratkaisussa mitättömyysosasto katsoi, että tavaramerkin haltija oli toiminut vilpillisessä mielessä. Arviointi kiteytyi siihen, oliko hakijan aikomus hakemuksen tekohetkellä vilpittömän kauppa- ja liiketavan vastainen. Mitättömyysosasto tukeutui vilpillisen mielen arvioinnissa ratkaisuihin Sky (C-371/18) ja Koton (C-104/18). Näiden perusteella arvioinnissa huomioitiin tavaramerkin tarkoitus, hakemuksen jättämisen olosuhteet sekä muut hakemiseen liittyvät väärinkäytökset tai esteelliset tarkoitukset.

Ratkaisun mukaan hakemuksen ajankohta viittasi siihen, että haltija oli tietoinen Teslan kasvavasta maineesta. Tavaramerkkiä oli haettu pian sen jälkeen, kun Tesla oli tullut kansainvälisesti tunnetuksi esimerkiksi Tesla Roadsterin ensiesittely oli juuri pidetty. Vilpillisen mielen puolesta puhui myös todisteet, jotka osoittivat, että tavaramerkin haltija oli tehnyt aiempia hakemuksia postilaatikkoyhtiöiden kautta, joita oli hylätty tai peruutettu ilman rekisteröintiä. Mitättömyysosaston mielestä tämä kuvasti EU:n tavaramerkkijärjestelmän hyväksikäyttöä taloudellisen edun saavuttamiseksi.

Tavaramerkin haltija oli myös todisteiden mukaan käyttänyt menettelyllisiä viivästyksiä ja tavaramerkin toistuvia siirtoja, joilla pyrittiin luomaan keinotekoisia esteitä. Mitättömyysosato katsoi, että tavaramerkin haltijan toiminta poikkesi rehellisistä kaupallisista käytännöistä ja pyrkimyksenä oli estää Teslan toiminta Euroopassa ja hyötyä taloudellisesti. Tavaramerkkiä ei ollut aikomusta käyttää tosiasiallisesti.

Ratkaisu korostaa EUIPO:n kielteistä kantaa tavaramerkki ”trolleihin”. Tavaramerkkihakemuksella tulee olla todellinen liiketoimintatarkoitus, eikä niitä tulisi käyttää ainoastaan tarkoituksena estää strategisesti toisen yrityksen toiminta.

Alkuperäisen uutisen löydät täältä.

Kuva: Unspalsh/ Vlad Tchompalov