Deckers Outdoor vs. Australian Leather – kiista UGG-tavaramerkistä

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa lampaannahasta ja fleece-kankaasta tehtyjä kenkiä valmistavat yritykset, eivät voi saada tavaramerkkiä ugg-termille. Ugg-termi liitetään usein kyseisistä materiaaleista valmistettuihin ja tietyn mallisiin kenkiin ja on siksi liian yleinen tavaramerkin saamiseksi. Siitä huolimatta, että Yhdysvalloissakaan ei voi saada tavaramerkkiä, jos termi on liian yleinen tai yleisesti käytetty, ugg-termi on kuitenkin onnistunut saamaan tavaramerkin Yhdysvalloissa. Kyseisen tavaramerkin omistaa kanteen nostanut Deckers Outdoor.

Vuonna 2016 Australian Leather möi 14 tuotetta yhdysvaltalaisille asiakkaille ja nämä myynnit olivat tavaramerkkirikkomuksen perusteena. Vastauksena kanteeseen Australian Leather esitti, että Deckersille kuuluvaa tavaramerkkiä koskevat rajoitukset tulisi poistaa, koska sen mukaan ugg-termi on yhtä yleinen Yhdysvalloissa kuin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tämän lisäksi Australian Leather pyrki ajamaan kantaansa myös sillä perusteella, että Yhdysvalloissa tulisi soveltaa ulkomaalaisen vastineen oppia (foreign equivalents doctrine). Kyseisen opin mukaan henkilö tai yritys ei voi rekisteröidä tavaramerkkiä ulkomaisen yleissanan päälle, jos tämä tavaramerkkinimitys estää kilpailijoita nimeämästä tuotteita sellaiseksi, mitä se on vieraalla kielellä ja, jolla sen asiakkaat tuntevat tuotteet parhaiten. Australian Leather väitti vielä näiden lisäksi, että Deckers Outdoor johtaa asiakkaitaan harhaan vihjaamalla, että heidän tuotteensa on valmistettu Australiassa.

Yhdysvalloissa kumpikin tuomioistuin katsoi, ettei ugg-termi ollut riittävän yleinen Yhdysvalloissa, jotta tavaramerkin rekisteröinti oltaisiin voitu perua. Tämän lisäksi ne ottivat kantaa ulkomaalaisen vastineen oppiin ja totesivat, että sitä käytetään tavallisesti analysoimaan muita kuin englanninkielisiä sanoja, joita käytetään Amerikan markkinoilla. Tuomioistuimet katsoivat myös ratkaisussaan, ettei Decers Outdoor johda asiakkaita harhaan vihjailemalla, että tuotteet olisivat tehty Australiassa siitä huolimatta, että niissä lukee ”UGG Australia”. Australian Leather velvoitettiin maksamaan noin 380 tuhatta euroa korvauksia Deckers Outdoorille. Tämän lisäksi Australian Leather sai pysyvän kiellon käyttää UGG-merkkiä tai nimitystä missään muodossa minkä tahansa tuotteen myymisen yhteydessä Yhdysvalloissa tai muualla sen alueella.

Pääset lukemaan koko uutisen englanniksi täältä.

Kuva: iStockphotos