Yhteisön tavaramerkin tosiasiallinen käyttö

(IPRinfo 3/2008)

Tavaramerkin tosiasialliselle käytölle ei voi asettaa etukäteen tarkkoja sääntöjä. Tosiasiallisuutta arvioitaessa on punnittava kaikkia merkityksellisiä faktoja ja olosuhteita.

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen (40/94) 15 artiklan mukaan tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden kuluessa ole otettu tosiasialliseen käyttöön. Vastaava säännös löytyy yhteisön tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 12 artiklasta.

Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei määritellä tavaramerkkidirektiivissä eikä -asetuksessa. Milloin tavaramerkin käyttöä voidaan pitää tosiasiallisena?

EYT on muotoillut yleiset periaatteet
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) ratkaisut C-40/01 Ansul, C-259/02 La Mer Technology ja C-416/04-P Vitafruit määrittävät keskeisimmät oikeusperiaatteet, joiden avulla arvioidaan yhteisön tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta. Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää, että käyttö on toteuttanut tavaramerkin erottamis- ja alkuperäfunktioita.
Tavaramerkkiä on käytettävä identifioimaan merkillä suojattujen tavaroiden alkuperä ja erottamaan merkillä varustetut tavarat muista markkinoilla olevista vastaavista tavaroista. Lisäksi merkkiä on hyödynnettävä taloudellisesti, ja merkin käytön on liityttävä jo markkinoilla oleviin tuotteisiin tai sellaisiin markkinoille liikkeeseen laskettaviin tuotteisiin, joiden osalta yritys on jo ryhtynyt merkin käyttöön esimerkiksi mainoskampanjoiden avulla.

Tavaramerkin käytön ei aina tarvitse olla määrällisesti merkityksellistä, vaan huomiota on kiinnitettävä merkillä varustettujen tuotteiden ominaisuuksiin, markkinoiden ominaispiirteisiin sekä käytön laajuuteen ja yleisyyteen.

Merkin käytön on suuntauduttava ulospäin eikä yrityksen sisäistä käyttöä siten pidetä merkin tosiasiallisena käyttönä. Tosiasiallista käyttöä ei myöskään ole merkin käyttäminen pelkästään rekisteröinnin ylläpitämiseksi.

Arvioitaessa, onko merkin taloudellinen hyväksikäyttö tosiasiallista, ja katsotaanko sen kyseisillä markkinoilla luovan tai säilyttävän markkinaosuutta, on huomiota kiinnitettävä kaikkiin merkityksellisiin faktoihin ja olosuhteisiin.

Tavaramerkin käyttö luo markkinaosuutta
Arvioitaessa yhteisön tavaramerkin käytön mahdollisuutta säilyttää tai luoda markkinaosuutta, ovat EYT:n mukaan merkittäviä seikkoja merkin käytön säännöllisyys ja se, käytetäänkö tavaramerkkiä haltijan kaikkien identtisten tuotteiden tunnuksena vai ainoastaan osassa tuotteista.

EYT:n mukaan ei ole mahdollista ennakolta päättää, millaisia vaatimuksia tosiasiallisuudelle tulee asettaa. Näin ollen ei voida esittää näytölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista mitään sääntöä, joka rajoittaisi OHIMin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (EOT) tai EYT:n mahdollisuuksia ottaa huomioon kaikkia tapauksen olosuhteita.
Tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi voidaan laskea jopa merkin käyttö vain yhden merkillä varustettuja tuotteita maahantuovan asiakkaan toimesta, jos voidaan osoittaa, että maahantuonnilla on merkin haltijalle tosiasiallista taloudellista merkitystä.

OHIMilla suuntaviivat tosiasiallisen käytön arvioinnille
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit, OHIM) on laatinut suuntaviivat, jotka helpottavat yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön arviointia.

Merkin käytön tosiasiallisuuden edellytysten on täytyttävä kaikkien suuntaviivojen edellyttämien osa-alueiden kohdalla, jotta merkin käyttöä voidaan pitää tosiasiallisena. Näitä osa-alueita ovat tavaramerkin käytön luonne, paikka, aika ja laajuus sekä käyttö niille tavaroille ja palveluille, joille merkki on rekisteröity.

Tavaramerkkiä tulee käyttää julkisesti liiketoiminnan yhteydessä sen laajuuden edellyttämällä tavalla ja nimenomaan tavaramerkkinä. Tosiasiallinen käyttö edellyttää lisäksi merkin käyttämistä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden vastaavista.

Yleensä merkki kiinnitetään tuotteeseen, mutta yhteys tavaramerkin ja tuotteen välille voidaan muodostaa myös mainonnalla. Riittää, että osoitetaan selkeä yhteys tavaramerkin käytön ja sen suojaamien tuotteiden välillä, sillä merkin tulee toimia linkkinä tuotteiden valmistajan ja itse tuotteen välillä.

Palveluiden yhteydessä merkin liittäminen itse palveluun on yleensä mahdotonta, ja tavaramerkin käyttäminen liiketoiminnan asiakirjoissa, kuten laskuissa ja hinnastoissa on riittävää. Kun tuotteita myydään internetin välityksellä, ei tavaramerkkiä liitetä välttämättä laisinkaan itse tuotteeseen. Tällaisessa tilanteessa merkin käyttö internet-sivuilla tulee yleensä lukea merkin tosiasialliseksi käytöksi.

Merkin käyttämisen on kohdistuttava asiakkaisiin
Pelkkä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden varastointi, käytön valmistelu tai käyttö yhtiön sisällä ei riitä, vaan käytön on ilmettävä myös potentiaalisille asiakkaille.

Oikeuskäytännön (C-40/01 Ansul) mukaan valmisteleviakin toimenpiteitä voidaan pitää tosiasiallisena käyttönä, jos toimenpiteet näkyvät potentiaalisille asiakkaille esimerkiksi mainonnan muodossa. Viime kädessä on aina harkittava tapauskohtaisesti, täyttyvätkö tosiasiallisen käytön edellytykset.

Tavaramerkkiä tulee käyttää sillä alueella, jolla merkki on saanut yksinoikeuden. Jos OHIMissa väitemenettelyn perusteena oleva aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, täytyy sen käytön olla tapahtunut yhteisön alueella.

Tosiasiallisena käyttönä yhteisön alueella pidetään käyttöä yhdessä yhteisön jäsenmaassa tai osassa jäsenmaata. Melko rajoitettuakin käyttöä voidaan pitää olennaisessa osassa tapahtuvana käyttönä, jos sitä pidetään tosiasiallisena käyttönä kaikki olosuhteet huomioon ottaen. Aiemman kansallisen tavaramerkin käytön tulee olla tosiasiallista kansallisen lain edellyttämällä tavalla.

Vain viiden viimeisen vuoden ajalta esitetty näyttö merkin käyttämisestä otetaan väitemenettelyssä OHIMissa huomioon. Tätä aikaisemmin tai myöhemmin tapahtuneella käytöllä ei ole merkitystä.

Käytön ei ole tarvinnut kestää viittä vuotta, vaan sen tulee olla tapahtunut jonakin hetkenä tämän viiden vuoden ajanjakson kuluessa. Jos merkkiä ei ole käytetty, suojan säilymiseksi ei riitä se, että merkillä katsotaan olevan vielä goodwill-arvoa tai tunnettuutta asiakaskunnan keskuudessa.

Tarkoituksena taloudellisen arvon luominen
Käytön laajuutta arvioidessaan OHIMin väiteosasto yrittää päätellä, onko tavaramerkin haltija vakavissaan pyrkinyt luomaan tavaramerkilleen taloudellisen aseman niillä markkinoilla, joille tuote on lanseerattu.

Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa kyseisen alan luonne, markkinatilanne, liiketoiminnan laajuus, merkin saavuttama erottamiskyky ja tavaran markkinoilla saavuttama asema sekä se, onko kyseessä päivittäistavara vai erityiselle asiantuntijapiirille tarjottu tavara.

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti käytön taloudelliseen volyymiin ja ajanjaksoon sekä siihen, kuinka usein merkkiä on käytetty (T-334/01 Hippovit). Kaikkien edellä esitettyjen arviointikriteerien ei tarvitse toteutua kerralla.
Jos merkkiä on käytetty usein ja pitkän ajan kuluessa, ei merkin käytön taloudellisen volyymin tarvitse olla niin suurta kuin tapauksessa, jossa merkkiä on käytetty vain harvoin tai lyhyemmän ajanjakson kuluessa (T-203/02 Vitafruit).

Mitä vähemmän merkkiä on käytetty, sitä suurempi näyttötaakka merkin haltijalla on siitä, että käyttö on ollut tosiasiallista (T-334/01 Hippovit). Vaikka tuotto olisi ollut minimaalinen esimerkiksi alhaisen markkinaosuuden tai pienten myyntitulojen vuoksi, voi merkin käyttö siitä huolimatta olla riittävää (T-334/01 Hippovit).

Tosiasiallisena käyttönä on pidetty mm. 360 kahvikilon myyntiä (R 196/2002-4 Tazza D’Oro/Plazza D’Oro) sekä yhden 565 000 ranskan frangin arvoisen laser-laitteen myymistä ja siihen liittyvien asiakirjojen esittämistä (OD 1390/2001 Focus/Focus Dynamics).

Käytettävä niille tuotteille joille merkki on rekisteröity
Yhteisön tavaramerkkiä tulee käyttää niiden tavaroiden yhteydessä, joiden suojaksi se on rekisteröity. Jos tavaramerkkiä on käytetty vain osalle sen suojaamista tavaroista, tavaramerkin oikeussuoja kohdistuu vain näihin tavaroihin.

Inkontinenssisuojissa käytetyn tavaramerkin ei katsottu olleen käytetty tavaraluokissa farmaseuttiset valmisteet, eläinlääke- ja desinfiointiaineet, vaikka suojien voitiin katsoa kuuluvan luokkaan farmaseuttiset valmisteet (R 807/2000-3 Demara/Demar Antibioticos S.A.). Myöskään tavaramerkin käyttämistä valmispizzojen ja -pastojen yhteydessä ei pidetty merkin käyttönä viljavalmisteissa (OD 1196/2001 Pizza del Arte).

Tavaramerkkiä on käytettävä juuri niille tuotteille, joille se on rekisteröity, eikä riitä, että tavaramerkkiä käytetään samaan kategoriaan kuuluvien tuotteiden yhteydessä. Se, että merkkiä on käytetty kengille, ei ole merkin käyttämistä ortopedisille jalkineille.

Mikäli tavaramerkki on rekisteröity laajalle kategorialle tavaroita, ei merkin tosiasiallinen käyttö vain osan kategoriaan kuuluvien tuotteiden yhteydessä tule koko kategorian hyväksi, vaan tavaramerkkioikeus säilyy vain sille osalle laajaa kategoriaa, jonka osalta merkkiä on tosiasiallisesti käytetty (T-126/03 Aladdin).

Marianne Varhela
Associate
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Artikkeli perustuu kirjoittajan pro gradu -tutkielmaan Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tavaramerkkioikeuksien säilymisen edellytyksenä.

LINKIT:
Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisut ja julkisasiamiehen lausunnot suomeksi.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kotisivu (englanti).
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/