Yhdysvaltain tavaramerkkijärjestelmä

(IPRinfo 3/2003)

Tavaramerkkioikeudellisen sääntelyn lähtökohta Yhdysvalloissa on sama kuin Suomessa: tavaramerkin perustehtävänä on erottaa elinkeinonharjoittajien tavarat ja palvelut toisistaan. Yhdysvaltalainen tavaramerkkijärjestelmä eroaa kuitenkin monilta osin suomalaisesta järjestelmästä.

Pääasiallisena erona voidaan pitää sitä, että USA:ssa tavaramerkin todellisella käytöllä on suurempi merkitys oikeuden syntyvaiheessa kuin Suomessa. Yhdysvalloissa jo tavaramerkin käyttö elinkeinotoiminnassa saa aikaan yksinoikeuden tavaramerkkiin.

Suomessa yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä merkki Patentti- ja rekisterihallituksessa. Suomessakin on tosin mahdollista saada oikeus tavaramerkkiin vakiinnuttamisen kautta, mutta tämä on kuitenkin rekisteröintiin verrattuna harvinaisempi ja epävarmempi tapa. Euroopan yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ei tunne lainkaan mahdollisuutta saada yksinoikeus vakiinnuttamisen kautta, vaan yksinoikeus on mahdollista saada ainoastaan rekisteröimällä merkki.

Kahden tason tavaramerkkejä

Yhdysvalloissa on ns. dualistinen tavaramerkkijärjestelmä. Tämän mukaan tavaramerkkioikeus voi olla voimassa joko tietyssä/tietyissä osavaltioissa tai se voi olla voimassa koko liittovaltion alueella. Tavaramerkkejä sääntelee liittovaltiolaki Lanham Act sekä osavaltiolait. Näiden lisäksi Yhdysvalloissa oikeuskäytännöllä on muiden common law -maiden tavoin merkittävä rooli.

Pääsääntönä on, että tavaramerkkioikeudellista suojaa saa se, joka ensimmäisenä on käyttänyt merkkiä elinkeinotoiminnassaan, eikä siis se, joka on ensimmäisenä rekisteröinyt tavaramerkkinsä, kuten Suomessa. Rekisteröimättömän, mutta elinkeinotoiminnassa käytettävän tavaramerkin yhteydessä voidaan käyttää TM -symbolia. Symbolin käyttämisellä tavaramerkinhaltija informoi muita siitä, että kyseinen merkki on hänen käytössään oleva tavaramerkki. Palveluja koskevien merkkien yhteydessä käytetään samaan tapaan symbolia SM. Näiden symbolien käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Tavaramerkkioikeus voidaan myös rekisteröidä, vaikka rekisteröinnillä ei olekaan konstitutiivista vaikutusta. Jos tavaramerkin käyttö ulottaa vaikutuksensa vain tietyn osavaltion alueelle, merkki voidaan rekisteröidä osavaltion rekisteriin. Jos tavaramerkin käyttö sen sijaan ulottaa vaikutuksensa laajemmalle kuin yhden osavaltion alueelle (interstate commerce), merkki voidaan rekisteröidä liittovaltion rekisteriin patentti- ja tavaramerkkitoimistolle (USPTO) osoitetulla hakemuksella. Rekisteröinti kattaa tällöin koko liittovaltion alueen.

Liittovaltiorekisteröinti

Tavaramerkki voidaan rekisteröidä USPTO:ssa, jos merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa tuotteissa tai palveluissa, jotka ylittävät osavaltioiden tai liittovaltion rajat tai merkillä on vaikutusta tällaiseen elinkeinotoimintaan. Esimerkiksi vain yhdessä osavaltiossa sijaitseva hotelli voi rekisteröidä tavaramerkkinsä liittovaltion rekisteriin, jos sen asiakaskunta ulottuu osavaltiota laajemmalle.

Internetissä tehdyn markkinoinnin ansiosta tavaramerkin käyttö ulottaa vaikutuksensa laajemmalle kuin yhden osavaltion alueelle yhä useammin. Tästä syystä koko liittovaltion kattamat rekisteröinnit ovatkin yleistyneet. Tosin pelkkää Internet -sivujen ylläpitämistä ei pidetä elinkeinotoiminnan harjoittamisena, vaan edellytetään, että merkkiä todella käytetään elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen tunnuksena.

USPTO:ssa rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä voidaan käyttää R -kirjainta ympyrän sisällä (® -symbolia) osoittamassa, että kysymys on USPTO:ssa rekisteröidystä merkistä.

Tavaramerkin rekisteröinti USPTO:ssa on mahdollista myös sillä perusteella, että jossain Pariisin yleissopimukseen kuuluvassa jäsenvaltiossa on laitettu vireille tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus. Tällöin rekisteröintiä voidaan hakea Yhdysvalloissa USPTO:ssa kuuden kuukauden kuluessa aiemman hakemuksen jättämisestä. Prioriteettiin perustuvan rekisteröinnin yhteydessä ei edellytetä, että kyseistä merkkiä olisi aiemmin käytetty elinkeinotoiminnassa. Rekisteröinnin edellytykset käsitellään kuitenkin Yhdysvaltain lainsäädännön perusteella.

”Intent to use” tuo alustavan rekisteröinnin

Vaikka pääsääntönä on, että tavaramerkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa jo sitä rekisteröitäessä, on tavaramerkeille kuitenkin mahdollista saada ns. intent to use- rekisteröinti. Tällainen alustava rekisteröinti on mahdollista saada sellaiselle merkille, jota ei vielä ole käytetty elinkeinotoiminnassa, mutta jonka haltija ilmoittaa, että merkkiä tullaan myöhemmin käyttämään elinkeinotoiminnassa.

Alustavan rekisteröinnin avulla on mahdollista estää muilta samaa tai samankaltaista merkkiä koskeva myöhempi rekisteröinti. Tavaramerkin käyttö on kuitenkin aloitettava kuuden kuukauden kuluessa, jonka osoittamiseksi on toimitettava ”Statement of Use”- ilmoitus käytön aloittamisesta USPTO:lle. Merkin käytön aloittamista voidaan kuitenkin lykätä enintään kolmella vuodella alustavan rekisteröinnin tekemisestä laskien.

Supplemental Register antaa osittaisen suojauksen

Erikoinen piirre Yhdysvaltain tavaramerkkien rekisteröintikäytännössä on myös ns. täydentävä rekisteri eli Supplemental Register. Täydentävässä rekisterissä on merkkejä, jotka eivät täytä varsinaiseen rekisteriin kelpuutettavilta tavaramerkeiltä vaadittavia edellytyksiä, eli ne eivät yleensä ole erottamiskykyisiä. Esimerkiksi joitakin luonteeltaan kuvailevia merkkejä voidaan rekisteröidä täydentävään rekisteriin.

Myös täydentävässä rekisterissä olevia merkkejä on täytynyt kuitenkin käyttää tavaramerkkioikeudellisessa merkityksessä eli erottamaan merkin haltijan tavarat tai palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Merkintä luo olettaman merkinhaltijan oikeudesta kyseiseen merkkiin ja pienentää sen todennäköisyyttä, että joku muu alkaisi käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä elinkeinotoiminnassaan.

Täydentävään rekisteriin merkitsemisellä ei luonnollisestikaan saavuteta samanlaisia etuja kuin merkinnällä varsinaiseen rekisteriin, mutta nämä merkit voivat saada osittaista suojaa. Jos merkki kuitenkin on täydentävässä rekisterissä viisi vuotta ja merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa koko tämän ajan, se voidaan siirtää varsinaiseen tavaramerkkirekisteriin. Merkki on tällöin käytön perusteella saavuttanut varsinaiseen rekisteriin merkitsemiseen tarvittavan erottamiskyvyn ja saanut näin uuden merkityksen.

Täydentävän rekisterin ehkä tärkein etu on kuitenkin se, että siinä olevat merkit ovat USPTO:n tietokannassa, josta kolmannet osapuolet ja rekisteriviranomaiset voivat todeta merkin olevan käytössä, kun he tekevät hakuja tavaramerkkitietokannassa ja tutkivat myöhemmin tulleita hakemuksia. He eivät voi kuitenkaan tietää, milloin merkki on saavuttanut varsinaiseen rekisteriin tarvittavan erottamiskyvyn. Näin täydentävään rekisteriin merkitseminen voi estää muilta kyseisen merkin käytön.

Täydentävän rekisterin etuna on myös se, että rekisteröidyn merkin käyttö on huomattavasti helpompi todistaa kuin rekisteröimättömän merkin, mikäli merkin haltija nostaa kanteen mahdollista loukkaajaa vastaan liittovaltion tuomioistuimessa. Myös täydentävässä rekisterissä olevan merkin perässä voidaan käyttää ympyrän sisässä olevaa R -kirjainta (® -symbolia) osoituksena sen rekisteröinnistä.

Miksi rekisteröidä tavaramerkki ?

Tavaramerkin rekisteröinnin ehkä tärkeimpänä etuna verrattuna rekisteröimättömään tavaramerkkiin on, että rekisteröinti luo olettaman, jonka mukaan samaa tai samankaltaista merkkiä myöhemmin käyttävän katsotaan tienneen tavaramerkin rekisteröinnistä. Kysymyksessä on tällöin tahallinen tavaramerkin loukkaaminen, ja tavaramerkin rekisteröineellä on mahdollisuus saada vahingonkorvausta.

Toinen etu tavaramerkin rekisteröinnistä on, että rekisteröinnillä tavaramerkinhaltija saa yksinoikeuden tietylle maantieteelliselle alueelle (osavaltiorekisteröinnillä tietyn osavaltion alueelle, liittovaltiorekisteröinnillä koko USA:n alueelle). Rekisteröimättömän tavaramerkin haltija sen sijaan kantaa riskin siitä, että hän voi menettää oikeutensa laajentaa liiketoimintaansa alkuperäisen alueen ulkopuolelle, mikäli joku toinen käyttää tuolla alueella samaa tai samankaltaista merkkiä samojen tavaroiden tai palvelujen tunnuksena.

Rekisteröidyn tavaramerkin varmuutta korostaa myös se, että ennen tavaramerkin rekisteröintiä suoritetaan yleensä ns. tavaramerkkihaku, jossa selvitetään onko kyseinen merkki tai samankaltainen merkki jo käytössä. Tällä voidaan välttyä siltä, että markkinointiin ja liiketoimintaan käytetyt varat menisivät hukkaan, jos tavaramerkin käyttöä ei myöhemmin voitaisikaan jatkaa.

Teija Tuomola, OTK
Miesmäki Oy

Kirjoittaja osallistui Digitaalinen media- ja immateriaalioikeus -koulutusohjelmaan 2002-2003. Kirjoitus perustuu hänen Yhdysvaltojen koulutusjaksolla keräämäänsä tietoon.

Yhdysvaltain tavaramerkkiviraston ohjeita ja lomakkeita tavaramerkin rekisteröimiseksi:
http://www.uspto.gov/teas/index.html