Vilpillinen mieli – este tavaramerkin vakiinnuttamiselle?

(IPRinfo 4/2009)

Vaikka Suomen lainsäädännössä ei ole nimenomaista säännöstä vilpillisen mielen vaikutuksesta tavaramerkkien vakiinnuttamiseen, näyttäisi perustellulta rinnastaa vakiinnuttaminen rekisteröintiin.

Tavaramerkkilaissa (14 § 1 mom 7 kohta) määrätään, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen käyttämään tavaran tunnusmerkkiin, josta hakija on ollut tietoinen eikä hän itse ole käyttänyt merkkiään ennen toisen käyttöönottoa.

Vastaavanlainen säännös vilpillisen mielen vaikutuksesta vakiinnuttamiseen puuttuu. Vakiinnuttaminen kuitenkin muutoin rinnastetaan rekisteröintiin (2 §:n 1 mom). Koska yksinoikeus tavaramerkkiin saavutetaan kummallakin tavalla, herää kysymys siitä, muodostaako vilpillinen mieli esteen kummallekin vai ainoastaan rekisteröinnille.

Vakiinnuttamisen edellytykset on lueteltu laissa
Tavaramerkkilain (2 §:n 3 mom) mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se on (a) tässä maassa (b) asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä (c) yleisesti tunnettu (d) haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

Merkin käyttö ei kuitenkaan rajoitu Suomeen vaikka tämä onkin pääsääntö. Poikkeustapauksessa kysymyksessä voi olla tavaramerkki, joka on tullut yleisesti tunnetuksi esim. kansainvälisten lehtien tai ulkomaisten televisiokanavien kautta.
Kohderyhmällä tarkoitetaan lähinnä niitä tahoja, jotka tavalla tai toisella tulevat tekemisiin tuotteen tai palvelun kanssa. Esimerkiksi kirurgit muodostavat kohdeyleisön leikkausvälineille ja maanviljelijät maatalouskoneille. Kulutustavarat luonnollisesti laajentavat kohderyhmää ”keskivertokuluttajiin”. Kysymys on siis siitä henkilöryhmästä, johon elinkeinonharjoittaja tavaramerkkiä hyödyntäen suuntaa markkinointinsa.

Tunnettuuskriteeri ei sekään ole yksiselitteinen. Lähtökohdaksi voidaan kuitenkin valita kohderyhmään kuuluvien määrä.
Usein on viitattu korkeimman oikeuden ratkaisuun 1987:11, jossa KKO katsoi, että Adidas oli vakiinnuttamalla saanut yksinoikeuden urheilujalkineissa olevaan, kengänpäällyksen väristä selvästi erottuvaan kolmeen vinoraitaan.

Taloustutkimus Oy:n kyselyssä nimittäin selvästi yli puolet vastaajista oli yhdistänyt kolmella raidalla varustetun lenkkikengän yhteen valmistajaan ja – ikäjakaumasta riippuen – lähes puolet oli ilmoittanut kengän merkiksi Adidaksen. Lisäksi painoarvoa annettiin sille, että näitä raitoja oli käytetty markkinoinnissa viimeiset kaksikymmentä vuotta.

Toisaalta Tukholman kauppakamarin tavaramerkkilautakunta on katsonut, että erottamiskykyinen tavaramerkki olisi vakiintunut, jos vähintään kolmannes kohderyhmästä tuntee sen. Kuvailevan merkin osalta edellytys on kuitenkin yli puolet. Näitä lukuja ei ole suoraan omaksuttu oikeuskäytännössä, mutta niitä on pidetty suuntaa antavina.

Vakiintumisajankohta on määritettävä tapauskohtaisesti
Tarkan vakiintumisajankohdan määrittäminen on vaikeaa. Vakiinnuttamisen aikavaade on tilannekohtainen, ellei ole käytössä edustavaa tutkimusta. Oikeuskäytännön valossa kyse on yleensä kuitenkin useasta vuodesta.

Niin sanottu käyttöintensiteetti ja käytön laajuus vaikuttavat ajan pituuteen. Intensiivinen käyttö esimerkiksi TV-kampanjan avulla, tai miksei internetissä, voi lyhentää aikaa huomattavastikin. Siirtyminen vakiinnuttamisesta vakiintumisen tilaan on liukuva, ja se määräytyy tilanteen mukaan ja viimeistään arvioitaessa tapausta oikeudessa.

Neljäs tunnusmerkki eli alkuperävaatimus täyttyy, jos kohderyhmä tavaramerkin avulla pystyy erottamaan haltijan tavarat toisista vastaavanlaisista. Riittää siis, että merkki niin sanotusti anonyymisti viittaa tavaroiden alkuperään.

Oikeuslähdeopillisesti ongelmallinen tapaus
Suomen oikeuskäytännössä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohta näyttää tulevan sovellettavaksi lähinnä tilanteissa, joissa myöhempi hakija on ollut agentti- tai jälleenmyyntisuhteessa taikka työsuhteessa aikaisemman merkin haltijaan.
Korkeimman hallinto-oikeuden CABOUCHON -ratkaisussa 1999 ja Helsingin hovioikeuden Turvatori- ja SKC-autotalo -päätöksissä päädyttiin rekisteröinnin epäämiseen niin sanotun kokonaisharkinnan perusteella ja ottaen huomioon edellä viittaamani seikat.

Norjan korkeimman oikeuden Vesta Forsikring AS og Trygg-Hansa AB -tuomiossa (2006) asiaa käsitellään sitä vastoin nimenomaisesti. 1998 antamastaan päätöksestä poiketen oikeus toteaa, että tällainen (Suomen TavaraML 14 § 1 mom 7:n tyyppinen) tapaus Euroopan yhteisön oikeuskäytännön myötä nimenomaan edellyttää lojaliteetin puutetta tai vastaavaa.
Pelkkä tietoisuus ei siis riitä, vaan rekisteröinnin epäämiseen vaaditaan hyvän liiketavan vastaista menettelyä. Tapaus on oikeuslähdeopillisesti ongelmallinen, koska siinä viitataan EU:n harmonisointiviraston OHIMin käytäntöön eikä tavaramerkkidirektiiviin, mutta se antaa kuitenkin viitteen kehityksen suunnasta.

Vaikka norjalaisratkaisu ei tietenkään vastaa kysymykseen siitä, miten pitäisi suhtautua vilpilliseen mieleen vakiinnuttamisen mahdollisena esteenä, sillä on mielestäni merkitystä, mikäli rekisteröinti ja vakiinnuttaminen tulee rinnastaa. Jos Norjassa, jonka laissa on miltei identtinen säännös TavaraML 14 §:n 1 mom 7 kohdan kanssa, päädytään siihen, että pelkkä tietoisuus ei riitä, sama johtopäätös tuntuu perustellulta Suomen osalta.

Vakiintumisen käsite tuli Suomen oikeuteen vasta 1953
Ennen kuin tavaraleima-asetus astui voimaan 1.5.1889, tavaramerkki ei nauttinut lakiin perustuvaa suojaa Suomessa. Tuolloin syntyi mahdollisuus saada yksinoikeus tavaramerkkiin rekisteröimällä. Käyttöön ei liittynyt oikeusvaikutuksia. Riippumatta siitä, että joku oli aiemmin ottanut käyttöön samankaltaisen merkin, rekisteröijällä oli etusija.

Tilanne muuttui vasta vuonna 1953 asetuksen uudistuksen yhteydessä, joka taas oli seuraus Suomen kansainvälisistä sopimusvelvoitteista, jotka edellyttivät, että vakiinnuttamistakin säädellään.

Kuitenkin jo professori Hakulisen vuonna 1945 laatimassa mietinnössä todetaan, että myös rekisteröimätön merkki voi saada oikeussuojaa. Henkilö, joka on aiemmin ottanut tavaramerkin käyttöön, voi nimittäin nostaa kanteen myöhempää käyttäjää kohtaan, jos tämä on tiennyt aikaisemmasta käytöstä. Perusteena voisi Hakulisen mielestä olla joko rikoslaki tai laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

Rekisteröintiä ei aiempi käyttäjä kuitenkaan pystynyt estämään, vaan hän olisi jopa saattanut joutua rekisteröijän kieltokanteen kohteeksi. Tämän epäkohdan korjaamiseksi sisällytettiin säännös asetuksen 4 §:ään 1953.

Käyttöä ei siis enää vuoden 1953 jälkeen voitu sivuuttaa, vaan vakiinnutetut tavaramerkit haluttiin rinnastaa rekisteröityihin. Tässä käytön kynnys kuitenkin näyttää olevan korkeampi kuin vuoden 1964 tavaramerkkilaissa, joka vastaa säännöksen nykymuotoa.

Mielenkiintoisinta on kuitenkin Hakulisen toteamus, että jos rekisteröimättömän merkin myöhemmin käyttöön ottanut on ollut tietoinen aiemmasta käytöstä, häneltä on voitu kieltää merkin käyttö. Kysymys on siis kahdesta rekisteröimättömästä merkistä.

Historiallisessa valossa näyttääkin siltä, että kysymykseen vilpillisen mielen vaikutuksesta vakiinnuttamiseen on jo vastattu, varsinkin ottaen huomioon, että vakiinnuttaminen on käyttöä ”vahvempi” ilmiö. Lisäksi tavaramerkkilain 9 §:n passiviteettisääntö ei näytä erottavan rekisteröityä merkkiä vakiinnutetusta.

Pohjoismaissa menty yhtä jalkaa lainsäädännössä
Ruotsin tavaramerkkilakiin (vuodelta 1884) sisällytettiin eräänlainen vakiinnuttamissuoja jo vuonna 1934. Suomi näyttäisi ottaneen tästä mallia vuoden 1953 asetusmuutokseensa. Nykymuodossaan vakiinnuttamissuoja on otettu Ruotsin tavaramerkkilakiin vuonna 1960.

Ruotsin lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (Lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens) oli 1931 otettu säännös, jonka mukaan oli rangaistavaa käyttää tavaramerkkiä tarkoituksenaan aiheuttaa sekoitettavuutta toisen vakiinnutetun merkin kanssa. Vuoden 1960 lainmuutoksen jälkeen säännös kävi tavaramerkin osalta tarpeettomaksi.

Ottaen huomioon Suomen ja Ruotsin tavaramerkkisäädösten rinnakkainen kehitys on mielestäni perusteltua ajatella, että mainittu ajatuksenkulku sopii myös Suomen oloihin. Hakulisen vuoden 1945 mietinnössä oleva argumentointi vahvistaa mielestäni tämän.

Vaikka nimenomaista säännöstä vilpillisen mielen vaikutuksesta vakiinnuttamiseen ei Suomen tavaramerkkilaissa ole, näyttäisi perustellulta rinnastaa vakiinnuttaminen rekisteröintiin myös tältä osin. Ainakin historialliset ja vertailevat näkökohdat puhuvat tämän puolesta.

Se, että rekisteröinti menetelmänä poikkeaa vakiinnuttamisesta, ei siis vaikuta siihen, että vilpillinen mieli on kummassakin tapauksessa tavaramerkkioikeuden este. Toteen näyttäminen on kuitenkin haaste molemmissa tapauksissa.

Max Oker-Blom
Dosentti,
Johtaja, Oy Karl Fazer Ab

Oikeustapaukset
Korkein hallinto-oikeus (CABOUCHON) KHO 17.9.1999/2525
Helsingin hovioikeus (Turvatori) 10.7.2006 Nro 2194.
Helsingin hovioikeus (SKC-Autotalo) 29.9.2005 Nro 3108
Norjan korkein oikeus (Vesta Forsikring AS og Trygg-Hansa AB) 2006, Nro 2863

Tämä Max Oker-Blomin artikkeli pohjautuu hänen laajempaan artikkeliinsa ”Ond tro som hinder för att ett varumärke skall anses inarbetat och något om varumärkets funktion”, joka on julkaistu Juridiska föreningens tidskrift (JFT) -lehden numerossa 2008 / 5-6 s. 511.
Se on luettavissa myös Edilexissä (edellyttää maksullisia tilaajatunnuksia).
http://www.edilex.fi/lakikirjasto/