Varoituskirje edellyttää varovaisuutta

(IPRinfo 1/2006)

Yritysten immateriaalioikeuksien valvonta ja mahdollisiin loukkauksiin reagoiminen on olennainen osa IPR-strategiaa. Aika ajoin joudutaan arvioimaan sitä, onko yrityksen immateriaalioikeuksia loukattu, ja jos tällainen riski on olemassa, mikä on asianmukainen tapa puuttua tilanteeseen.

Päätöksenteon kohteeksi tulee usein mahdollisen oikeudenloukkauksen kommunikointi epäillylle vastapuolelle. Immateriaalioikeudellisia asioita hoitavien parissa puhutaan tällöin varoituskirjeistä.

Niin kuin kaikessa yritysten viestinnässä, myös varoituskirjeiden muotoilussa on hyvä olla huolellinen. Erityisen tärkeää tämä on niissä tapauksissa, joissa varoituskirjeen vaikutusta halutaan tehostaa lähettämällä kirje epäillyn pääasiallisen oikeudenloukkaajan lisäksi kolmansille osapuolille, esimerkiksi jälleenmyyjille tai tietyn tuotteen jakeluportaaseen.

Korkein oikeus antoi 25.9.2005 mielenkiintoista lisävalaistusta varoituskirjeiden oikeudellista arviointia koskevaan teemaan tapauksessa Rediviva Oy v. Fiskars Oyj Abp (KKO:2005:105, jäljempänä Finman-tapaus).

Korkein oikeus päätyi siihen, että Fiskars Oyj oli toiminut elinkeinotoiminnassaan sopimattomasti, kun se oli lähettänyt kilpailevan tuotteen jälleenmyyjille kirjeen, jossa Fiskars väitti tietyn tuotteen loukkaavan mallioikeuttaan ja kielsi jälleenmyyjiä myymästä tuotetta. Helsingin hovioikeus katsoi kuitenkin myöhemmin kyseistä mallioikeutta koskevassa loukkausoikeudenkäynnissä, että Rediviva Oy:n (Rediviva) kilpaileva tuote eli Finman-harava ei loukannutkaan Fiskarsin rekisteröityä mallioikeutta.

Varoituskirje on ensimmäinen reaktio loukkaukseen
Yrityksen havaitessa, että sen immateriaalioikeuksia mahdollisesti loukataan, yrityksen edustaja tai asiamies ottaa usein kirjeitse yhteyttä vastapuoleen ja kehottaa tätä lopettamaan oikeuksiensa loukkaamisen välittömästi. Vaatimuksen sisältönä voi olla myös kehotus hankkia oikeudenhaltijana olevalta yritykseltä asianmukainen lisenssioikeus. Kieltovaatimus saa erityisen vakavan sisällön, jos oikeudenhaltijana oleva yritys vaatii myös vetämään loukkaavat tuotteet tai palvelut pois markkinoilta.

Epäillyn pääasiallisen oikeudenloukkaajan lisäksi varoituskirjeitä voidaan joissain tapauksissa lähettää tämän jälleenmyyjille, asiakkaille tai muille yhteistyökumppaneille, jotka voisivat myös omalta osaltaan loukata oikeudenhaltijan yksinoikeutta.
Kun mahdollisesta loukkauksesta tiedotetaan muille kuin ensisijaiselle loukkaajalle, vaikka kysymyksessä olevien tahojen toimintaan ei ole tarkoitus vielä enemmälti puuttua, kirjeen lähettämisen tarpeellisuutta ja sen sisällön asianmukaisuutta on syytä harkita tarkkaan. Muutoin on olemassa riski siitä, että myöhemmin tarpeettomaksi osoittautunutta yhteydenottoa pidetään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) 1 tai 2 §:n vastaisena ja oikeudenhaltija joutuu korvaamaan toimenpiteillään aiheuttamansa vahingon.

SopMenL 1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain 2 §:n perusteella elinkeinotoiminnassa ei myöskään saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Markkinaoikeudella (ent. markkinatuomioistuin) on toimivalta kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta SopMenL:n 1-3 §:n vastaista menettelyä ja tehostaa kieltoa uhkasakolla. Kilpailumenettelyrikkomusta ja sopimattomasta menettelystä aiheutunutta vahingonkorvausta koskevat asiat käsitellään sen sijaan yleisissä tuomioistuimissa.

Väitteet on yksilöitävä
Markkinatuomioistuimen päätökset MT:2001:015 (Lamor Corporation Ab v. LMP Patents Ltd Ab) ja MT: 2001:002 (Sonera Oyj ja Sonera SmartTrust Oy v. Technopol Ltd ja Behruz Vazvan) ovat koskeneet patentinloukkauksista tiedottamista.
Markkinatuomioistuin otti kantaa muun muassa siihen, milloin kilpailevan yrityksen asiakkaiden ja jälleenmyyjien tiedottamista mahdollisesta patentinloukkauksesta voidaan pitää sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa ja siten SopMenL 1 §:n vastaisena.

Ensin mainitussa tapauksessa vastaaja LMP Patents Ltd Ab (LMP) oli lähettänyt Lamor Corporation Ab:n asiakkaille kirjeitä, joissa se oli kertonut, että tuomioistuin on aikaisemmin katsonut Lamor Corporationin loukanneen erästä LMP:n öljyntorjuntalaitteistoon liittyvää patenttia ja antanut ymmärtää, että Lamor Corporationin tarjoamat laitteet loukkaavat LMP:n patentteja ja että tästä syystä LMP on käynnistänyt tai käynnistämässä oikeudenkäyntejä suojellakseen oikeuksiaan.
Markkinatuomioistuimen mukaan LMP:n väitteet olivat olleet yksilöimättömiä, sillä kirjeissä ei kerrottu tuomioistuimen päätöksen olevan peräisin 1990-luvun alkupuolelta. Väitteet patentinloukkauksesta olivat myös olleet toteennäyttämättömiä ja omiaan vaikuttamaan Lamor Corporationin markkinoimien laitteiden kysyntään. Tästä johtuen tuomioistuin piti LMP:n menettelyä hyvän liiketavan vastaisena.

Jälkimmäisessä tapauksessa Behruz Vazvan (Vazvan) oli lähettänyt hakijayhtiöiden edustajille ja näiden yhteistyökumppaneille sekä potentiaalisille asiakkaille sähköpostiviestejä, joissa oli esitetty Sonera Oyj:n ja Sonera SmartTrust Oy:n loukkaavan Vazvanin patenttioikeuksia tai immateriaalioikeuksia ja mainittujen yritysten vielä mahdollisesti syyllistyneen rikolliseen menettelyyn. Lisäksi viestejä oli lähetetty eräille tiedotusvälineille.

Vazvan ja Oy Technopol Ltd eivät kuitenkaan olleet kyenneet esittämään markkinatuomioistuimessa näyttöä siitä, että niillä olisi asiaan liittyviä voimassa olevia patentteja tai muita teollisoikeuksia lukuun ottamatta yhtä patenttia, josta oli valitusmenettely vireillä. Vastaajien sähköpostiviesteistä oli näin ollen voinut syntyä Sonera Oyj:n ja Sonera SmartTrust Oy:n yhteistyökumppaneille ja potentiaalisille asiakkaille virheellinen kuva hakijoista ja hakijoiden markkinoimista tuotteista. Markkinatuomioistuin piti menettelyä hyvän liiketavan vastaisena.

Haravan puolustuskirje meni pelottelun puolelle
Finman-tapauksessa mallioikeuden haltija Fiskars oli lähettänyt kilpailevan tuotteen jälleenmyyjille kirjeen, jossa väitettiin Redivivan valmistaman tuotteen loukkaavan Fiskarsin mallioikeutta. Fiskarsin varoituskirjeessä myös kiellettiin jälleenmyyjiä jatkamasta loukkaavaa toimintaa.

Ennen kirjeiden lähettämistä Fiskars oli pyytänyt patenttitoimistolta lausuntoa siitä, loukkaako Finman-harava sen rekisteröityä mallioikeutta. Patenttiasiamies oli lausunnossaan päätynyt siihen lopputulokseen, että Finman-haravan lapa oli olennaisesti samanlainen kuin rekisteröity malli. Myöhemmin Fiskars nosti mallioikeuden loukkausta koskevan kanteen Sun Runner Finland Oy:tä vastaan, joka markkinoi Finman-haravaa Suomessa Redivivan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.

Mallioikeuden loukkauksen osalta Helsingin käräjäoikeus katsoi Fiskarsin mallioikeutta loukatun, mutta Helsingin hovioikeus kumosi 14.3.2000 käräjäoikeuden tuomion ja katsoi, ettei Finman-harava loukannut Fiskarsin mallioikeutta. Myös markkinatuomioistuin hylkäsi hyvän liiketavan vastaisuuteen ja sopimattomaan menettelyyn perustuneen Fiskarsin hakemuksen (MT:1998:020).

Rediviva puolestaan oli vaatinut Raaseporin käräjäoikeudessa Fiskarsilta vahingonkorvausta SopMenL 1 ja 2 §:n vastaisesta menettelystä. Hovioikeuden kautta asia päätyi korkeimpaan oikeuteen. Arvioidessaan Fiskarsin lähettämien varoituskirjeiden sisältöä Korkein oikeus totesi, että vaikka Fiskarsilla oli ollut hyväksyttävä syy kirjeiden lähettämiseen, niiden sisältö kokonaisuutenaan oli ollut omiaan synnyttämään käsityksen siitä, että mallioikeuden loukkaus oli kiistaton. KKO katsoi Fiskarsin menetelleen sopimattomasti sen lähettäessä kirjeen viidelle Finman-haravien jälleenmyyjälle.

Korkeimman oikeuden mukaan varoituskirjeiden sopimattomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa
1) onko yhteydenoton tarkoitus muu kuin suojatun oikeuden puolustaminen,
2) käytetäänkö kirjeessä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja,
3) onko se esitystavaltaan tai muutoin sopimaton tai hyvän tavan vastainen, ja
4) onko se lähetetty sellaisille tahoille, että se sopimattomaksi katsottavalla tavalla vaikuttaa hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Finman-tapauksessa sopimatonta näyttääkin olleen ennen kaikkea se tapa, jolla Fiskars Oyj otti yhteyttä tuotteen jälleenmyyjiin ja varsinkin kirjeen loukkaavan toiminnan jatkamisen kieltoa ja siitä seuraavia korvausseuraamuksia koskeva muotoilu. Korkeimman oikeuden mukaan kirjeen vastaanottajat olivat, kirjeen sisältö ja sävy sekä Fiskarsin markkina-asema huomioon ottaen, voineet saada virheellisen kuvan loukkauksen toteutumisesta, sen seuraamuksista sekä omasta asemastaan loukkaukseen osallisena.

Kirjeen seurauksena oli ollut se, että jälleenmyyjät pidättäytyivät ottamasta myyntiin ja myymästä Finman-haravia. Korkein oikeus totesi myös, että asiassa oli vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erittäin painavat syyt vahingonkorvauksen tuomitsemiseen. Korkein oikeus siirsi kysymyksen Fiskarsin vahingonkorvausvelvollisuudesta alioikeuden ratkaistavaksi.

Asiallisesti laadittu kirje edelleen paikallaan
Immateriaalioikeuksien haltijalla on epäillessään mahdollista oikeudenloukkausta yleensä peruste lähettää asiaa koskeva varoituskirje kilpailijalleen tai muulle taholle, jonka epäilee loukkaavan immateriaalioikeuksiaan. Tyypillisesti tämä ensisijaisesti kontaktoitava loukkaaja on tuotteiden valmistaja. KKO:n Finman-ratkaisun valossa oikeudenhaltijalla olisi perusteita lähettää tietyin edellytyksin tällainen kirje myös loukkaavaksi epäillyn tuotteen jälleenmyyjille.

Kun varoituskirjeen lähettämisen täytyy olla tarpeellista epäillyn oikeudenloukkauksen estämiseksi, kirjeitä ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen lähettää sellaisille tahoille, jotka eivät edes voisi olla vastaajina oikeudenloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä. Varoituskirjettä laadittaessa on myös aina syytä harkita tarkoin, onko muita kuin epäiltyä ensisijaista loukkaajaa tarpeen informoida mahdollisesta oikeudenloukkauksesta ennen kuin vastapuolella on ollut mahdollisuus ja kohtuullinen aika vastata esitettyihin väitteisiin.

Jos yritys päättää lähettää varoituskirjeen myös niin sanotuille kolmansille osapuolille, kirjeen muotoiluun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännön valossa kirjeissä ei saa esittää toisen elinkeinonharjoittajan kannalta halventavia, sopimattomia, harhaanjohtavia tai muuten lakiin perustumattomia väitteitä ja vaatimuksia. Annetun informaation täytyy olla asiallista ja väitteiden selvästi yksilöityjä. Varoituskirjeen sanamuodon on myös oltava oikeassa suhteessa loukkauksen todennäköisyyteen..

Kirje sidosryhmille erityisen varovaisesti
Kirjeessä on hyvä antaa asianmukainen arvio loukkauksen perusteista ja todennäköisyydestä. Sen sijaan, että käytettäisiin suoraan ilmaisua ”loukkaa”, olisikin varovaisuussyistä hyvä käyttää esimerkiksi ilmaisua ”saattaa loukata” tai ”mahdollisesti loukkaa”, ellei tuomioistuin jo ole lainvoimaisesti vahvistanut loukkauksen tapahtuneen.

Jälleenmyyjien, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden mahdollisuus arvioida loukkauksen todennäköisyyttä ja sen seurauksia ei välttämättä vastaa kilpailevien tuotteiden valmistajan kykyä. Varoituskirjeiden lähettämisellä voi myös tästä syystä olla merkittävä vaikutus kilpailijan tarjoamien tuotteiden tai palvelujen kysyntään. Siten myös loukkauksen seuraamuksia ja kirjeen saajan oikeusasemaa koskevan tiedon täytyy olla oikeaa ja lakiin perustuvaa, eikä kilpailijan tuotteiden jälleenmyyjille tai asiakkaille lähetettävien kirjeiden sävy saa olla liian uhkaava.

Ennen kaikkea silloin, kun oikeudenhaltija on määräävässä markkina-asemassa, tai sillä on muutoin vahva asema tietyllä markkinasegmentillä, viestin sävyyn on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Mitä merkittävämmässä markkina-asemassa olevasta yrityksestä on kyse, sitä vakavammin sen lähettämiin kirjeisiin suhtaudutaan. Varoituskirjeen teho voi kirjeen lähettäjän asemasta johtuen olla oletettua voimakkaampaa ja lähettämisen seuraukset kilpailijan kannalta vahingollisempia.

Vaikka edellä esitetyt seikat koskevat ennen kaikkea kommunikointia muiden tahojen kuin epäillyn loukkaajan kanssa, samat periaatteet soveltuvat myös epäillylle oikeudenloukkaajalle lähetetyn varoituskirjeen muotoiluun.

Aura Soininen
OTM

Ben Rapinoja
Asianajaja, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy
 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO:2005:105

Tapausta on käsitelty ruotsiksi NIR-lehden numerossa 2/2007. Petteri Korhonen: Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105. NIR-lehden sähköinen versio (artikkelien lukeminen edellyttää käyttäjätunnusta):