Tuotejäljitelmien myynti on kiellettävissä

(IPRinfo 2/2005)

Markkinaoikeus joutui huhtikuussa 2005 antamassaan ns. LEGO-jutun ratkaisussa ottamaan kantaa siihen onko sekoitettavissa olevien tuotteiden myynti myös markkinointia.

Yksinoikeuslakien antaman suojan ulkopuolelle jäävien tuotteiden jäljittelyä ja markkinointia on meillä pidetty lähtökohtaisesti sallittuna.

SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeessa tarkoitettuna hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana ja siten 6 §:n mukaan kiellettävänä on kuitenkin pidetty omaperäisten tuotteiden jäljitelmien markkinointia, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljittelevä tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin alkuperäinen (näin hiljattain esimerkiksi KKO 2004:4).

Harhaanjohtavuus on kuitenkin ollut torjuttavissa oman tuotemerkin tms. käyttämisellä. Kanta on ollut varsin vakiintunut. Ongelmalliseksi on kuitenkin osoittautunut määrittää, mikä on SopMenL 6 §:n asiallinen ulottuvuus eli mitä toimintoja tuon säännöksen nojalla voidaan kieltää. Säännöksessä puhutaan yksinkertaisesti lain 1 §:n vastaisen menettelyn kieltämisestä.
Markkinatuomioistuin näyttää joutuneen ottamaan kysymykseen kantaa ensimmäisen kerran Kaalitarhan tenavia koskevassa ratkaisussaan MT 1985:2. Hakija oli vaatinut, että vastaajaa kielletään sakon uhalla jatkamasta jäljitelmien maahantuontia, markkinointia ja myyntiä. Markkinointi kiellettiin, mutta vaatimukset maahantuonnin ja myynnin kieltämisestä jätettiin tutkimatta.

Myyntiä ei ole kielletty
Tuomioistuin perusteli tuolloin ratkaisuaan näin: ”SopMenL:ia koskevat hallituksen esityksen perustelut osoittavat, että markkinatuomioistuimen toimivaltaan kuuluu lähinnä markkinointia koskevien säännösten soveltaminen. Markkinatuomioistuin katsoo, että se ei voi SopMenL:n nojalla kieltää hyödykkeen maahantuontia tai myyntiä.”

Kimble-peliä koskevassa ratkaisussa MT 1986:3 perusteluihin lisättiin hieman arvoituksellinen sana ”sinänsä”: ”Markkinatuomioistuin katsoo, ettei se voi SopMenL:n nojalla kieltää tuotteen maahantuontia, valmistamista, valmistuttamista tai myyntiä sinänsä.” Sen jälkeisissä jäljittelyratkaisuissaan markkinatuomioistuin ja myöhemmin myös markkinaoikeus ovat käyttäneet samaa kaavaa.

Kun oikeudenkäymiskaaren vanhan 24 luvun 3 §:n mukaan tuomari ei saanut panna päätökseensä mitään, mikä ei oikeastaan asiaan kuulunut, sinänsä-sanallekin pitäisi löytyä jokin funktio.

Tarkoitettiinko ehkä, että myynti voitiin kuitenkin kieltää, jos jäljitelmää ei myyntitilanteessa ollut selvästi erotettu jäljitellystä tuotteesta? Ilmeisesti ei; sellaista ratkaisua ei ole myöhemminkään annettu, jossa jäljitelmien myynti olisi kielletty, ellei niitä tuotemerkein tai muulla tavalla olisi erotettu alkuperäisistä.

Lego- ja Coko- rakennuspalikoiden sekoitettavuus
Biltema Suomi Oy oli vuosina 2001 ja 2002 myynyt ja markkinoinut Lego-yhtiöiden rakennuspalikoiden kanssa lähes vastaavia palikoita postimyyntiluetteloilla sekä Internet-sivujen kautta. Palikoita oli voinut ostaa myös Bilteman myymälästä.
Koska hyvin tunnettujen Lego-rakennuspalikoiden kanssa lähes samannäköisten Coko-rakennuspalikoiden myynti ja markkinointi oli omiaan antamaan kuvan, että kyse oli Lego-yhtiöiden valmistamasta tuotteesta, Lego-yhtiöt vaativat, että Biltemaa kielletään jatkamasta ja uudistamasta menettelyään.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään (MAO 2003:84), ettei myyntiä sinänsä voitu kieltää. Koska Bilteman postimyyntiluettelossa ei ollut selkeää merkintää tuotteen valmistajasta eikä selkeästi merkittyä tuotenimeä eikä muutakaan tunnusta, joka olisi riittävästi erottanut markkinoidut tuotteet Lego-yhtiöiden markkinoimista Lego-tuotteista, Biltemaa kiellettiin markkinoimasta myyntiluettelossaan Lego-yhtiöiden markkinoimiin Lego-rakennuspalikoihin ulkonäöltään sekoitettavissa olevia rakennuspalikoita, jollei niitä markkinoinnissa selkeästi erotettu Lego-rakennuspalikoista. Muilta osin vaatimukset hylättiin.

KKO: Myynti osa markkinointia
Korkein oikeus myönsi Lego-yhtiöille valitusluvan. Yhtiöt vaativat, että Biltemaa kielletään sekä myymästä että muulla tavoin markkinoimasta rakennuspalikoita, jotka ovat ulkonäöltään sekoitettavissa Lego-rakennuspalikoihin.

Ratkaisussaan (KKO 2004:32) korkein oikeus totesi, että hallituksen esityksessä HE 114/78 vp. oli ollut kysymys toimivallan jaosta markkinatuomioistuimen ja yleisten tuomioistuinten välillä.

Lain 1-3 §:ssä tarkoitettujen, markkinaoikeudellisiksi luonnehdittujen säännösten soveltaminen oli hallituksen esityksen mukaan tarkoituksenmukaista antaa markkinatuomioistuimelle, kun taas liikesalaisuutta ja lahjontaa koskevien lain 4 ja 5 §:iin liittyvien kysymysten käsittely jäi yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Tällä toimivallan jaolla ei ollut mitään merkitystä arvioitaessa, voitiinko myös jäljitelmien myynti kieltää.

Korkein oikeus huomautti myös siitä, että lakiehdotuksen perusteluissa myynti oli mainittu nimenomaisena esimerkkinä sellaisesta markkinoinnin osasta, joka voi olla kiellon kohteena. Myös kuluttajansuojalain esitöissä (HE 8/1977 vp. s. 14) markkinoinnin oli nimenomaan todettu käsittävän sekä tarjonnan että myynnin.

KKO:n mukaan ei ollut perustetta antaa markkinoinnin käsitteelle erilaista sisältöä sovellettaessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettua lakia kuin sovellettaessa kuluttajansuojalakia.

Edelleen korkein oikeus viittasi Pariisin yleissopimuksen 10bis artiklaan, jonka mukaan ”kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan – – – tavaroiden – – – kanssa”, on kiellettävä. Tämäkin puolsi sitä tulkintaa, että myös tuotteen kaupanpitäminen on voitava kieltää SopMenL 6 §:n nojalla, jos menettely on lain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta, riippumatta siitä, mitä kaikkea toimintaa itse markkinointiin katsotaan kuuluvan.

Kun markkinaoikeuden päätöksestä oli jäänyt epäselväksi, miltä osin ja millä perusteella vaatimukset oli hylätty, korkein oikeus palautti asian markkinaoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Toinen kierros markkinaoikeudessa
Palauttamisen jälkeisessä käsittelyssä Lego-yhtiöt katsoivat, että vaadittua kieltoa ei tule rajoittaa koskemaan ainoastaan niitä tilanteita, joissa Coko-rakennuspalikoita myydään tai muulla tavoin markkinoidaan erottamatta niitä selkeästi Lego-rakennuspalikoista.

Sekaantumisvaaraa ei nimittäin tässä tapauksessa ollut mahdollista poistaa selkeilläkään pakkaus- tai muilla merkinnöillä, koska palikat itsessään ovat ulkonäöltään lähes identtiset. Bilteman mukaan taas mahdollisesti määrättävät kiellot tuli joka tapauksessa muotoilla niin, että ne koskivat toimintaa ainoastaan sikäli, kuin sekaantumisvaaraa ei ollut estetty.
Markkinaoikeus on toisessa ratkaisussaan (MAO 2005:82) arvioinut ennen muuta palikoiden pitämistä kaupan Bilteman myymälöissä. Se totesi, että tuotepakkausten kansissa oli kuvattu pakkauksen sisältämistä palikoista koostuva rakennussarja koottuna ja että osassa tuotepakkauksista myös itse Coko-rakennuspalikat olivat olleet näkyvissä.

Kun palikat olivat muodoltaan, kooltaan ja väritykseltään lähes samankaltaisia kuin Lego-palikat ja kun sen lisäksi Coko-sarjojen aiheet olivat samankaltaisia kuin vastaavien Lego-sarjojen aiheet, markkinaoikeus katsoi, että kaupanpitäminen Bilteman myymälöissä on saattanut aiheuttaa sekaannusvaaraa tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.

Sille seikalle, ettei Lego- ja Coko-rakennuspalikoita ollut myytävinä samassa paikassa, markkinaoikeus ei katsonut olevan merkitystä sekaantumisvaaran estämisen kannalta.

Lego -palikat erittäin hyvin tunnettuja
Ottaen huomioon, että Lego-rakennuspalikoiden oli katsottava olevan erittäin hyvin tunnettuja kuluttajien keskuudessa ja että Bilteman menettelyssä oli katsottava olleen kysymys Lego-rakennuspalikoiden ja -tuotesarjojen järjestelmällisestä jäljittelystä, Biltemalla on katsottu olleen korostunut velvollisuus pyrkiä estämään tuotteiden kaupallista alkuperää koskeva erehtymisen vaara.

Se, että tuotepakkauksissa on ollut merkittynä tuotenimi Coko ja ilmoitettuna tuotteiden valmistaja, ei tässä tapauksessa markkinaoikeuden mukaan ollut riittävää ehkäisemään sekaantumisvaaran syntymistä.

Markkinaoikeus huipensi monisanaiset perustelunsa lausumaan: ”Mikäli Coko-rakennuspalikoiden markkinoinnissa näytetään tai muutoin kuvataan itse Coko-rakennuspalikka tai Coko-rakennuspalikoista muodostuva rakennussarja, niin edellä mainitusta Lego-rakennuspalikoiden voimakkaasta tunnettuisuudesta sekä Lego- ja Coko-rakennuspalikoiden lähes identtisestä ulkonäöstä johtuen sekaantumisvaaran voidaan katsoa olevan ehkäistävissä ainoastaan sillä, että itse Coko-rakennuspalikat ulkomuotonsa perusteella selvästi erotetaan Lego-rakennuspalikoista”. Päätöslauselmassaan markkinaoikeus kielsi Biltemaa markkinoimasta Coko-rakennuspalikoita siten, että markkinoinnissa näytetään tai muutoin kuvataan Coko-rakennuspalikka tai Coko-rakennuspalikoista muodostuva rakennussarja, ellei Coko-rakennuspalikoita ulkomuotonsa perusteella selvästi eroteta Lego-rakennuspalikoista.

Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat, että sekaantumisvaara oli myös nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ehkäistävissä riittävän selkeillä tuotteen kaupallista alkuperää osoittavilla pakkaus- tai muilla merkinnöillä eikä kieltoa siten tullut ulottaa tätä laajemmaksi.

Ensimmäinen linjanmuutos: jäljitelmien myynnin kieltäminen
Markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevä ensimmäinen linjanmuutos eli jäljitelmien myynnin kieltäminen ei siis tapahtunut markkinaoikeuden omasta aloitteesta vaan korkeimman oikeuden kannanotolla. Vaikka markkinaoikeuden ei palauttamisen jälkeen tullutkaan perustella ratkaisuaan niillä argumenteilla, joiden varassa korkein oikeus oli ratkaisunsa tehnyt, outoa mielestäni on, että markkinaoikeus puhuu päätöslauselmassaan yksinomaan markkinoinnin kieltämisestä.

Nimenomaan tässä uuden linjan mukaisessa ensimmäisessä ratkaisussaan markkinaoikeuden olisi luullut puhuvan suoraan myös myynnin kieltämisestä. Markkinaoikeuden ratkaisujen tulevien hyödyntäjien on tulevaisuudessa muistettava, että ennen ja jälkeen ratkaisunsa MAO 2005:82 markkinaoikeus tarkoittaa ”markkinoinnilla” kahta eri asiaa: kaupanpitäminen sisältyy markkinointiin vasta tuosta ratkaisusta alkaen.

Toinen linjanmuutos: kohti välitöntä tuotesuojaa
Toinen ja ehkä loppujen lopulta merkittävämpi linjanmuutos on se, että markkinaoikeus on tällä ratkaisullaan ottanut aimo askeleen kohti välitöntä tuotesuojaa. Jos Coko-rakennuspalikoita tai niistä muodostuvia rakennussarjoja markkinoinnissa – myynti siihen mukaan lukien – näytetään tai kuvataan esimerkiksi tuotepakkauksissa, palikat on ulkomuotonsa perusteella selvästi erotettava Lego-rakennuspalikoista.

Kun Coko-palikat ovat markkinaoikeuden perustelujen mukaan ”muodoltaan, kooltaan ja väritykseltään lähes samankaltaisia kuin Lego-rakennuspalikat”, palikoihin on tämän ratkaisun jälkeen tehtävä joko muodon, koon tai värityksen osalta sellainen muutos, joka selvästi erottaa ne Lego-palikoista, mikäli palikoita tai niistä koostuvia sarjoja ”näytetään tai muutoin kuvataan” markkinoinnissa. Toinen mahdollisuus on myydä palikat umpinaisissa pakkauksissa kuvaamatta palikoita kannessa.

Ratkaisu ei suinkaan merkitse sitä, että SopMenL 1 §:n nojalla nyt voitaisiin perustaa uusia yksinoikeuksia. Kysymyksessä oli erikoistapaus. Markkinaoikeus päätyi jäljitelmien myynnin kieltävään ratkaisuun ottaen huomioon toisaalta sen, että Lego-rakennuspalikat olivat erittäin tunnettuja, sekä toisaalta sen, että jäljittely oli ollut järjestelmällistä.

Ratkaisun ensimmäinen esikuva lähes 40 vuoden takaa
Ratkaisulla on eräänlainen esikuvansa jo Keskuskauppakamarin liikekilpailun valvontakunnan vuonna 1967 antamassa lausunnossa 296/1967. Siinä oli kysymys kynttiläsarjan jäljittelystä.

Valvontakunta totesi kynttiläsarjojen olevan toisiinsa sekoitettavissa ja lausui sen jälkeen: ”Asiaan ei tällöin vaikuta, että niin hyvin hakija kuin vastaaja käyttävät myös muita tunnusmerkkejä erottamaan kyseisiä tuotteita toisistaan, koska näitä tuotteita varsin yleisesti pidetään kaupassa esillä ilman pakkauksia ja kuluttaja tällöin joutuu tunnistamaan tuotteet yksinomaan niiden tunnusomaisen ulkomuotonsa perusteella.”

Liikekilpailun valvontakunnalla yhtä vähän kuin Liiketapalautakunnallakaan ei ollut toimivaltaa kieltää markkinointitoimia. Tehtävänä oli vain antaa lausunto siitä, oliko elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa suorittamaa toimenpidettä pidettävä vilpillisenä kilpailuna tai hyvän kauppatavan vastaisena. Kun kynttiläsarjan jäljittely leimattiin hyvän kauppatavan vastaiseksi, johtopäätös kai oli, että tuotteiden ulkonäköä oli muutettava, jos mieli pysyä markkinoilla.

Ajallisesti läheisempi esikuva markkinaoikeuden ratkaisulla on Ruotsin markkinatuomioistuimen Elflugan-ratkaisussa (MD 2001:12). Siinä lähdettiin yksinkertaisesti siitä, että jäljittely johti harhaan tuotteiden alkuperästä. Huomioon otettiin toki jäljitellyn tuotteen omaperäinen muoto ja tunnettuisuus ao. markkinoilla.

Ratkaisu perustui kuitenkin Ruotsin marknadsföringslagenin asiaa koskevaan 8 §:n nimenomaiseen säännökseen. Meidän markkinaoikeutemme päätyi samankaltaiseen tulokseen yleislausekkeen nojalla. Ruotsissakin ratkaisu oli ensimmäinen laatuaan, vaikka lain muutos tapahtui jo vuonna 1996.

 

Pirkko-Liisa Haarmann
Oikeusneuvos, OTT

Kirjallisuutta:
Niklas Bruun, Markkinaoikeuden toimivalta ja SopMenL:ssa tarkoitettu kielto. Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu Keijo Heinonen. Talentum 2003 (s. 15 ss).

Per Jonas Nordell , kommentti ratkaisuun MD 2001:12. NIR 2001, Häfte 3 (s. 497 ss.)

Uutinen korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO:2004:32 (29.3.2004) linkkeineen IPR University Centerin uutisssivulla 30.3.2004:

Markkinaoikeuden ratkaisut julkaistaan tuomioistuimen nettisivulla. Lego-tapauksen ratkaisujen numerot ovat MAO:84/03, annettu 11.4.2003 ja MAO:82/05