Tulisiko norkkiminen kieltää?

Vaikka goodwill-suojan tulisikin olla mahdollisimman laajana saatavilla, ei sitä kuitenkaan tule laajentaa merkittävästi ilman lainsäädännön uudelleentarkastelua.

Norkkimisen eli goodwill-suojan myöntäminen jakaa mielipiteitä edelleen. Erityisen ajankohtaiseksi aiheen tekevät Suomessa markkinaoikeuden viimeaikaiset ratkaisut, joista on keskusteltu paitsi AIPPIn ja STY:n vuosittaisessa IPR-päivässä, myös IPRinfo-lehden numerossa 1/2013.

Lähtökohtana suojan myöntämiselle on oikeuskäytännössä katsottu olevan, että I) on tapahtunut toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö; II) hyväksikäyttö on oikeudeton; ja III) hyväksikäytön kohteena oleva esimerkiksi tuote, palvelu tai muu liiketoiminnan tekijä on siten tunnettu, että se voidaan yhdistää taustalla olevaan elinkeinonharjoittajaan. Orjallisen jäljittelyn tavoin sekoitettavuutta ei kuitenkaan varsinaisesti edellytetä.

Tässä artikkelissa käsittelemme Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tulkintalinjan kehittymistä, goodwill-suojan myöntämisen oikeutusperusteita ja lopuksi esitämme näkemyksemme siitä, miksi goodwill-suojan suoja-alan laajentaminen on ongelmallista.

Imitointi on myös tärkeää

Imitointi on yksi keskeisimpiä tekijöitä kilpailun ja kulttuurin kehityksessä. Omat näkemyksemme perustuvat ajatukseen, että pitkällä tähtäimellä vapaa kilpailu johtaa yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti tarkastellen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Esimerkkinä voidaan pitää sodanjälkeisen Saksan autoteollisuuden kehitystä. Vapaan markkinatalouden Länsi-Saksasta ovat useat maailman johtavista automerkeistä peräisin, kun taas suunnitelmatalouden Itä-Saksan ”itäautot” ovat lähinnä surullisenkuuluisia. Rajoittamalla immateriaalioikeuksilla vapaan kilpailun periaatetta meidän tulee samalla huolehtia siitä, ettemme tee liian laajoja poikkeuksia, joita emme voi perustella yhteiskunnan saamilla vastaavilla hyödyillä. Tämä pätee myös goodwill-suojan laajentamiseen.

Monopolit ovat lähtökohtaisesti siis tehottomia, joten myös tavaramerkkien olemassaololle tulee löytää oikeutusperusteet. Tällaiset löytyvätkin informaation tuottamisesta markkinoille, jonka perusteella osaamme tehdä tietoisia valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä ja saamme käsityksen niiden laadusta.

EUT:n ratkaisukäytäntö on kuitenkin kehittynyt suuntaan, jossa suojataan näiden edellä mainittujen funktioiden lisäksi myös investointeja. Erityisesti tässä suhteessa huomion ansaitsee L’Oréal v Bellure -tapaus (C-487/07), jonka perusteluihin on antamisensa jälkeen viitattu lukuisissa muissa tapauksissa (mm. C-376/11, C-558/08 ja C-278/08).

EUT:n mukaan laajalti tunnetun merkin suojaa sovelletaan, jos riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla hyödynnetään epäoikeutetusti tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, tai joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Belluren katsottiin loukanneen L’Oréalin oikeuksia, vaikka sen tavaramerkki ei ollut samankaltainen, se ei ollut vaaraksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai hyödyntänyt epäoikeutetusti sen mainetta. EUT katsoi Belluren kuitenkin syyllistyneen vapaamatkustamiseen, koska se pyrki ratsastamaan laajalti tunnetun merkin maineella ja näin ollen ratkaisussa voidaankin nähdä rinnastettavan toisiinsa ”vapaamatkustaminen” ja ”epäoikeutettu hyödyntäminen”.

Suojan laajentumisen perusteet?

Kun L’Oréal-tapauksen myötä tavaramerkkisuojan laajentuminen EU:ssa on edennyt yllä kuvatulla tavalla, ja investoinnit tuntuvat nauttivan yhä laajempaa suojaa, ei ole lainkaan yllättävää, että myös kansallisella tasolla norkkimisväitteet ovat yleistyneet (mm. MAO:381/12, MAO:121/12).

Mielenkiintoista on kuitenkin tarkastella ennen kaikkea sitä, mitä oikeutusperusteita aineettoman oikeuden suojalle voisimme käyttää tukemaan goodwill-suojan laajentamista ja samalla L’Oréalin kaltaista vapaamatkustuksen kieltoa. Tässä goodwill-suojalla ymmärretään lähtökohtaisesti kaikkia niitä elementtejä, jotka eivät ole keskeisesti muiden immateriaalioikeudellisten suojamuotojen kohteena.

Erityisesti Becker puolustaa palkkioteoriaa, jonka mukaan goodwill-suojan myöntäminen perustuu ajatukseen, että sen luoneella henkilöllä on oikeus ikään kuin palkintona kieltää muiden imitointi. Suojan ollessa sisällöltään verrattain täsmentymätön ei kuitenkaan ole varmaa, palkitsemmeko ylipäänsä oikeita henkilöitä tai miten voimme varmistua siitä, että yhteiskunnan näkökulmasta olemme saaneet tilalle jotain palkitsemisen arvoista. Usein goodwill-suojan osalta palkinto on lisäksi jo voitu saada esimerkiksi myynnin, palkan tai muun suojamuodon myöntämisen kautta.

Henkilökohtaiseen autonomiaan pohjautuva teoria perustuu Locken ja Hegelin käsityksiin omistusoikeudesta (mm. tunnettu ”labor theory of property”). Goodwill-suojan laajentaminen voitaisiin tästä näkökulmasta perustaa maineen ja tunnettuisuuden luoneen henkilön autonomian kunnioittamiseen. Spencen mukaan ongelmallista on kuitenkin riittävän assosiaation löytäminen goodwill-suojan ja henkilön autonomian välille. Toisaalta imitointikiellon voitaisiin katsoa loukkaavan kilpailijan henkilökohtaista autonomiaa. Lord Justice Jacobs on L’Oréalin tapauksessa todennut, että EUT:n tavaramerkkioikeudellinen ratkaisu saattaa olla ongelmallinen muun muassa sananvapauden näkökulmasta.

Yhtenä vaihtoehtona goodwill-suojan tukemisessa on vedota siihen, että kaikilla on yleinen velvoite estää muille aiheutuvia haittoja ja vahinkoja. Kuin henkilökohtaisessa autonomiassa, myös tässä voidaan haittaa aiheuttaa kieltämällä imitoiminen. Kysymystä tulee tarkastella paitsi imitoitavan myös imitoijan kannalta. Myöskään haitan käsite ei ole yksiselitteinen: voimme puhua esimerkiksi taloudellisesta, materiaalisesta tai kulttuurillisesta haitasta. Mikäli ajattelemme goodwill-suojaa, tulisi haitan loogisesti ajatellen liittyä juuri erottamiskykyyn tai sekoitettavuuteen, joita ei kuitenkaan ole oikeuskäytännössä edellytetty.

Muun muassa Ricketsonin mukaan ilman goodwill-suojaa imitoijalle syntyisi perusteettoman edun palautukseen rinnastuva tilanne. Yhtenä perusongelmana tässä näkemyksessä on, että myös edun perusteettomuus tulisi perustella. Gordonin näkemykseen yhtyen toteamme, että kaikki imitoivat nyky-yhteiskunnassa toisiaan, jolloin jäljittelyä on vaikea pitää perusteena.

Lainsäädäntöä tarkasteltava ensin

Markkinaoikeuden ratkaisujen kehitystä tarkasteltaessa norkkiminen on muodostunut vähitellen omaksi argumentaatiolinjakseen ja EUT:n ratkaisukäytäntö on osittain päällekkäinen sen kanssa. Yllättävän vähän on kuitenkin keskusteltu siitä, mikä on ylipäänsä EUT:n tavaramerkkioikeudellisen ratkaisukäytännön vaikutus ja voidaanko sitä laajentaa esimerkiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) mukaisiin asioihin. Aiempia ratkaisuja tarkasteltaessa voidaan kuitenkin selvästi havaita markkinaoikeuden ainakin hyödyntäneen tätä EUT:n tavaramerkkioikeudellista oikeuskäytäntöä perusteluissaan.

Suojan laajentumista on myös vaikea perustella immateriaalioikeusjärjestelmän periaatteiden tasolla. Vahvimmat argumentit goodwill-suojan myöntämiselle ovat mielestämme edelleen rinnastettavissa argumentteihin, joilla voidaan tukea esimerkiksi orjallisen jäljittelyn pitämistä sopimattomana. Tällöin oikeutuksena voitaisiin pitää yhteiskuntamme perusperiaatteisiin kuuluvaa totuuden arvostamista – estämme toista hyötymästä totuudenvastaisista väitteistä – sen sijaan, että myöntäisimme vain ylipäänsä suojaa esimerkiksi aineetonta goodwill-arvoa synnyttäneille investoinneille.

Vaikka brändejä puolustaessamme usein toivoisimmekin goodwill-suojan olevan mahdollisimman laajana saatavilla, emme kuitenkaan pidä perusteltuna laajentaa suojaa merkittävästi nykyisestä ilman lainsäädännön uudelleen tarkastelua samoin kuin esimerkiksi Ruotsissa on tehty. Näin ollen uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelulanseerauksien yhteydessä suojausstrategiaa tulisi jatkossakin miettiä ennen kaikkea muiden suojamuotojen kautta.

Jan Lindberg, asianajaja, M.Jur (ECL)
Kiira Lehtonen, OTM
Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy

Becker, Lawrence C.: “Deserving to Own Intellectual Property”, 68 Chi.-Kent L. Rev. 609 (1992—1993).

Davis, Jennifer: “Why the United Kingdom Should Have a Law against Misappropriation”, the Cambride Law Journal 69(3) November 2010.

Hettinger, Edwin: “Justifying Intellectual Property”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 18, No. 1 (Winter, 1989), pp. 31—52.

Spence, Michael: ”Passing off and the Misappropriation of Valuable Intangibles”, (1996) 112 L.Q.R. 472.

Ricketson, Sam: “Reaping without Sowing: Unfair Competition and Intellectual Property Rights in Anglo-Australian Law” [sonline]. University of New South Wales Law Journal, The, Special ed., 1984: 1—38.

Lisäksi mm. Locken ja Hegelin klassikkoteokset (Second Treatise of the Government, Philosophy of Right).