Tavaramerkkilain kuntotarkastus

(IPRinfo 3/2007)

Suomalaiset tuomioistuimet vaikuttavat lain vanhentuneesta sanamuodosta huolimatta omaksuneen EYT:n tulkintalinjan.

Vuonna 1964 voimaan tullutta tavaramerkkilakia (TMerkkiL) on vuosikymmenten aikana muutettu useaan otteeseen vastaamaan kulloisenkin ajanjakson tarpeita. Pohjoismaiden yhteistyönä toteutetussa muutostyössä on seurattu kansainvälistä kehitystä ja pyritty pitämään Pohjoismaiden tavaramerkkilait kansainvälisestikin katsottuna edelläkävijämaiden joukossa. Muutokset ovat pääosin liittyneet rekisteröintiedellytyksiä ja -prosessia koskeviin säännöksiin.

Euroopan talousyhteisön ETAn ja myöhemmin EY:n jäsenyys toivat mukanaan myös aineellisoikeudellisia muutostarpeita. EY:n tavaramerkkidirektiivin 1989/104/EY (jäljempänä direktiivi) pakottavat säännökset saatettiin osaksi Suomen oikeutta 1993 (25.1.1993/39). Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) on antanut direktiivin tulkinnasta useita ennakkopäätöksiä, joiden valossa tavaramerkkilain sanamuoto ei vastaakaan direktiivin säännöksiä (C-251/95, Sabel, C-39/97, Canon; C-408/01, Adidas; C-228/03 Gillette).

Tulkintalinjaukset on otettu huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistiossa 6/2001, jossa on ehdotettu uuden tavaramerkkilain säätämistä. Lainsäätäjä on kuitenkin tyytynyt tekemään ainoastaan kaikkein tarpeellisimmat, lähinnä rekisteröintiprosessiin liittyvät uudistukset ja jättänyt aineellisoikeudelliset säännökset muuttamatta.

Tuomioistuimet sinnittelevät EU:n kehityksen mukana
Suomen tuomioistuimet ovat, tosin hieman kangerrellen, pysyneet eurooppalaisen kehityksen mukana ja näyttävät tavaramerkkilain vanhentuneesta ja harhaanjohtavasta sanamuodosta huolimatta omaksuneen EYT:n tulkintalinjauksen (KKO 2004:49, KKO 2005:118, KKO 2005:143, KKO 2006:17, HelHO 2007:11 ja HelHo 2007:13). Käytännössä aineellisoikeudelliset lähtökohdat suojan saannille eivät paikoin vastaa tavaramerkkilain sanamuotoa.

Kilpailijan oikeusturvan ja -varmuuden kannalta vakavimmat puutteet ovat eri suojamuotoja koskevassa TMerkkiL 4 §:n 1 momentissa ja 6 §:ssä sekä lain 4 ja 13 §:ssä, joilla on saatettu voimaan direktiivin (tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia koskevan) 6 artiklan säännökset, vaikka lakiteksti ei vastaakaan direktiivin sanamuotoa.

Keskityn seuraavassa tavaramerkkioikeuden suojamuotoihin ja suojan tasoon. Tämän lehden seuraavassa numerossa selvitän tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan vaatimia muutoksia tavaramerkkilakiin.

Sekaannusvaara ymmärrettävä alkuperäoppia laajemmin
Direktiivissä annetaan tavaramerkin haltijalle eri kollisiotilanteissa erilainen ja -tasoinen suoja. Suoja on vahvimmillaan direktiivin 5 artiklan 1 a -kohdan edellytysten täyttyessä eli merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset.

Jos sekä merkit että tavaralajit ovat samoja (double identity), suoja on ehdoton. Direktiivin 5 artiklan 1 b -kohdan mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää toista käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä elinkeinotoiminnassa samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palvelujen tunnuksena, mikäli käyttö aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, johon sisältyy myös vaara merkkien välisestä mielleyhtymästä.

EYT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran toteennäyttämiseksi ei riitä pelkkä merkkien välisen mielleyhtymän osoittaminen kuluttajien keskuudessa. EYT siis vastusti Benelux-maiden oikeuskäytännössä syntyneen mielleyhtymä- tai assosiaatio-opin tuomista EY:n tavaramerkkioikeuteen (C-251/95, Sabel, kohdat 18-19, 26). Suomessa noudatettu identiteettielämysoppi on varsin lähellä Benelux-maiden assosiaatio-oppia.

Direktiivin mukainen sekaannusvaara tulee ymmärtää laajemmin kuin angloamerikkalaisessa alkuperäopissa. Siinä merkkien sekaannusvaara on kytketty kuluttajien todelliseen käsitykseen tavaroiden alkuperästä eikä niinkään merkkien samanlaisuuden tuottamiin mielleyhtymiin, jotka viime kädessä eivät johda kuluttajia harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä (C-39/97, Canon, kohdat 29-30).

Angloamerikkalaisessa perinteessä on tavaramerkinhaltijan intressien lisäksi otettu huomioon kuluttajien ja kilpailijoiden edut enemmän kuin Suomessa ja Benelux-maissa, joiden tavaramerkkilaeissa on lähinnä suojattu tavaramerkin haltijaa.
Direktiivin sekaannusvaarakäsite on puolestaan näiden molempien perinteiden hybridi. Sekaannusvaara käsitteenä sisältää mielleyhtymän vaaran, ja edellyttää kokonaisarviointia kuluttajan näkökulmasta, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät (C-251/95, Sabel, kohta 22 ja C-342/97, Lloyd, kohdat 18-19).

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan laajalti tunnetun merkin haltija voi kieltää toista käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, vaikka tavaralajit eivät olisikaan samankaltaisia, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Direktiivin sanamuodosta huolimatta EYT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on selvää, ettei suojan saannin edellytyksenä ole tavaralajien erilaisuus taikka sekaannusvaaran näyttäminen toteen (C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31).

Sekoitettavuus ja sekaannusvaara
Tavaramerkkilaissa (4 §:n 1 momentti ja 6 §) puhutaan tunnusmerkkien sekoitettavuudesta. Tämä käsite viittaa perinteiseen sekoitettavuusoppiin, eikä EYT ole pitänyt sitä direktiivin 5 artiklan säännösten mukaisena.

Suomessa (ja muissa Pohjoismaissa) on perinteisesti noudatettu tulossääntöä; sekoitettavuutta on pidetty tavaramerkkien samankaltaisuuden sekä tavaroiden samankaltaisuuden tulona. Sääntö on luotu kuvastamaan eri markkinaosapuolten vaihtelevan suuruisten intressien painoarvoa eri kollisiotilanteissa. Sen mukaan merkkien vähäisen samankaltaisuuden on voinut kompensoida suuremman asteisella tavaroiden samankaltaisuudella ja vastaavasti toisin päin.

Menettely ei sinänsä ole EY-oikeuden vastainen (C-39/97 Canon, kohta 17). Tavaramerkin haltijan intressi on kuitenkin säilynyt päällimmäisenä, sillä tulossäännön taustalla vaikuttaa yleinen presumtio tavaramerkin loukkauksen olemassaolosta merkkien ja tavaroiden ollessa samankaltaisia. Vastaava presumtio ulottuu direktiivissä ainoastaan kollisioihin, joissa sekä merkit että tavaralajit ovat identtiset. Muihin kollisiotilanteisiin sovelletaan laajempaa sekaannusvaara-arviointia.

TMerkkiL 6 §:n 1 momentissa ei tehdä eroa direktiivin pakollisten säännösten edellyttämällä tavalla 5 artiklan 1 a ja b -kohtien suojamuotojen välille. Suojan eri tasot eri kollisiotilanteissa eivät siten ilmene Suomen tavaramerkkilaista. Tämä johtuu osittain myös toisesta puutteesta lain sananmuodossa. Tavaramerkkilaissa ei lainkaan huomioida merkkien samankaltaisuusarviointia erillisenä arviointiperusteena, vaan todetaan arviointiperusteeksi sekoitettavuus ja jossain määrin tavaralajien samankaltaisuus.

Kokonaisvaikutelma ratkaisee
Drockilan klassikkoteoksen mukaan sekoitettavuusarvioinnissa kyse on justifioinnista, jolloin lähtökohtana on ratkaisun lopputulos, ja arvioinnilla haetaan ratkaisun perustelut. Toisin sanoen ratkaisija etsii sekoitettavuutta merkkien ja tavaralajien välillä. EY-oikeuden mukaan samankaltaisuusarvioinnin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (C-342/97 Lloyd, kohta 25).

Direktiivin 5 artiklan 1 a -kohdan mukaisen suojan saannin edellytyksenä ei ole sekaannusvaaran aiheuttaminen kuluttajien keskuudessa. Tavaramerkin haltijalla on ehdoton oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa merkkiä samoja tavaroita ja palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Myös direktiivin 5 artiklan 1 b -kohdan sananmuodosta on luettavissa, että suojan vahvuus riippuu merkkien samankaltaisuuden asteesta, tavaralajien samankaltaisuuden asteesta sekä kokonaisvaltaisen harkinnan seurauksena todetun sekaannusvaaran asteesta (C-39/97 Canon, kohta 17).

TMerkkiL 6 §:n 1 momentissa rajataan suoja-ala koskemaan vain käyttöä samoilla taikka samankaltaisilla tavaralajeilla. Sekoitettavuus nousee vallitsevan oikeuden valossa harhaanjohtavasti relevantiksi arviointiperusteeksi.
Toiseksi sekoitettavuus-käsite on myös kielellisesti harhaanjohtava, sillä se viittaa siihen, että se on kiellon määräämisen edellytys. Näin tiukkaa arviointia ei kuitenkaan ole Suomen oikeudessa noudatettu, vaan tavaramerkin haltijan on näytettävä, että vaara merkkien sekoitettavuudesta kuluttajien keskuudessa on todennäköinen. Nykyistä käytäntöä vastaa sekoitettavuus-termiä paremmin sekaannusvaaran käsite (vrt. förväxlingsrisk, likelihood of confusion).

Laajalti tunnetun merkin suoja Suomen laissa
Kolmanneksi, TMerkkiL 6 §:n 2 momentin mukaan laajalti tunnetun merkin haltija voi vedota merkkien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien sekoitettavuus ei yksinään kuitenkaan ole direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen suojan edellytys.

Suojan saannin arviointiperusteet on tyhjentävästi lueteltu momentin loppuosassa. Tavaramerkin haltijan on näytettävä, että hänen tavaramerkkinsä on laajalti tunnettu Suomessa, että loukkaajalla ei ole käyttöön hyväksyttävää syytä ja että merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Lain sanamuoto viittaa arviointiperusteeseen, jonka soveltaminen on EYT:n mukaan direktiivin säännösten virheellistä tulkintaa (C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31).

TMerkkiL 6 §:n 2 momentissa annettiin ennen direktiivin implementointia nykyistä laajempaa suojaa erittäin tehokkaasti vakiinnutetuille merkeille. Säännöksellä suojattiin tavaramerkin mainetta ja arvoa epäoikeudenmukaiselta hyväksikäytöltä. Suojamuotoa sovellettiin käytännössä harvoin, ja se erosi direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta suojamuodosta.
Siitä huolimatta, että hallituksen esityksessä miellettiin suojamuotojen erot ja todettiin aikomus luopua vanhasta suojamuodosta ja siirtyä direktiivin mukaiseen suojaan, sekoitettavuuskäsite jäi kummittelemaan lain 6 §:n 2 momenttiin.
 Ongelmaa pahentaa sekoitettavuuskäsitteen vahva perinne Suomen tavaramerkkioikeudessa ja oikeuskäytännössä, jonka vuoksi laajalti tunnetun merkin suojan saannin todelliset arviointiperusteet uhkaavat lain tulkinnassa jäädä syrjään.

Suomessa lainsäätäjä on TMerkkiL 6 §:n 2 momenttia säädettäessä kuitenkin onnistunut välttämään direktiivin 5 artiklan 2 -kohdassa ilmenneen virheen. Suomen säännös voidaan luontevasti lukea niin, että kyse on suojasta, joka kattaa käytön myös silloin, kun tavaralajit ovat erilaisia, eikä säännöksessä rajata suojamuotoa koskemaan vain erilaisia tavaralajeja. Laajalti tunnetun merkin haltija saa suojaa edellä mainittujen edellytysten täyttyessä riippumatta siitä, käyttääkö vastaaja merkkiä samojen, samankaltaisten vai erilaisten tuotteiden tai palveluiden tunnuksena (C-408/01, Adidas kohdat 22 ja 31).

Asennemuutoksen tulee näkyä laista
Miksi lainmuutosta tarvitaan, jos tuomioistuimet jo käytännössään noudattavat direktiivin mukaista tulkintaa? Siirretään hetkeksi ilmeisimmät vastaukset oikeuden ennakoitavuudesta ja oikeusvarmuudesta syrjään ja pohditaan, mitä käytännön merkitystä tavaramerkkilain vanhentuneisuudella ja harhaanjohtavuudella on.

Direktiivin säännökset tulivat osaksi Suomen oikeutta vuonna 1993. Suomen tuomioistuimet alkoivat kuitenkin viitata EYT:n tulkintalinjauksiin vasta 2000-luvulla korkeimman oikeuden RENICHEW-ratkaisun jälkeen (KKO 2004:49). Ratkaisussa sovellettiin vielä perinteistä sekoitettavuusoppia. Tämä johtunee suoraan tavaramerkkilain sanamuodosta, sillä direktiivin säännökset on katsottu saatetuksi voimaan tavaramerkkilailla, ja tavaramerkkilaki puolestaan johtaa tulkitsijan sekoitettavuuskäsitteeseen.

Oikeuskirjallisuudessa on runsaasti keskusteltu ja kritisoitu sekoitettavuuskäsitettä. Varsin vähän on kuitenkin keskusteltu siitä, miten EY-oikeuden sekaannusvaaran arviointi ja suomalainen sekoitettavuusoppi eroavat perusteiltaan toisistaan.

EY-oikeuden tarkastelutapa neutraalimpi
EY-oikeuden sekaannusvaaran käsite on sekä laajempi että suppeampi kuin Suomen oikeuden sekoitettavuuskäsite. Suppeampi se on siinä mielessä, että suoja-ala on lähtökohtaisesti rajoitetumpi kaikissa suojamuodoissa.
Toisaalta sekaannusvaara sisältää sekoitettavuutta kokonaisvaltaisemman harkinnan, jossa lähtökohtaisesti on huomioitava muidenkin kuin tavaramerkin haltijan intressit (C-342/97, Lloyd, kohta 25; C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee, kohdat 49 ja 51). Keskimääräinen kuluttaja on suhteellisen tarkkaavainen ja huolellinen eikä helposti hämmennettävissä (C-342/97, Lloyd, kohta 26). Arvioinnissa otetaan ostotilanteiden monivivahteisuus huomioon kuluttajien eikä tavaramerkin haltijan näkökulmasta.

Direktiivin mukainen sekaannusvaaran arviointi on lähtökohdiltaan neutraali. Se muodostuu kaikkien relevanttien seikkojen punninnasta kollisiotilanteessa vallitsevissa olosuhteissa eikä formaalista merkkien ja tavaralajien vertailusta justifiointitarkoituksessa (C-251/95, Sabel, kohta 23; C-39/97, Canon, kohta 17; C-342/97, Lloyd, kohta 25).

Oletus yksinoikeuden pätevyydestä ei siis EY:n tavaramerkkioikeudessa tarkoita oletusta loukkauksen olemassaolosta. Tämä lähtökohtainen asenne-ero näkyy selvästi ratkaisujen lopputuloksissa ja vaikuttaa suoraan yksinoikeuden laajuuteen ja kilpailun vapauteen markkinoilla.

Katja Weckström
OTK, LL.M.
Turun yliopisto

Lähteet:
Lauri Drockila: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta (1986).
HE 302/1992
Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä (2002).
Tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän muistio, Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2001

C-251/95, Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (1997) E.C.R. I-06191
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwin-Mayer Inc. (1999) E.C.R. I-5507
C-342/97, Lloyd Schufabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen Handel BV (1999) E.C.R. I-3819.
C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger (1999) E.C.R. I-02779.
C-408/01, Adidas-Salomon v. Fitnessworld Trading Ltd. (2003) E.C.R. I-12537.

LINKIT:
Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisut ja julkisasiamiehen lausunnot ovat saatavilla Curia-tietokannasta (myös suomeksi). Kirjoita asian numero hakukenttään.
http://curia.europa.eu/

Tavaramerkkilain 10.1.1964/7 ajantasainen versio Finlexissä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1964/19640007