Tavaramerkkien suoja-ala supistumassa?

(IPRinfo 3/2011)

PRH:n ja OHIMin noudattama käytäntö pitää luokkaotsikoita kaiken kattavina tavara- ja palveluluetteloina todennäköisesti muuttuu.

Euroopan unionin tuomioistuimelle (EUT) on esitetty tavara- ja palveluluokkien suoja-alaa koskeva ennakkoratkaisupyyntö (C-307/10). Kysymys on siitä, kuinka laajan tavara- tai palveluluettelon kansainvälisen luokituksen mukainen luokkaotsikko kattaa.

Vastakkain on kaksi kantaa. Toinen edustaa kattaa kaikki -ajattelua, jonka mukaan luokkaotsikko kattaa kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut. Kattaa mainitut -ajattelun mukaan luokkaotsikko kattaa vain ne tavarat tai palvelut, jotka rekisteröinnissä on mainittu.

Kattaa kaikki -kannan mukaan esimerkiksi luokan 9 otsikko kattaa tietokoneohjelmistot, vaikka niitä ei luettelossa mainitakaan. Kattaa mainitut -kannan mukaan ohjelmistot eivät kuulu luokan 9 otsikon mukaiseen rekisteröintiin. Muita esimerkkejä kattaa kaikki -kannasta ovat nuottitelineet luokassa 15, käännöspalvelut luokassa 41, autojen renkaiden paikkausvälineet luokassa 12 ja makuupussit luokassa 20. Suomessa on ollut yleistä hakea rekisteröintejä luokkaotsikoin ja rajoittaa niitä vasta esteen ilmaantuessa.

Jos tavaramerkkiä käytetään esimerkiksi tietokoneohjelmissa ja se on rekisteröity luokan 9 otsikolla tavaroita yksilöimättä, voi kattaa mainitut -kanta käytännössä johtaa siihen, että rekisteröinti voidaan kumota käyttämättömyyden perusteella, koska rekisteröinti ei koske tavaroita, joille tavaramerkkiä on käytetty. Loukkaustilanteessa tulkinta voi johtaa siihen, että rekisteröinnillä ei olekaan suojattu relevantteja tavaroita, eikä merkinhaltijalla siten ole aikaisempaa oikeutta. Lisäksi tulkinnalla on merkitystä muun muassa suhteessa merkin maineeseen, käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn ja tavaraluetteloiden muutoksiin.

Eurooppassa kaksi tulkintalinjaa
Vuonna 2008 Marques tutki, että Suomen ja OHIMin lisäksi kattaa kaikki -kannalla olivat Bulgaria, Italia, Liettua, Romania, Unkari ja Viro. Kattaa mainitut -kannalla olivat Benelux-maat, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Latvia, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska ja TÅ ekki. Alan järjestöistä ainakin MARQUES ja ECTA ovat asettuneet tukemaan kattaa mainitut -leiriä.

OHIMin pääjohtaja päätti 2003, että luokkaotsikot kattavat kaikki siihen luokkaan kuuluvat tavarat. Tämän jälkeen suuressa osassa jäsenmaita on ollut voimassa kaksi poikkeavaa tulkintalinjaa, toinen OHIMia ja toinen kansallista viranomaista koskeva.

EUT omaksui asiassa T-186/02 (DIESELIT) kattaa kaikki -kannan, mutta ei perustellut päätöstään, vaan piti sitä käytännössä voimassa olevana oikeutena. Tapaus ei myöskään varsinaisesti koskenut luokkaotsikoiden kattavuutta. Tapaukseen viitataan usein, mutta perusteluiden puutteen vuoksi sillä ei ole harmonisoitu kysymystä.

Kattaako luokkaotsikko kaikki vai ei?
Ennakkoratkaisupyynnön kohteena oleva tapaus juontuu Iso-Britanniassa vuonna 2009 luokan 41 otsikolle haetusta merkistä IP TRANSLATOR. Luokka sisältää käännöspalvelut, mutta niitä ei mainita luokkaotsikossa. Virasto katsoi merkin olevan vailla erottamiskykyä ja vaati poistamaan käännöspalvelut palveluluettelosta (kattaa kaikki -kannan mukaisesti). Hakija oli sitä mieltä, että käännöspalveluita ei hakemuksessa ole mainittu eikä siksi ollut mitään poistettavaa.

Virasto hylkäsi hakemuksen katsoen, että vaikka kansallisen kannan mukaan käännöspalvelut eivät luetteloon kuuluisikaan, rekisteröintiä voitaisiin OHIMissa käyttää aiempana kansallisena rekisteröintinä, joka kattaa käännöspalvelut, joille merkki kuitenkin olisi erottamiskyvytön.

Hakija valitti päätöksestä. Kaikki osapuolet pitivät EUT:n ennakkoratkaisua tarpeellisena ja sitä pyydettiin toukokuussa 2010 (asia C-307/10). Monet jäsenmaat, mutta ei Suomi, ovat lausuneet asiasta. Asiassa saatetaan järjestää suullinen käsittely ennen elokuun lomakautta, jolloin päätös olisi odotettavissa ennen vuoden vaihdetta.

Rekisteröinnin perusedellytykset puntarissa
Asiassa on vedottu erityisesti niin sanottuihin Sieckmann-kriteereihin eli EUT:n tuomioon hajumerkin rekisteröintiä koskevassa asiassa (C-273/00 Sieckmann). Tuomiossa on käsitelty rekisteröinnin edellytyksiä ja todettu, että ollakseen rekisteröitävissä tavaramerkki on voitava esittää niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Sieckmann-tapauksessa hakija esitti hajumerkin kemiallisella kaavalla. Tuomioistuin ei pitänyt esitystapaa rekisteröinnin kriteereitä täyttävänä, vaikka kaavan avulla merkki voitaisiinkin toistaa ainakin laboratoriossa. Kemiallista kaavaa lukemalla ei ole mahdollista saada käsitystä hajusta, kuten nuotistolla esitetystä äänimerkistä saa käsityksen itse merkistä.

Jos samoja kriteereitä sovelletaan tavara- ja palveluluetteloihin, voidaan perustellusti katsoa, ettei kattaa kaikki -tulkinta täytä niitä, sillä luokkaotsikon tuoma suoja ei käytännössä aukene muille kuin alan ammattilaisille. Lisäksi aikojen kuluessa kansainvälinen luokitus muuttuu, jolloin tavaramerkin kattavuuden selvittämiseksi olisi tarkasteltava merkin rekisteröintiaikaan voimassa ollutta luokitusta.

Onkin odotettavissa, että tuomioistuin katsoo Sieckmann-kriteereiden soveltuvan myös tavaraluetteloon, koska on vaikeaa nähdä, miksei luetteloiden pitäisi olla selkeitä, informatiivisia ja objektiivisia.

Muuttuuko PRH:n käytäntö?
Todennäköisesti on odotettavissa muutos PRH:n ja OHIM:n noudattamaan käytäntöön pitää luokkaotsikoita kaiken kattavina tavara- ja palveluluetteloina. Muutos olisi tervetullut, sillä luokkaotsikkokäytäntö ja kolmen luokan kuuluminen perushintaan yhdistettynä pitkään, viiden vuoden käyttämättömyysaikaan on tarkoittanut sitä, että rekisterissä on merkkejä, joilla on perusteettoman laaja suoja-ala.

Yleisellä tasolla tästä on haittaa innovaatiotoiminnalle. Uusien merkkien rekisteröinti vaikeutuu tai estyy sellaisten oikeuksien takia, joiden kanssa uusilla tuotteilla ei tosiasiallisesti ole kilpailuasetelmaa saati muuta sekaannusvaaraa, tai edes merkitystä niiden haltijoille. USA:ssa tästä käytetään osuvaa sanontaa ”dead wood clogging the register”.
Mahdollisesta tulkinnan muutoksesta seuraa kuitenkin vaikea kysymys: mitä tapahtuu olemassa oleville rekisteröinneille, joiden haltijat ovat luottaneet kattaa kaikki -tulkintaan?

Rekisteröinnin rajoittaminen onkin laajentamista
Kuvantunlaisesta päätöksestä saattaisi seurata joitain siirtymäajan säännöksiä, joita ovat peräänkuuluttaneet ainakin Max Planck -instituutti, ECTA ja MARQUES. Kuitenkaan kyse ei ole lainmuutoksesta vaan selvennyksestä direktiivin tulkintaan, jolla siten olisi myös taannehtivia vaikutuksia. Toisaalta on epäselvää, onko siirtymäajan säännöksiä edes mahdollista tehdä. Tulkinta muuttuu tuomioistuimen päätöksellä, ellei komissio ryhdy muuttamaan lainsäädäntöä.

Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee, että jos tuomioistuin asettuu kattaa mainitut -kannalle, ei luokkaotsikosta voisi enää rajoittaa luetteloa sellaisiin tavaroihin, joita luokkaotsikoissa ei ole aiemmin mainittu. Toisin sanoen rajoitus vaikkapa luokan 9 otsikosta tietokoneohjelmiin ei olisi mahdollinen, koska uudessa tilanteessa sitä pidettäisiin rekisteröinnin laajentamisena. Uuden rekisteröinnin hakeminen on yksi vaihtoehto, mutta se saattaa törmätä täysin uudenlaisiin esteisiin, minkä lisäksi aiemman rekisteröinnin etuoikeus menetetään.

Niin kauan kuin PRH:n ja OHIM:n nykyinen tulkinta on voimassa, on myös mahdollista rajoittaa nykyistä rekisteröintiä tarkempiin tavaroihin. Tähän kuitenkin sisältyy riski siitä, että myöhemmässä loukkausasiassa vastaaja väittää rajoituksen olleen itse asiassa laajennus, eli että noudatettu tulkinta luokkaotsikoiden kattavuudesta oli väärä eikä rajoitusta olisi tullut hyväksyä.

Tavaramerkinhaltijoiden on syytä suhtautua luokkaotsikoiden kattavuuteen varauksella ja pyrkiä käyttämään mahdollisimman tarkkoja ja selväsanaisia luetteloita. Tämä on myös heidän etunsa, koska estemerkkien todennäköisyys on tällöin minimoitu.

Tuukka Airaksinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Krogerus Oy

Marques – Association of European Trade Mark Owners,
ECTA – European Communities Trade Mark Association,
OHIM – The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit)

Euroopan Unionin tuomioistuin

(Asia C-307/10, 2010/C 246/39)
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin: The Appointed Person by the Lord Chancellor
Asia: The Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks
http://curia.europa.eu/

EUT:lle esitetyt kysymykset
Onko
1) välttämätöntä, että ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkkihakemus koskee, yksilöidään selvästi ja tarkasti, ja jos on, miten selvästi ja tarkasti ne on yksilöitävä
2) sallittua käyttää tavaramerkkihakemuksen käsittämien tavaroiden ja palvelujen yksilöinnissä yleisnimikkeitä, jotka sisältyvät tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyssä Nizzan sopimuksessa (sellaisena kuin se on aika ajoin muutettuna ja tarkistettuna) esitetyn tavaroiden ja palvelujen luokituksen luokkien otsakkeisiin
3) välttämätöntä tai sallittua, että mainitun tavaroiden ja palvelujen kansainvälisen luokituksen luokkien otsakkeisiin sisältyvien yleisnimikkeiden käyttöä tulkitaan SMHV:n pääjohtajan 16.6.2003 antaman tiedonannon nro 4/03 (SMHV:n virallinen lehti 2003, s. 1647) mukaisesti?

Tavaramerkkiluokat (NCL9)

Luokka 9. Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet
Luokka 12. Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot
Luokka 15. Soittimet
Luokka 20. Huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo’osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin)
Luokka 41. Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat