Tavaramerkin vesittyminen

(IPRinfo 4/2003)

Tavaramerkin suoja-alaa arvioidaan Suomessa – ja yleensä EU:ssa – jonkin verran eri kriteerein kuin Yhdysvalloissa. Varsinkin vahvojen merkkien suoja on Yhdysvalloissa laajempi kuin EU:ssa noudatettavan tulkinnan mukaan.

Tavaramerkin vesittymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa myöhemmän tavaramerkin käyttö hyödyntää vanhemman ja kuuluisan merkin mainetta tai vähentää tällaisen merkin erottamiskykyä.

Suomessa vesittymisestä on käytetty mm. kuvaavampaa termiä ”tavaramerkin rappeutuminen”. Myös ns. rotanmyrkkyopissa voidaan katsoa olevan kysymys tavaramerkin vesittymisestä.

Suomessa tavaramerkkejä suojataan samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä vastaan, jos merkin tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai kuuluvat samaan tavaralajiin. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta on kuitenkin mahdollista poiketa tästä ns. tavaralajisäännöstä. Jotta poikkeaminen tulisi kysymykseen, on laajalti tunnetulta merkiltä kuitenkin vaadittu hyvin laajaa tunnettuisuutta. Vain harvat merkit saavuttavat tällaisen aseman.

EU:n tavaramerkkidirektiivin (neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 89/104/ETY, 5 artikla 2 kohta) mukaan tavaramerkkien sekoitettavuuteen voidaan vedota tavaralajien rajoista riippumatta silloin, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu ja jos toisen samanlaisen merkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi maineelle tai erottamiskyvylle haitaksi.

On kuitenkin huomattava, että sekä Suomessa että muualla EU:ssa mahdollisuus saada tällaista laajennettua suojaa edellyttää, että merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa.

Mielleyhtymä saattaa riittää suojan saamiseksi

Yhdysvalloissa on menty pidemmälle. Siellä ns. vahvat tavaramerkit saavat yleisesti laajaa tavaramerkkioikeudellista suojaa. Vahvaa merkkiä suojataan loukkaustapausten lisäksi vesittymiseltä (dilution), vaikka tavaralaji ei olisikaan sama eikä tavaramerkkien välillä olisi sekaannusvaaraa.

Voidaankin sanoa, että vesittymistä koskeva oppi Yhdysvalloissa merkitsee suomalaista tavaramerkkioikeutta laajempaa kielto-oikeutta. Vesittyminen eroaa suomalaisesta sekoitettavuusopista nimenomaan siinä, että vesittymisessä ei välttämättä ole kyse sekoitettavuudesta, vaan jo tietynlainen mielleyhtymä merkin kaupallisesta lähteestä saattaa riittää suojan saamiseen.

Esimerkiksi Kelloggin Tony the Tiger -sarjakuvahahmo on saanut vesittymissuojaa Exxonin käyttämää tiikerihahmoa vastaan, vaikka tiikeriä kuvaavaa hahmoa käytettiin eri tavaralajien tunnuksena.

Lailla haettiin yhtenäisempää tulkintaa

Vuonna 1996 Yhdysvalloissa säädettiin liittovaltiotasoinen laki Federal Trademark Dilution Act eli FTDA selventämään aiemmin hajanaista tavaramerkkien vesittymisoppia. Tavaramerkkien vesittyminen on laissa määritelty seuraavasti:
”The lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinquish goods or services” regardless of the presence or absence of competition or of the likelihood of confusion, mistake, or deception.

FTDA:n mukaan vesittymistä voi olla kahdentyyppistä. Dilution by tarnishing tarkoittaa tilannetta, jossa kuluttajat erehtyvät ja assosioivat vanhemman merkin ja myöhemmän, huonompilaatuisen tai loukkaavan merkin toisiinsa. Dilution by blurring taas tarkoittaa tilannetta, jossa vanhemman tavaramerkin erottamiskyky on hämärtynyt myöhemmän merkin johdosta, eli myöhemmän merkin ei tarvitse olla vanhempaa merkkiä huonompilaatuinen tai sitä loukkaava.

Vaikka Yhdysvalloissa vesittymistä koskeva suoja on suomalaista tavaramerkkisuojaa laajempaa, on kuitenkin huomattava, että Yhdysvalloissakin vesittymissuoja voi tulla kyseeseen vain sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa vanhempi merkki on hyvin vahva ja kuluttajat selvästi assosioivat kaksi erillistä kaupallista lähdettä toisiinsa.

Keskeistä vesittymisessä onkin juuri se, miten tavaramerkit assosioituvat kuluttajien mielessä toisiinsa ja miten tämä assosiaatio pystytään osoittamaan.

Likelihood vai actual?

Yhdysvalloissa vallitsee nykyisin yksimielisyys vesittymistapauksiin liittyvistä perusedellytyksistä. Jotta vesittymissuoja voisi tulla kyseeseen, tulee
1) vanhemman merkinhaltijan ensinnäkin todistaa, että sen merkki on kuuluisa.
2) Toiseksi myöhemmän merkin käytön tulee olla kaupallista, ja käytön on täytynyt alkaa vasta sen jälkeen, kun vanhemmasta merkistä on tullut kuuluisa.
3) Kolmanneksi vanhemman merkinhaltijan tulee näyttää toteen, että myöhempi merkki saa aikaan vanhemman merkin erottamiskyvyn vesittymisen.

Viimeaikainen käytäntö Yhdysvaltojen piirituomioistuimissa on ollut hajanaista sen suhteen, miten erottamiskyvyn vesittyminen tulee näyttää toteen. Eräät piirituomioistuimet ovat katsoneet, että näytöksi riittää vanhemman merkinhaltijan todistus siitä, että erottamiskyky on todennäköisesti vesittynyt, ”likelihood of dilution” . Eräät piirituomioistuimet ovat toisaalta edellyttäneet näyttöä erottamiskyvyn tosiasiallisesta vesittymisestä, ”actual dilution”.

Hienot alusvaatteet ja seksikaupan tavarat

Tuoreessa vesittymistä koskeneessa Victoria’s Secret -tapauksessa (US Supreme Court 4.3.2003 (No 01-1015, 259 F.3d 464) Moseley et al., dba Victor’s Little Secret v. V Secret Catalogue Inc. et al.) Yhdysvaltain korkein oikeus pyrki selkeyttämään edellä mainittua tavaramerkin vesittymiseen liittyvää näyttökysymystä.

Tapauksessa oli kysymys siitä, vesittikö Kentuckyn osavaltiossa sijaitseva Victor’s Little Secret -niminen aikuisviihteeseen keskittynyt yksittäinen vähittäistavarakaupan tunnus Victoria’s Secret -nimisen laajalti tunnetun alusvaateketjun tavaramerkin. Victoria’s Secret -tavaramerkin haltijan mukaan Victor’s Little Secret -merkin käyttö aiheutti sekä Victoria’s Secret -tavaramerkin maineen tahraamisen että erottamiskyvyn hämärtymisen.

Korkein oikeus totesi tuomiossaan muun muassa, että saadakseen vesittymissuojaa vanhemman merkinhaltijan tulee osoittaa myöhemmän tavaramerkin tosiasiallisesti (actual dilution) aiheuttaneen vanhemman tavaramerkin erottamiskyvyn vesittymisen. Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen ei siten erottamiskyvyn todennäköinen vesittyminen enää ole riittävä peruste suojan hakemiselle.

Näyttö hankalaa

Korkeimman oikeuden tuomion jälkeen epävarmuutta on aiheuttanut muun muassa se, miten erottamiskyvyn tosiasiallinen vesittyminen ja vesittymisestä aiheutunut vahinko tulisi käytännössä näyttää toteen. Korkein oikeus jätti kysymyksen kokonaan avoimeksi.

Aikaisemmassa, Ringling Bros -tapauksessa tosiasiallisen vesittymisen toteen näyttämiseksi esitettiin mm. todisteita tappioista, joita oli aiheutunut myyntitulojen vähentymisestä. Korkeimman oikeuden Victoria’s Secret -tapauksessa antama tuomio kumosi kuitenkin taloudellisen vahingon merkityksen vesittymistä osoittavana näyttönä.

Ringling Bros -tapauksessa vesittymistä pyrittiin todistamaan kuluttajatutkimuksen avulla (skillfully constructed consumer survey). Kuluttajatutkimusten tulee tuomioistuimen mukaan olla suunniteltu niin, että ne eivät osoita vain mielleyhtymän olemassaoloa, vaan osoittavat nimenomaan sellaisia kuluttajien mielleyhtymiä, joista voidaan päätellä sekä syntynyt haitta että sen vaikutukset. Ringling Bros -tapauksessa kuluttajatutkimus osoitti, ettei erottamiskyky ollut vesittynyt, koska kuluttajat eivät assosioineet vastaajan ja kantajan tavaramerkkejä toisiinsa.

Tapauksessa Kellogg v. Exxon piirituomioistuin katsoi kuluttajatutkimuksen antavan riittävän näytön siitä, että Exxonin mainosten sarjakuvatiikeri (jota käytettiin paitsi polttoaineen myös ruokien markkinoinnissa) oli aiheuttanut Kelloggin Tony the Tiger -tavaramerkin vesittymisen. Kyselyn tulokset osoittivat, että 70 % vastaajista assosioi sarjakuvatiikerin Kellogg -tavaramerkkiin siitä riippumatta, missä tuotteessa sarjakuvatiikeri esitettiin.

Kuluttajien tavalla assosioida kaksi tavaramerkkiä toisiinsa on suuri merkitys vesittymistapauksissa. Victoria’s Secret -tapauksessa tuomioistuin kuitenkin selvensi, että mikäli tavaramerkit eivät ole identtisiä, ei vesittymisen todistamiseksi riitä yksistään se, että yhdestä merkistä kuluttajan mieleen mieleen tulee toinen merkki, vaan tarvitaan muutakin näyttöä, joskaan korkein oikeus ei täsmentänyt, mitä se voisi olla. Merkkien ollessa identtisiä pelkkä assosiaatio saattaa kuitenkin riittää vesittymisen toteamiseksi.

Teija Tuomola, OTK
Miesmäki Oy

Share: