Suostumus ja suostumus – tavaramerkin sammuminen on eri asia

(IPRinfo 5/2009)

Kesällä 2009 Korkein oikeus otti kantaa kahteen mielenkiintoiseen tavaramerkkioikeudelliseen kysymykseen (KKO:2009:57). Ensinnäkin KKO totesi, että kansallisen tavaramerkin rekisteröinti ei voi kaventaa yhteisön tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta. Kiinnostavampi oli KKO:n kannanotto siihen, miten arvioidaan tavaramerkin haltijan suostumusta tavaroiden rinnakkaistuontiin.

Tavaramerkkioikeuden sammuminen perustuu suoraan EU:n lainsäädäntöön. Siitä säädetään tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa: oikeudenhaltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka merkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen. Tavaramerkkilaissa (10 a §:n 1 mom) on vastaava säännös.

Ratkaisevaa on oikeudenhaltijan suostumus. Tätä käsitettä tulee tulkita yhdenmukaisesti yhteisön alueella eikä EU:n jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden perusteella. Muuten ei saavuteta sitä tavoitetta, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmässä.

Kun verrataan mönkijöitä koskevaa ratkaisua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) ratkaisuihin, se vaikuttaa tyypilliseltä sammumista koskevalta asialta. KKO kuitenkin katsoi, että sammumista koskevat ratkaisut eivät sovellu tapaukseen. Silti KKO tulkitsi (mitään lainkohtaa mainitsematta) L:n toimintaa siten, että yhtiöllä A oli sen suostumus mönkijöiden maahantuontiin.

Hiljaisenkin sopimussuhteen luominen sellaisten osapuolten välillä, jotka eivät ole sopimus- tai muussa suhteessa keskenään, venyttää käyttöoikeutta koskevaa sopimusmekanismia. Se johtaa siihen, että suostumus-käsitettä tulkitaan kansallisen oikeuden pohjalta.

KKO olisi voinut päätyä samaan, sinänsä oikeaan, lopputulokseen myös alempien oikeusasteiden ratkaisuissa esitetyillä perusteilla. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen tulisi selventää kansallisen ja yhteisön tavaramerkkioikeuden välisen suhteen ymmärtämistä. Loncin-ratkaisun perustelut eivät selkeytä suostumus-käsitteen tulkintaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (Kodifioitu toisinto) annettu 22.10.2008 (aiemmin direktiivi 89/104/ETY
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tavaramerkkioikeuden sammumista koskevia ratkaisuja
C-355/96 Silhouette v. Hartlauer
C-173/98 Sebago v. GB-Unic
C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff v. Levi Strauss, Tesco v. Levi Strauss
C-244/00 Van Doren v. Lifestyle sports
C-16/03 Peak Holding v. Axolin-Elinor
C-324/08 Makro v. Diesel

Ratkaisu
Yhtiö A toi Suomeen ja markkinoi täällä kiinalaisen yhtiön L Ltd:n Kiinassa valmistamia ja siellä liikkeelle laskemia mönkijöitä. L oli varustanut mönkijät tunnuksella ”loncin”, jolle oli vuonna 2002 rekisteröity yhteisön sana- ja kuviotavaramerkki. M Oy:lle oli vuonna 2005 rekisteröity L:n suostumuksin Suomessa samaan luokkaan kansallinen tavaramerkki, joka sisälsi sanan LONCIN.

M nosti kanteen A:ta vastaan väittäen tämän loukkaavan M:n oikeutta tavaramerkkiin LONCIN. Käräjäoikeuden mukaan L:n oli katsottava antaneen hiljaisen suostumuksensa näiden mönkijöiden saattamiseksi markkinoille Euroopan talousalueella (ETA). M johti oikeutensa tavaramerkkiin L:ltä, eikä sillä ollut itsenäiseen tavaramerkkioikeuteen perustuvaa valtaa kieltää LONCIN- tavaramerkillä varustettujen mönkijöiden maahantuontia, myyntiä ja markkinointia ETAssa, eikä siis Suomessakaan. Hovioikeus oli samaa mieltä.

KKO totesi aluksi, ettei M:lle rekisteröity kansallinen tavaramerkki voi rajoittaa L:n yhteisötavaramerkkiin perustuvaa oikeutta EU:n alueella, siis myös Suomessa. A:n oikeudesta tuoda Suomeen mönkijöitä KKO totesi, että tavaramerkkioikeuden sammumista koskevien EYT:n ratkaisujen todistelusäännöt eivät ole käytettävissä, koska L ei ole osapuolena oikeudenkäynnissä.

KKO:n mukaan A:lla on ollut L:n suostumus tavaramerkin käyttämiseen EU:n alueella. M:llä ei ollut tavaramerkkilain perusteella oikeutta kieltää yhtiötä A tuomasta Suomeen ja markkinoimasta täällä mönkijöitä.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös Loncin-tavaramerkkiasiassa (KKO:2009:57) 27.1.2009 on julkaistu myös Finlexin KKO-tietokannassa:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090057

IPR University Centerin OIKKU-tietokantaan on laadittu Loncin-tavaramerkin käyttöä koskevien alempien tuomioistuinten ratkaisuiden tiivistelmät numeroin HO:2007:3176, HO:2007:3175 ja HO:2007:3173. Helsingin hovioikeus ratkaisi nämä kolme pääpiirteissään samansisältöistä asiaa 09.10.2007. Korkeimman oikeuden valituslupa ja ratkaisu koskivat ratkaisua HO:2007:3173.

Share: