Suomalainen perusteos tueksi patenttioikeudenkäynteihin

(IPRinfo 3/2010)

Marcus Norrgårdin teos soveltuu vaativaan ammattilaiskäyttöön, esimerkiksi asianajajille, patenttiasiamiehille ja tuomareille.

Marcus Norrgård: Patentin loukkaus. WSOYpro. Helsinki 2009. XV + 293 s. ISBN 978-951-0-35361-5

Marcus Norrgårdin teoksen myötä suomalaisten patenttilakimiesten ja tuomioistuinten ”työkalupakkiin” on saatu vihdoin ajantasainen suomenkielinen monografia, jossa on selvitetty kattavasti Euroopan patenttisopimuksen (EPC) 69 artiklan ja sen tulkintapöytäkirjan soveltamista EPC:n jäsenvaltioissa sekä patentin suojapiirin määräytymistä. Tähän asti Pohjoismaissa ainoastaan norjalaisen Are Stenvikin teokset ovat olleet samalla tavoin hyödynnettävissä.

Euroopan patenttisopimuksen 13.12.2007 voimaan tulleen uudistuksen (EPC 2000) jälkeen eurooppalaiset tuomioistuimet ovat joutuneet ja joutuvat tarkistamaan patenttien suojapiirin määräytymistä koskevia aikaisempia käytäntöjään: osa varhaisemmasta, ekvivalenssiopin torjuneesta oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta on jouduttu ja joudutaan hylkäämään.

Patenttioikeus on moninkertaista tulkinnan taitoa. Tulkinnan kohteena ovat ensinnäkin patenttijulkaisut ja niissä käytetyt ilmaisut, toisekseen patentinhakijan tahdonilmaisujen ja patenttiviraston kannanottojen seurauksena syntyvät patenttivaatimukset. Kolmanneksi on tarkasteltava vielä loukkaavaksi väitettyjä tuotteita, laitteita ja menetelmiä, joiden mukaisia toteutusmuotoja on verrattava patentinhaltijan kannepatentin itsenäisten patenttivaatimusten mukaisiin piirteisiin. Norrgård esittää useita hyviä ja käyttökelpoisia ohjeita patenttivaatimusten käytännön tulkintatilanteisiin.

Kansainväliset sopimukset tulkintaohjeena
Kansallisia patenttilakeja tulkitaan pitkälti valtioiden välisten sopimusten tulkinnan kautta. Esimerkiksi Suomen patenttilain 39 §:n säännöstä ei voida nykyisin koskaan soveltaa yksinään ilman EPC 69 artiklaa ja sen tulkintapöytäkirjaa.

Useassa patenttioikeudellisessa riita-asiassa joudutaan myös ottamaan huomioon TRIPS-sopimuksen ja Euroopan unionin ns. Enforcement-direktiivin säännökset. Jatkossa mukaan tulevat todennäköisesti myös yhteisöpatenttia ja eurooppalaista patenttituomioistuinta koskevat sopimukset.

Norrgårdin teoksen arvo patenttioikeutta säännöllisesti soveltaville lakimiehille selviää luonnollisesti tarkemmin pitkän ajan kuluessa. Jo tähän mennessä asianajajat ja muut käytännön lakimiehet ovat viitanneet ahkerasti teokseen, samoin Helsingin käräjäoikeus eräissä ratkaisuissaan. Yksi keskeinen teoksen anti on ekvivalenssiopin tarkka selvittäminen.

Ekvivalenssiratkaisuja korkeimmissa oikeuksissa vähän
Pohjoismaissa on toistaiseksi annettu huomattavan vähän ylimpien tuomioistuimien ratkaisuja, joissa olisi sovellettu ekvivalenssioppia. Suomessa korkein oikeus ei tietääkseni ole ottanut kantaa ekvivalenssioppiin yhdessäkään ratkaisussaan.
Ruotsissa merkittävin korkeimman oikeuden (Högsta Domstolen) ratkaisu on turvaamistoimiasiassa annettu NJA 2002:660 (20.12.2002 nro Ö2667-02, Eli Lilly). Norjan korkein oikeus (Høyesterett) puolestaan antoi taannoin päätöksen (2.9.2009, HR-2009-01735-A) turvaamistoimea koskevassa asiassa, jossa on ollut kysymys analogiamenetelmäpatentin suojapiiristä.

Norrgårdin teoksessa on käsitelty luotettavasti sekä yhdysvaltalaista että eurooppalaista tuomioistuinkäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta. Keskeiset saksalaiset Schneidmesser-ratkaisut sekä englantilaiset Catnic-, Epilady- ja Kirin Amgen -ratkaisut on selostettu riittävän laajasti.

Miksei loukkauskanteessa saisi vedota aiempiin lausumiin?
Teoksessa käsitellään prosecution history estoppel tai file wrapper estoppel -oppia. Kyse on siitä, voidaanko patentinhakijan hakemusvaiheessa esittämät patentin suojapiiriä koskevat kannanotot ottaa huomioon myöhemmin tulkittaessa patenttivaatimuksia ja määritettäessä kannepatentin suojapiiriä.

Englannin ja Saksan oikeuskäytännössä on omaksuttu kielteinen kanta näiden kannanottojen huomioon ottamiseen. Pohjoismaissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa (Cour d´ Appel de Paris, 4e Ch., ratkaisut 24.9.2003 ja 5.4.2006) ja Alankomaissa kanta on päinvastainen (ks. esim. Alankomaiden korkeimman oikeuden (Hoge Raad der Nederlanden) ratkaisut 13.1.1995 Ciba Ceigy/Oté Optics ja 22.12.2006 Dijkstra/Saier).

Osa Norrgårdin tulkintasuosituksista edellyttäisi vakuuttavampaa argumentointia.

Suomessa patenttihakemusasiakirjojen käyttö todisteina on ollut mahdollista Lokari-ratkaisun KKO 1981 II 184 mukaisesti. On vaikeaa esittää perusteita sille, että esimerkiksi eurooppapatentti hyväksytään Euroopan patenttiviraston (EPO) väitemenettelyssä tiettyjen rajoitusten ja hakijan keksinnöllisyyttä ja uutuutta koskevien lausumien esittämisen jälkeen, mutta loukkausasian vastaaja tai mitättömyysasian kantaja ei voisi vedota näihin patentinhaltijan nimenomaisiin lausumiin ja käyttää niitä hyväkseen oikeudenkäynnissä.

Patenttihakemuslomakkeisiin tulisi ehkä lisätä varoitus ”kaikkea, mitä tästä lähtien sanotte tai kirjoitatte, voidaan käyttää ja käytetään hyväksi teitä ja patenttianne vastaan.”

Neljällä ekvivalenssikysymyksellä tavoitellaan tasapainoa
En ole vakuuttunut siitä, että Norrgård on muotoillut neljä ekvivalenssikysymystä siten, että tämän kokonaisuuden avulla kyettäisiin takaamaan tasapaino patentin haltijan oikeussuojan ja kolmansien tahojen, erityisesti kilpailevia laitteita myyvien ja markkinoivien sekä kilpailevia tuotteita toisella menetelmällä valmistavien yhtiöiden kohtuullisen oikeussuojan välillä. Tätä kuitenkin edellyttäisi EPC 69 -artiklan tulkintapöytäkirjan 1 artikla.

Norrgårdin muotoilemassa ensimmäisessä ekvivalenssikysymyksessä on itse asiassa yhdistetty kaksi kysymystä. Ensin pitää selvittää se, mikä on kannepatentin mukaisella keksinnöllä ratkaistu tekninen ongelma. Seuraavaksi on selvitettävä se, minkä teknisen ongelman loukkaavaksi väitetty laite, esine (Norrgård: ”loukkausesine”) tai menetelmä ratkaisee. Tämä kysymys (nämä kysymykset) ovat selvästi merkityksellisiä ja oikein laadittuja.

Norrgårdin toinen kysymys siitä, onko loukkausesineen ratkaisu ongelmaan olennaisesti samanvaikutuksinen (eli johtaako se samaan tulokseen) kuin patentissa kuvatun keksinnön ratkaisu, vastaa myös esimerkiksi saksalaisessa oikeuskäytännössä omaksuttuja tulkintasuosituksia. Tämä ekvivalenssikysymys muistuttaa EPC 2000 -uudistusehdotuksen (Basic Proposal) mukaista tulkintapöytäkirjan 2 artiklan 2 kohtaa, jota ei hyväksytty EPC:n uudistamisesta päättäneessä diplomaattikokouksessa.

Kolmas kysymys koskee sitä, oliko loukkausesineen ratkaisu ilmeinen vaihtoehto alan keskivertoammattimiehelle verrattuna kannepatentin mukaiseen ratkaisuun kannepatentin etuoikeuspäivänä. Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on tähän saakka käytetty ilmaisuja ”närliggande för en fackmann” ja ”nærliggande for en fagmann”. Yhdistyneen Kuningaskunnan tuomioistuinkäytännössä on puolestaan käytetty ilmaisua ”obvious modifications”.

EPC 2000 -uudistuksen yhteydessä Norrgårdin esittämä sanamuoto oli esillä, mutta sitä ei hyväksytty osaksi tulkintapöytäkirjaa. Mielestäni aikaisemmat pohjoismaiset kannanotot kertovat Norrgårdin esittämää ilmaisua ilmeinen vaihtoehto paremmin sen, mitä EPC 69 -artiklan tulkintapöytäkirjan toisen artiklan mukaiset ”elements equivalent to” ovat.

Ekvivalenssi ja keksinnöllisyys eri asioita
Kysymyksessä ovat kannepatentin patenttivaatimusten kanssa vastaavat, samanarvoiset elementit; elementit, jotka voidaan korvata toisillaan ilman, että loukkaavaksi väitetyn menetelmän mukainen ratkaisu sen kautta muuttuisi joksikin muuksi ratkaisuksi kuin kannepatentin mukainen ratkaisu. Mikäli kannepatenttiin verrattuna loukkausesineeseen tehty muutos ei ole olennainen, on kysymyksessä ekvivalentti elementti.

Kuten Stenvik on todennut (Patentrett s. 401), ovat ekvivalenssiarviointi ja patentilla suojatun keksinnön keksinnöllisyyden arviointi eri asioita. Vaikka patenttiviranomainen olisi myöntänyt patentin myös loukkausoikeudenkäynnin vastaajan ratkaisussa tarkoitetulle keksinnölle, voi kysymyksessä kuitenkin olla patentin loukkaus ekvivalenssiarvioinnin perusteella.

Norrgårdin neljäs kysymys koskee sitä, oliko loukkausesineen mukainen ratkaisu tunnettua tekniikkaa tai ilmeinen suhteessa tunnettuun tekniikkaan riitapatentin etuoikeuspäivänä. Tämän kysymyksen selvittäminen ja siihen vetoaminen patentin loukkausta koskevissa oikeudenkäynneissä tunnetaan Gillette-puolustuksena Isossa-Britanniassa ja Formstein-puolustuksena Saksassa.

Analogiamenetelmäpatenttien erityisasema
Analogiamenetelmäpatenttien suojassa on merkittävää, että niiden tai niiden perusteella saatujen lisäsuojatodistusten perusteella ei voida myöntää tuotesuojaa jollekin lääkeaineelle, vaan ainoastaan menetelmälle uuden lääkeaineen valmistamiseksi. Kuten Norjan korkein oikeus totesi (2.9.2009), alan toimijoilla on oltava mahdollisuus esteettä harjoittaa tutkimusta ja tuotekehittelyä ja myös oikeus harjoittaa laillista kilpailua.

Analogiamenetelmäpatenttien valmistusmenetelmät eivät sinänsä ole olleet keksinnöllisiä, vaan ainoastaan niiden avulla valmistetut vaikuttavat ainesosat. Mikäli loukkaavaksi väitettyjen tuotteiden valmistamiseen käytetyt lähtöaineet taikka niiden valmistamisessa käytetyt reaktiot tai mahdollisesti valmistusmenetelmän mukaiset välituotteet poikkeavat selvästi kannepatentissa omaksutuista ratkaisuista siten, että alan ammattimiehen näkökulmasta menetelmien välillä ei ole riittävää samankaltaisuutta (ne eivät ole riittävän lähellä toisiaan), ei myöskään analogiamenetelmäpatenttia loukata.

Norrgårdin monografia soveltuu vaativaan ammattilaiskäyttöön. Teoksen kohderyhmään kuuluvat asianajajat, patenttiasiamiehet ja tuomarit. Suosittelen teosta myös kaikille muille patenttioikeudesta kiinnostuneille.
Toivottavasti Norrgård kirjoittaa seuraavaksi monografian patentin loukkausten seuraamuksista, koska patenttilain 58 §:n ja Enforcement-direktiivin 13 artiklan säännöksen välillä vallitsee selvä jännite.

Ari Wirén
Käräjätuomari
Helsingin käräjäoikeus

Viitteitä

Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu
Norges Høyesterett (Omfang av patentvernet / Patentloven § 39)
Høyesteretts kjennelse 02.09.2009, HR-2009-01735-A, sak nr. 2009/738 ( Eisai Co. Ltd. mfl. mot Krka Sverige AB)
on julkaistu Rt. 2009 s. 1055 ja tuomioistuimen kotisivulla (7 s.)

Norjan korkeimman oikeuden ratkaisua HR-2009-01735-A , 2.9.2009, referoi Ida Gjessing NIR-lehden (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (Nordic Intellectual Property Law Review)) numerossa 2/2010 (s. 187-196). Samassa lehdessä on tapauksesta kaksi kommenttikirjoitusta:
Håkon Bleken: Ekvivalens i norsk patentrett (Equivalency in Norwegian patent law) (s. 108-133)
Inger Berg Ørstavik Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett (The doctrine of equivalency as legal norm in Norwegian patent law) (s. 134-149).

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (Nordic Intellectual Property Law Review) eli NIR julkaisee artikkelit pdf-muodossa kotisivullaan, mutta niiden avaaminen ruudulle edellyttää (maksullista) käyttäjätunnusta.
http://www.nir.nu/

Enforcement-direktiivi (2004/48/EY) suomeksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (oikaistu versio julkaistu L 195/16 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2004)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:FI:PDF

Pohjoismaista kirjallisuutta patentinloukkauksesta
Stenvik, Are: Patentrett,2. utg. Cappelen akademisk, Oslo. 2006. 523 s. ISBN 978-82-02-25953-2
Stenvik, Are : Patenters beskyttelseomfang, Oslo, 2001
Ryberg, Bjørn: Beskyttelsesomfanget i dansk patentret. Gjellerup, København. 2002. 733 s. ISBN 87-13-04845-7

Domeij, Bengt: Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv . Jure, Stockholm .1998. ( Rättsvetenskapliga biblioteket, 8) xviii, 566 s. ISBN 91-7223-037-1
Domeij, Bengt: Pharmaceutical patents in Europe Norstedts Juridik , Stockholm (Kluwer Law International, The Hague ). 2000. ( Stockholm studies in law) 364 s. ISBN 91-39-00601-8 (Norstedts) , 90-411-1348-7 (Kluwer)