Saisinko lainata tavaramerkkiänne? – Jälleenmyyjällä ja palveluntarjoajalla erilainen asema

(IPRinfo 1/2009)

Jälleenmyyjällä on pääsääntöisesti oikeus käyttää oikeudenhaltijan tavaramerkkiä mainonnassaan.

Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden piiri on elinkeinotoiminnassa varsin laaja. Oikeus tavaramerkkiin sisältää oikeuden kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnuksena elinkeinotoiminnassa.

Kielto-oikeuden piiriin kuuluu sellainen tavaramerkin käyttö, jolla osoitetaan tavaramerkin haltijan tavarat ja/tai palvelut ja erotetaan ne muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista ja/tai palveluista.

Rajoittamaton yksinoikeus antaisi tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden jakaa markkinoita ja rajoittaa kilpailua kieltämällä tietyiltä jälleenmyyjiltä tavaramerkin käyttäminen. Tämän välttämiseksi tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta onkin rajoitettu ja tietyissä tapauksissa jopa estetty siihen vetoaminen kokonaan (niin sanottu tavaramerkkioikeuden sammuminen).

Tarkastelen Euroopan yhteisön tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 6 ja 7 artikloista ilmeneviä tavaramerkin haltijan yksinoikeuden rajoituksia ja näitä artikloja koskevaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Tarkastelun kohteena on erityisesti jälleenmyyjän ja tavaramerkillä varustettuihin tuotteisiin kohdistuvia palveluja tarjoavan elinkeinonharjoittajan oikeudet käyttää toisen tavaramerkkiä ja näiden oikeuksien eroavaisuudet.

Jälleenmyyjä saa käyttää tavaramerkkiä myös mainoksissa
Tavaramerkkidirektiivin (7 art) mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeus on sammunut niiden tavaroiden osalta, jotka haltijan suostumuksella on saatettu markkinoille, esimerkiksi hyväksytyille jälleenmyyjille, yhteisön alueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Oikeudenhaltija voi kieltää tavaramerkin käytön näiden tavaroiden yhteydessä vain, jos siihen on perusteltu syy.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) ratkaisussa DIOR (C-337/95) oli kyse jälleenmyyjän oikeudesta käyttää tavaramerkkiä paitsi kiinnitettynä myymiinsä tavaroihin myös mainoksissa. EYT katsoi, että tavaramerkkioikeuden sammuminen koskee myös oikeutta kieltää tavaramerkin käyttäminen ilmoitettaessa asiakkaille tällaisten tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle.

Tavaramerkin haltija ei näin ollen voi kieltää jälleenmyyjää käyttämästä tavaramerkkiä mainoksissa paitsi perustellusta syystä. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi tavaramerkin maineelle aiheutuvaa vakavaa vahinkoa.

Vahinkona EYT on pitänyt mm. sitä, että mainonta heikentää ylellisyystuotteeseen liittyvän tavaramerkin sisältämää mielikuvaa tavaran kiehtovuudesta ja arvokkuudesta sekä tavarasta saatavaa ylellisyyden tuntua.

Maineelle aiheutuva vahinko oikeuttaa käyttökiellon
Jotta jälleenmyyjä välttäisi vakavan vahingon aiheutumista, tämän olisi tarkoituksenmukaisinta pitäytyä sellaisissa toimintatavoissa, jotka ovat tavanomaisia toimialalla. Tällaisen käyttämisen ei voida lähtökohtaisesti katsoa vahingoittavan tavaramerkin mainetta, vaikka tavaramerkin haltija voikin pyrkiä osoittamaan, että tapauksen erityispiirteiden takia on olemassa perusteltu aihe kieltää tavaramerkin käyttö myös tavanomaisilla tavoilla.

Jälleenmyyjällä on siis oikeus käyttää tavaramerkkiä, mutta hänen tulee pidättäytyä käyttämästä sitä merkin mainetta vakavasti vahingoittavilla tavoilla. Tätä on kutsuttu jälleenmyyjän lojaalisuusvelvoitteeksi.

DIOR-ratkaisussa on katsottu tavaramerkin maineen pitävän sisällään tavaramerkin tunnettuuden lisäksi myös tavaramerkkiin liitettävät positiiviset mielikuvat, DIOR-tapauksessa kiehtovuuden ja arvokkuuden. Jälleenmyyjän oikeutta voidaan luonnehtia siten, että kiellettyä on lähtökohtaisesti vain sellainen käyttö, joka muodostaa perustellun aiheen tavaramerkin haltijalle vastustaa merkin käyttöä.

Liitännäistuotteissa hyvän tavan mukainen käyttö sallittua
Tavaramerkkidirektiivin (6 art) mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden piiriin eivät kuulu liioin sellaiset tilanteet, joissa merkin käyttäminen on tarpeen toisen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Näin on esimerkiksi silloin, kun elinkeinonharjoittaja ilmoittaa tarjoavansa palvelua, joka kohdistuu tavaramerkin haltijan liikkeelle laskemaan tavaraan. Tavaramerkkiä on kuitenkin käytettävä hyvän liiketavan mukaisesti.

EYT:n ratkaisussa BMW (C-63/97) oli kyse toisen elinkeinonharjoittajan oikeudesta käyttää tavaramerkkiä ilmoittaessaan tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynti-, korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamisesta.

EYT katsoi, että tavaramerkin käyttäminen siten, että se ilmaisee merkillä varustettuihin tuotteisiin kohdistuvan palvelun tarjoamista, merkitsee sen käyttämistä osoittamaan palvelun käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö kuuluu direktiivin 6 artiklan poikkeuksen piiriin.

Hyvän liiketavan vaatimus sisältää EYT:n mukaan vastaavan lojaalisuusvelvoitteen kuin jälleenmyyjänkin kohdalla. Tavaramerkin käyttöä koskevat rajoitukset ovat palveluntarjoajalle siis vähintään yhtä laajat kuin jälleenmyyjällekin.

Sekaannusvaaraa ei saa aiheuttaa
Tavaramerkin käyttö ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa palveluntarjoajan ja tavaramerkin haltijan välillä. Se tarkoittaa yleisön saamaa käsitystä siitä, että palveluntarjoajan ja tavaramerkin haltijan välillä olisi liikesuhde, tai että jälleenmyyjäyritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon, tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde.

Käytännössähän palveluntarjoajalla ja tavaramerkin haltijalla ei välttämättä ole mitään tekemistä keskenään. Käsitys voinee kuitenkin syntyä esimerkiksi silloin, kun palveluntarjoaja käyttää säännöllisesti tavaramerkin haltijan kuvallisia tavaramerkkejä.

Palveluntarjoaja voi siis käyttää tavaramerkkiä siten kuin on tarpeen palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Tätäkin käyttöä rajoittaa vaatimus hyvän liiketavan mukaisuudesta.

Jälleenmyyjän toisen tavaramerkkiä koskevan käyttöoikeuden laajuus määräytyy tapauskohtaisesti. Se on suhteessa alalla vallitseviin yleisiin tapoihin sekä siihen, minkälaisia tuotteita tavaramerkin alaisuudessa myydään ja minkälaisia mielikuvia merkkiin liitetään. Oikeutta ei siis voi ennalta tyhjentävästi määritellä.

Yksinomaan se, että jälleenmyyjä saa hyötyä tavaramerkkiin liitettävästä laadukkaasta mielikuvasta, ei kuitenkaan ole riittävä peruste kieltää tavaramerkin käyttöä.

Jälleenmyyjällä palveluyritystä laajemmat oikeudet
Palveluntarjoajan oikeutta tavaramerkin käyttöön rajaa lähtökohtaisesti vaatimus merkin käytön tarpeellisuudesta. Merkin käytön tulisi siis olla oikeassa suhteessa palvelun tarjontaan. Paikallistasolla palveluja tarjoavan elinkeinonharjoittajan ei välttämättä tulisi käyttää merkkiä valtakunnallisissa mainoksissa.

Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää haltijan tavaramerkkiä, kunnes ”perusteltu aihe vastustaa” -kriteeri täyttyy. Palveluntarjoajan oikeus taas ulottuu vain niin pitkälle kuin käyttö pysyy ”on tarpeen käyttötarkoituksen osoittamiseksi” -edellytyksen rajoissa.

Jälleenmyyjän tapauksessa todistustaakka perustellun aiheen olemassaolosta on tavaramerkin haltijalla, kun taas palveluntarjoajan tapauksessa velvollisuus osoittaa tarve tavaramerkin käyttöön on palveluntarjoajalla.

Edelleen pohdittavaksi jää, mitä ”jälleenmyyjän” ja ”palveluntarjoajan” käsitteillä tarkoitetaan. Voidaanko esimerkiksi satunnaisesti yksittäisiä hajakappaleita myyvää elinkeinonharjoittajaa pitää ”jälleenmyyjänä”, vai tuleeko tämän valikoimiin kuulua jatkuvasti edustava valikoima tavaramerkin haltijan tuotteita.

Voitaneen pitää selvänä, että jälleenmyyjällä on oltava tavaramerkin haltijan tavaroita hallussaan ainakin silloin, kun mainontaa käytännössä tehdään. Vastaavasti voidaan pohtia, voiko kuka tahansa elinkeinonharjoittaja nimittää itseään tavaramerkin kattamien tuotteiden huolto- tai korjauspalveluja tarjoavaksi elinkeinonharjoittajaksi.

Tuomas Mattila
Lakimies, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 4. päivänä marraskuuta 1997. Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV vastaan Evora BV (C-337/95).
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 23 päivänä helmikuuta 1999. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV vastaan Ronald Karel Deenik (C-63/97).
Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisut ja julkisasiamiehen lausunnot verkossa (suomeksi):
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi