Saisiko olla Budweiser – vai useampi?

(IPRinfo 1/2006)

Kiivaana kuohunut kiista oikeudesta olutmerkkiin päättyi viime joulukuussa Korkeimman oikeuden ratkaisuun. Rajojemme ulkopuolella samaa asiaa on puitu aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta myöten.

Korkein oikeus antoi joulukuussa 2005 ratkaisunsa Anheuser-Busch Incorporation -yhtiön (jäljempänä Anheuser-Busch) ja Budejovický Budvar, narodni podnik -yhtiön (jäljempänä Budejovický Budvar) välisessä riidassa.

Tässä ennakkopäätöksessä on laajasti ottaen kysymys tavaramerkkisuojan sisällöstä sekä tavaramerkin ja toiminimen suojan välisestä suhteesta. Seuraavassa poimin joitakin keskeisiä teemoja päätöksestä.

KKO esitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle (EYT) ennakkoratkaisupyynnön EU:n tavaramerkkidirektiivin, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) ja Pariisin yleissopimuksen tiettyjen artiklojen tulkinnasta.

Yhtiöiden välinen riita on saanut massiiviset mitat. Niiden välillä on käyty noin 40 – 50 oikeudenkäyntiä eri maissa olennaisilta osiltaan samasta pääkysymyksestä. Suomen tapauksesta poiketen joissakin maissa yhtiöt ovat kuitenkin riidelleet muulla oikeusperusteella, eli asiassa on vedottu maantieteellisten merkintöjen suojaan.

Ihmisoikeustuomioistuin: rekisteröintihakemus on odotusarvo
Mielenkiintoisen vivahteen kiistaan on tuonut se, että Anheuser-Busch vei asian myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen pohdittavaksi Portugalin korkeimman oikeusasteen antaman tuomion johdosta (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, No. 73049/01, 10.11.2005). Portugalilainen tuomioistuin oli hylännyt Anheuser-Buschin tavaramerkkihakemuksen vedoten Portugalin ja silloisen TÅ ekkoslovakian välillä hakemuksen jättämisen jälkeen solmittuun bilateraaliseen sopimukseen.

Anheuser-Buschin mukaan ratkaisu loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä pöytäkirjassa turvattua omaisuuden suojaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kuitenkin katsoi, ettei kyseessä ollut loukkaus, koska rekisteröintihakemus oli pikemminkin taloudellinen odotusarvo kuin varsinainen suojattava omaisuusobjekti.

Loukkaus edellyttää vahingon aiheuttamista
Yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmin omaksuman ja tässä asiassa toistaman linjan mukaisesti tavaramerkkejä suojataan lähtökohtaisesti sellaiselta sekoitettavissa olevien merkkien käytöltä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle eli alkuperän takaamiselle. Mikä tahansa käyttö elinkeinotoiminnassakaan ei välttämättä loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.

KKO:n päätöksessä käsitellään yhteisöjen tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun valossa tavaramerkin suojaa sellaista toiminimeä vastaan, jota käytetään tavaran tunnuksena. Toiminimeä käytetään monesti kahdessa eri ominaisuudessa eli yksilöimässä yritystä ja erottamassa yrityksen tuotteita muista markkinoilla olevista tuotteista.

Budweiser-päätöksessä KKO toteaa EY-lainsäädäntöön ja tavaramerkkilakiin nojautuen, että tavaramerkkiin sekoitettavissa olevan toiminimen käyttäminen tavaroiden erottamiseksi voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.

Toiminimen käytön oltava hyvän tavan mukaista
Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ennakkoratkaisussaan, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoitussäännös, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden nojalla ei voida kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään hyvää liiketapaa noudattaen, kattaa henkilönimien lisäksi myös toiminimet. Toista ei voida kieltää käyttämästä tavaran tunnuksena toiminimeään, vaikka se olisi sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin, jos käyttö on hyvän liiketavan mukaista.

Tavaramerkkilaissa ei ole vastaavaa rajoitussäännöstä. KKO tarkastelee Budweiser-päätöksessään tavaramerkkilain 3 §:n 1 momenttia ja päätyy toteamaan, että säännös ei vastaa tarkoitukseltaan eikä sisällöltään direktiivin rajoitussäännöstä. Tarkasti perustellen KKO antaa yhteisön oikeudelle etusijan ja tulkitsee tavaramerkkilain 4 §:stä ilmenevää tavaramerkkisuojan sisältöä samoin rajoituksin kuin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kodan a alakohdassa säädetään.

Yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta tavaramerkkisuojan ja toiminimen välisestä suhteesta on merkittävä linjanveto. KKO on päässyt tuoreeltaan sitä soveltamaan. EYT arvioi tavaramerkkidirektiivin olevan tältä osin sopusoinnussa TRIPS-sopimuksen kanssa. Ei kuitenkaan olisi tavatonta, jos tämä tulee joskus testattavaksi WTO:n riitojenratkaisuelimessä.

Toiminimi saa suojaa rekisteröimättömänäkin
Asiassa tarkasteltiin myös sitä, kumman yhtiön oikeutta voitiin pitää aikaisempana.

Pariisin yleissopimuksen 8 artikla velvoittaa sopimukseen liittyneitä maita suojaamaan toiminimeä ilman mitään velvollisuutta rekisteröidä se. Maat voivat kuitenkin asettaa suojan saamisen ehdoksi tiettyjä toiminimen vähimmäiskäyttöä tai tunnettuutta koskevia edellytyksiä.

Suomessa on oikeuskäytännössä (KKO 1994:23) vaadittu, että ulkomaisen toiminimen tulee olla Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä ainakin jossain määrin tunnettu saadakseen täällä suojaa. Toiminimen suojan täsmällisempi sisältö on yleissopimukseen liittyneiden maiden määriteltävissä kansallisessa laissa.

Budweiser-päätöksessä katsottiin jääneen näyttämättä, että Budejovický Budvarin käyttämä toiminimitunnus olisi ollut ennen Anheuser-Buschin tavaramerkkien rekisteröintiä Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä vaaditulla tavalla tunnettu, että toiminimi nauttisi täällä aikaprioriteetin nojalla parempaa suojaa kuin kyseiset tavaramerkit.

KKO perustelee nykyisin seikkaperäisesti
KKO:n ratkaisun perustelujen laajuus ja seikkaperäisyys ansaitsevat tunnustuksen kuten muissakin KKO:n ratkaisemissa immateriaalioikeutta koskevissa asioissa viime vuosina.

Perustelujen huolellinen linja ei kuitenkaan kestä täysin katkeamatta läpi koko ratkaisun. Perusteluissa kantajan tavaramerkki katsotaan ”asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen” tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi laajalti tunnetuksi merkiksi. Vaikka tämä ei ole päätöksen keskeisimpiä osia ja asiassa esitetty näyttö oli vakuuttava, olisi mieluusti nähnyt, että KKO olisi kytkenyt ”katsantonsa” EYT:n käyttämään kriteeriin vaadittavasta tunnettuuden tasosta: merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee merkin.

Ratkaisussa käsitellään myös TRIPS-sopimuksen ajallista soveltamista. Tämä oli yksi niistä kysymyksistä, jotka KKO esitti yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisua varten. EYT totesi, että TRIPS-sopimus soveltuu kollisioon, joka on alkanut ennen sopimuksen soveltamisen alkamispäivää, mutta jatkunut sen jälkeen. Yhteisöjen tuomioistuin on aikaisemmin antanut vastaavan ratkaisun muun muassa asiassa C-89/99 Schieving-Nijstad vof ym.

 

Sami Sunila
Vanhempi hallitussihteeri
Kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino-osasto

Riidan kulku suomalaisissa oikeusistuimissa

KKO 2005:143
Annettu 29.12.2005
DNro S2000/831

Anheuser-Busch ja Budejovický Budvar -yhtiöiden tavaramerkkiriita liittyy sanojen ”Budweiser” ja ”Budvar” käyttöön. Tshekkiläisen Budejovický Budvar -panimoyhtiön kotipaikan (Budejovický) saksankielinen nimi on Budweis.
Sanat ”Budweiser” ja Budvar” ovat esiintyneet eri muodoissaan Budejovický Budvarin tuotteisiin liittyvässä materiaalissa sekä Budejovický Budvarin englannin- ja ranskankielisessä toiminimessä (Budweiser Budvar, National Corporation ja Budweiser Budvar, Entreprise nationale).

Anheuser-Busch -yhtiölle on Suomessa rekisteröity mm. tavaramerkit Budweiser ja Bud (oluttuotteille). Yhtiö oli kaikissa oikeusasteissa vaatinut, että Budejovický Budvaria kielletään käyttämästä tuote-etiketeissään, laskuissaan, mainonnassaan tai muissa liikeasiakirjoissaan tunnuksia ”Budejovický Budvar”, ”Budweiser Budvar”, ”Budweiser”, ”Budweiser Budbräu”, ”Budweis”, ”Bud” ja ”Budvar”. Yhtiö vaati korvauksia tavaramerkkien loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta sekä loukkaavien tunnusten poistamista ja hävittämistä.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Budejovický Budvarin mainonta oli loukannut tavaramerkkejä ja aiheuttanut sekaannusvaaraa tuotteiden kesken, joten KäO oli kieltänyt sitä käyttämästä Budweiser Budvar -tunnusta mainonnassaan. Muilta osin KäO oli hylännyt kanteen.

Hovioikeus oli katsonut, että tshekkipanimon englanninkielisessä lauseessa ja tunnuksessa käytetty ilmaisu BUDWEISER oli tavaramerkkilain sekä toiminimilain mukaisesti sekoitettavissa Anheuser-Buschin rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

HO kielsi Budejovický Budvaria käyttämästä BUDWEISER-tunnusta olutpullojensa etiketeissä, laskuissaan ja markkinoinnissaan. Korvausvaatimukset HO hylkäsi, sillä tunnusten ei voitu katsoa aiheuttaneen tosiasiallisesti tuotteiden sekaantumista eikä korvattavaa vahinkoa ollut aiheutunut.

KKO pyysi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS-sopimus) ja tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

EYT totesi, että toiminimi voi muodostaa TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin, eli tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus estää tällaisen merkin käyttö, jos se voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. KKO:n asiana on ollut tutkia, voivatko kuluttajat tulkita tsekkipanimon käyttämän merkin tavaramerkiksi.

KKO:n mukaan Budejovický Budvar saa käyttää ilmaisua ”Budweiser Budvar” silloin, kun se liittyy yhtiön vieraskielisen toiminimen sekä etiketissä oluen valmistajan ilmaisemiseen hyvää liiketapaa noudattaen. Yhtiötä kuitenkin kiellettiin käyttämästä markkinoinnissaan ja liikeasiakirjoissaan tuotteidensa tunnuksena merkkiä ”Bud”. Muilta osin KKO ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

(Lyhennetty kotisivun uutisesta 29.12.2005, missä myös linkit ratkaisuihin.)

Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2005:143) löytyy Finlexistä (ennakkoratkaisut vuonna 2005):

Annette Kur tarkasteli artikkelissaan Trade names – a Class of Signs ”more equal” than others? (IPRinfo 4/2004) erityisesti EYT:n arviointia (asia C-245/02) toiminimen ja tavaramerkin suhteesta.