Sääntömuutokset muuttavat EPO-käytäntöä merkittävästi

(3/2010)

Euroopan patenttivirasto EPO purkaa hakemussumaansa tiukentamalla hakemusehtoja ja määräaikoja.

Huhtikuun 2010 alussa voimaan astuneet sääntömuutokset olivat ensimmäinen virallistettu osuus Euroopan patenttiviraston (EPO) ”Raising the bar” -projektia. Sen taustalla on hakemussuma, jota EPO yrittää purkaa.

EPO itse on todennut, mielestäni hiukan ristiriitaisesti, että projektissa ei kyse ole patentointikynnyksen nostamisesta vaan patenttien myöntämisestä vain keksinnöille, joilla on riittävä keksinnöllinen arvo, joka täyttää yhteiskunnan tarpeet.

Suojapiiriä voi joutua valitsemaan jo ennen uutuustutkimusta
EPO haluaa helpottaa uutuustutkimustaan ja välttyä tekemästä turhaa tutkimustyötä. Hakija voi joutua valitsemaan ennen uutuustutkimuksen aloittamista sen, mitä tutkija tutkii (R62a, R63).

EPO on ilmoittanut, että se käyttää näitä sääntöjä soveltuvin osin myös silloin, kun se on tutkiva PCT-viranomainen. Valinnan sijaan tai sen lisäksi hakija voi yrittää vakuuttaa tutkijan, että vaatimukset tulee tutkia sellaisenaan.

Jos hakija ei vastaa EPOn pyyntöön kahden kuukauden sisällä, tulkitsee EPO niin, että se tutkii ensimmäisen kategorian vaatimuksen tai sen osan, jonka se osaa tutkia. Lopputulos on, että jotain kuitenkin tuli ”poisvalittua”.

Ongelmallisen näistä valintatilanteista tekee se, että hakija ei voi muokata vaatimuksia. Lisäuutuustutkimusmaksun maksaminen poisvalittavalle suojapiirille ei myöskään ole mahdollista. Lisäksi poisvalittu osa joudutaan poistamaan myöhemmin vaatimuksista. Kuitenkin jaetussa hakemuksessa se voidaan jättää vaatimuksiin.

Keksinnöllisyyden arviointia täsmennetty
Sääntömuutosten kanssa käyttöön otettiin EPOn ohjekirjan Guidelines for examination uusin versio. Siihen on täsmennetty mm. keksinnöllisyyden arviointiin liittyviä asioita.

Aikaisemmin ratkaisua uuteen ideaan tai tuntemattomaan ongelmaan pidettiin keksinnöllisenä, vaikka ratkaisu sinänsä oli ilmeinen sen jälkeen, kun ongelma oli selvästi sanottu. Enää tämä ei löydy ”keksintöluettelosta”.

Tekniikan tasona käytettävistä internet-julkaisuista on ohjekirjaan lisätty oma luku. Siinä todetaan muun muassa, että tutkija voi luottaa internetistä löytyneen julkaisun (esimerkiksi blogin tai mainoksen) päivämäärään. Jos hakija on eri mieltä, hänen pitää todistaa, että julkaisun sisältö oli tuona päivänä erilainen.

Alan ammattilaisen tietotaso ja hänen tuntemansa tekniikka on laajennettu koskemaan myös alaa, joka ei liity läheisesti keksinnön alaan. Hän voi käyttää myös ei-julkaistua yleistä tekniikan tasoa ja osata yhdistää tekniikan tason elementtejä toisiinsa epäsuoran vihjeen perusteella. Aikaisemmin yhdistämistä varten edellytettiin selvempi vihje.

Näitä ohjekirjan muutoksia sovelletaan kaikkiin vireillä oleviin hakemuksiin.

EPOn uutuustutkimus – mielipiteeseen on vastattava
Jos EPOn uutuustutkimusmielipide tai kansalliseen vaiheeseen siirtymisen vahvistava kirje (R161) EPOn tutkimalle PCT-hakemukselle on päivätty 1.4.2010 tai sen jälkeen, on EPOn antamaan mielipiteeseen vastattava, jos tutkijalla on ollut jotain huomautettavaa. EPO on ilmoittanut, että vastaukseksi riittää vaatimusten muuttaminen, ei ole pakko argumentoida.

Suorille EP-hakemuksille määräaika on sama kuin patentoitavuustutkimuspyynnölle. Jonkun muun kuin EPOn tutkiman PCT-hakemuksen alueelliselle hakemukselle se on luultavasti kuusi kuukautta EPOn lisäuutuustutkimuksen mielipiteestä. EPOn tutkimalle PCT-hakemukselle määräaika on yksi kuukausi alueelliseen vaiheeseen siirtymisen vahvistavasta kirjeestä (R161).
Jos vastausta ei anneta määräajassa, EPO lähettää päätöksen, jossa hakemus todetaan rauenneeksi. Jos vastaus jätetään ja maksetaan lisäkäsittelymaksu (further processing fee) kahden kuukauden kuluessa päätöksestä, saadaan hakemus jälleen vireille.

Vaatimusten muutoksille tiukemmat ehdot
Patentoitavuustutkimusvaiheeseen siirtymisen yhteydessä hakija voi vielä tehdä vapaaehtoisia vaatimusmuutoksia. Patentoitavuustutkimusvaiheessa vaatimusmuutokset eivät ole mahdollisia hakemuksille, joita koskee vastauspakko.
Uutuustutkimusvaiheessa poisvalittua asiaa ei saa sisällyttää vaatimuksiin. Sääntöihin on lisätty myös se, että vaatimusmuutokset ja tuki niille täytyy osoittaa.

Ohjekirjaan on lisätty esimerkkejä siitä, minkälaisia muutoksia tutkija ei saa hyväksyä. Esimerkiksi selityksestä ei saa ottaa piirrettä täsmentämään vaatimusta, jos piirteellä on ”further technical effect”. Tällöin EPO huomauttaa ”ei-sallitusta” muutoksesta.

Pahimmassa tapauksessa EPOn käytäntö muuttuu sellaiseksi, että vaatimuksia ei pysty enää täsmentämään selityksessä olevilla piirteillä.

Patentoitavuustutkimusvaihetta halutaan lyhentää
Koska EPOn mielestä hakemuksen pitäisi patentoitavuustutkimusvaiheeseen tullessaan olla käytännössä valmis hyväksyttäväksi, on ohjekirjaan lisätty periaate, että patentoitavuustutkimusvaiheessa annetaan vain yksi kirjallinen välipäätös.

Seuraava vaihe onkin sitten kutsu suulliseen käsittelyyn tai hyväksyntä. Vain poikkeustapauksissa kirjallisia välipäätöksiä tulee enemmän.

Useimmat EPOn tutkijat ovat toteuttaneet tätä periaatetta jo ennen sen julkaisemista ohjekirjassa. EPOn tutkijoita on huhujen mukaan ohjeistettu myös niin, että suullisen käsittelyn kutsun lähettämisen jälkeen asiaa käsitellään hakijan kanssa vasta suullisessa käsittelyssä. Aiemmin suullisen käsittelyn saattoi välttää käymällä epävirallista mielipiteenvaihtoa tutkijan kanssa.

Jaetuille hakemuksille kahden vuoden takaraja
Jaettuja hakemuksia koskevan sääntömuutoksen soveltaminen aloitetaan puoli vuotta myöhemmin kuin muiden sääntömuutosten.

Jaetun hakemuksen edellytyksenä on ollut, että se perustuu suoraan vireillä olevaan hakemukseen. Kun jaettu hakemus jätetään 1.10.2010 jälkeen, tarkistetaan EPOssa lisäksi myös se, onko ensimmäisestä patentoitavuustutkimusvaiheen välipäätöksestä kulunut korkeintaan 24 kuukautta. Säännön sanamuoto ei ole yksikäsitteinen, mutta tämä on varman päällä oleva tulkinta siitä.

Jos myöhäisemmässä välipäätöksessä huomautetaan ensimmäisen kerran jostakin epäyhtenäisyydestä, käynnistyy siitä uusi 24 kuukauden aika, jona jaettu hakemus voidaan jättää, jos edellinen hakemus on vireillä. Nämä ajat voivat olla päällekkäisiä.

Päällekkäiset määräajat ongelmallisia
Ongelma erityisesti epäyhtenäisiksi väitetyissä hakemuksissa on, että jos hakija vastaa argumentein ja/tai vaatimusmuutoksin EPOn epäyhtenäisyysväittämään, hän ei välttämättä saa tuon 24 kuukauden kuluessa tietoa siitä, onnistuiko hän vakuuttamaan EPOn. Niinpä hän joutuu jättämään jaetun hakemuksen varmuuden vuoksi ennen 24 kuukauden takarajan umpeutumista.

”Vanhat” hakemukset kannattaa siis tutkia ennen lokakuun alkua ja päättää hakemuskohtaisesti, jätetäänkö jaettu hakemus, kun se vielä on mahdollista.

Tiukemmat ehdot yhdistettynä jaetun hakemuksen takarajaan ja korkeisiin vaatimusmaksuihin voivat aiheuttaa lisäongelman. Hakija on nimittäin voinut tehdä täsmennyksen vastatessaan ensimmäiseen patentoitavuustutkimuksen välipäätökseen ja täsmennyksellä kenties saanut vaatimukset patentoitaviksi.

Entä jos EPO vasta kahden vuoden jälkeen huomauttaa, että muutos ei ole sallittu? Tällöin kyseessä ei ole epäyhtenäisyyshuomautus, joten jaettujen hakemusten takaraja on jo ehtinyt umpeutua, eikä hakija siten voi enää jättää jaettua hakemusta patentoitavalle keksinnölleen.

EPOn työtaakka kevenee, hakijan kasvaa
EPO-prosessia painotetaan tulevaisuudessa vahvasti alkupäähän eli uutuustutkimukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.
Sääntömuutokset näyttävät hakijasta helpottavan, jopa vähentävän EPOn työtä. Sen sijaan hakijalta vaaditaan aikaisempaa päätöstä suojapiiristä ja parempaa ennakkoaavistusta siitä, mikä on keksinnöllistä. Muutosten tekeminen selvästi hankaloituu.

Odotettavissa on ainakin suullisten käsittelyjen määrän kasvaminen. Lyhyempi käsittely yhdistettynä päivitettyyn keksinnöllisyyden ja sallittujen muutosten arviointiin lisää todennäköisesti hylkäysten määrää, ja sitä kautta kasvattaa valitusten määrää. Aika näyttää, onko todella näin.

Patentin hakijan kilpailijoiden asema paranee siinä mielessä, että hakija ei enää voi käyttää jaettuja hakemuksia takaporttina kuin tietyn ajan.

Jättäessään uutta PCT-hakemusta hakijan täytyy miettiä, kumpi on tärkeämpi: pidempi aika viimeisten vapaaehtoisten vaatimusmuokkausten tekemiseen ja mahdollisten jaettujen hakemusten jättämiseen vai yksi ylimääräinen kirjallinen käsittelyvaihe EPOn tutkijan kanssa ja EPO-tutkimus yli 15 vaatimuksesta (PCT-hakemuksista ei vielä makseta vaatimusmaksuja). Jos aika on tärkeämpi, ei kannata käyttää EPOa tutkivana PCT-viranomaisena.

Raising the bar -projekti jatkuu, ja uusia muutoksia on tulossa. On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan kesällä aloittava EPOn uusi pääjohtaja Benoît Battistelli projektia ohjaa.

Marjut Honkasalo
European Patent Attorney
Kolster Oy Ab