Rinnakkaistuonti ja uudelleen pakkaaminen

(IPRinfo 3/2002)

Ainoastaan tavaramerkin haltijalla on oikeus käyttää suojattua tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä tuotteissa. Tämä yksinoikeus sisältää mm oikeuden käyttää tavaramerkkiä tuotteissa ja niiden pakkauksissa.

Rinnakkaistuonnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa immateriaalioikeudella suojattuja alkuperäisiä tuotteita tuodaan maahan ilman immateriaalioikeuden haltijan suostumusta, ohi valtuutetun jakelijan. EU:ssa rinnakkaistuonnin sallittavuus perustuu perustamissopimuksessa määriteltyyn tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan periaatteeseen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on useissa ratkaisuissaan täsmentänyt rinnakkaistuojan oikeutta pakata tuotteet uudelleen ja käyttää tässä yhteydessä alkuperäistä tavaramerkkiä pakkauksissa.

Rinnakkaistuontia koskevat normit

Tavaramerkillä varustettujen tuotteiden rinnakkaistuonti saa oikeutuksensa EY:n perustamissopimuksen 28 (ent.30) artiklasta, jonka mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. 30 (ent. 36) artiklassa raamitetaan pääsäännön poikkeukset.

Säännös ei “estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi tai teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.” Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 7 artiklan 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin raukeaa, kun merkinhaltija tai joku hänen suostumuksellaan on laskenut tavaramerkillä varustetut tavarat EU:n alueella liikkeelle. Saman artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohtaa ei sovelleta, jos oikeudenhaltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle erityisesti silloin, kun tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

Normien tulkintaan vaikuttaneita ennakkoratkaisuja

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella (EYT) on yksinoikeus tulkita EU-oikeutta. Rinnakkaistuojan oikeuksia uudelleen pakkaamiseen koskeva käytäntö on kehittynyt tuomioistuimen perustamissopimuksen artikloiden 28 ja 30 sekä tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan tulkinnasta antamien ratkaisujen perusteella.

Alueellisen sammumisen periaate

EYT loi jo varhaisessa vaiheessa eli vuonna 1974 alueellisen sammumisen periaatteen ratkaisussa Centrafarm v. Winthrop ( asia 16/74, tuomio 31.10.1974). Englantilainen Winthrop BV oli markkinonut Hollannissa Negram -nimistä lääkettä. Hollantilainen Centrafarm oli ostanut lääkettä Iso-Britanniasta Winthrop BV:n emoyhtiöltä ja tuonut sitä Hollantiin Negram -tavaramerkillä. Maahantuomalla lääkkeitä Iso-Britanniasta Centrafarm oli hyötynyt hintaerosta, sillä lääkkeet olivat Iso-Britanniassa huomattavasti halvempia kuin Hollannissa. EYT pohti, onko tavaramerkin yksinoikeuden haltijalla oikeus 30 (nyk. 28) artiklan nojalla kieltää rinnakkaistuonti.

EYT totesi, että tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille. Jos tuote on oikeudenhaltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan laillisesti saatettu markkinoille jossain muussa jäsenvaltiossa, ei yksinoikeuden haltijalla ole kuitenkaan oikeutta kieltää rinnakkaistuontia artiklaan 30 (nyk. 28) nojautuen. Tuomioistuimen mielestä yksinoikeuden haltija voisi vaikuttaa markkinoiden jakautumiseen ja rajoittaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa, mikäli hänellä olisi mahdollisuus kieltää rinnakkaistuonti.

Rinnakkaistuodun tuotteen uudelleenpakkauksen kieltäminen

EYT täsmensi hieman tulkintaansa 30 artiklasta (nyk. 28) vuonna 1978 ratkaisussa Hoffmann-La Roche v. Centrafarm (asia 102/77, tuomio 23.5.1978). Kansainvälisen Roche-SABAC -nimisen lääkeyhtiön tytäryhtiö Iso-Britanniassa oli valmistanut Valium Roche -nimistä lääkettä. Centrafarm oli ostanut lääkettä ja laittanut sen markkinoille Saksassa.

Centrafarm oli lisäksi pakannut lääkkeet uusiin pakkauksiin ja käyttänyt pakkauksissa Roche-SABAC:lle kuuluvia tavaramerkkejä Valium ja Roche. EYT pohti ratkaisussaan niitä edellytyksiä, joilla oikeudenhaltija voi kieltää markkinoille saattamiensa tuotteiden rinnakkaistuonnin ja tuotteiden uudelleenpakkaamisen.

EYT:n mukaan yksinoikeuden haltijalla on 30 artiklan (nyk. 28) nojalla oikeus kieltää tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuojaa uudelleenpakkaamasta tuotetta tai varustamasta uutta pakkausta tavaramerkillä ilman oikeudenhaltijan suostumusta sillä edellytyksellä, että se on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka ovat osa teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisältöä.

EYT totesi tuomiossaan, että yksinoikeudenhaltijan kielto-oikeus saattaa kuitenkin merkitä jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista tietyissä tapauksissa. Tuomioistuin listasi erityisesti neljä mainitunlaista seikkaa:

  • jos poikkeaminen johtaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen jäsenvaltioiden välillä
  • jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi huonontaa tuotetta siitä, millainen se on alunperin ollut
  • jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleenpakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja
  • jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut uudelleen.

Markkinoiden keinotekoinen jakaminen

Bristol-Myers Squibb v. Paranova (C-427/93) -tapauksessa antamassaan ratkaisussa EYT täsmensi edelleen tulkintaansa rinnakkaistuonnista, nyt myös vuonna 1989 voimaan saatetun tavaramerkkidirektiivin pohjalta. EYT pohti tässä yhteydessä erityisesti kysymystä siitä, mitä voitiin pitää markkinoiden keinotekoisena jakamisena.

Bristol-Myers Squibb oli valmistanut ja markkinoinut tuottamiaan lääkkeitä eri jäsenvaltioissa. Paranova oli rinnakkaistuontia harjoittava jakeluyhtiö, joka osti lääkkeitä niistä jäsenvaltioista, joissa hinnat olivat halpoja. Tapauksessa oli kysymys lääkkeiden tuonnista Tanskaan, missä Paranova myi lääkkeet valmistajien virallisia hintoja alempaan hintaan. Bristol-Myers Squibb väitti Paranovan toiminnan loukkaavan yksinoikeuttaan tavaramerkkiin, koska Paranova mm. pakkasi lääkkeet uusiin ulompiin pakkauksiin, peitti alkuperäiset etiketit omilla etiketeillään, liitti pakkauksiin tanskankieliset käyttöohjeet ja korvasi pakkaukseen sisältyvän sumuttimen toisen valmistajan sumuttimella.

EYT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei kielto johda markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Sama koskee tilanteita, joissa rinnakkaistuoja on korvannut pakkauksen sisältämän, tuotetta täydentävän esineen toisella tai kiinnittänyt uuden etiketin tai tietoja pakkaukseen.

Markkinoiden keinotekoisesta jakamisesta on kyse, jos tavaramerkinhaltija käyttää kielto-oikeuttaan silloin, kun maahantuojan tekemä uudelleenpakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet ylipäänsä voitaisiin saattaa markkinoille sekä silloin, kun uudelleen pakkaaminen tai muut maahantuojan suorittamat toimenpiteet tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu.

Uudelleenpakkaamisen tarpeellisuus voi johtua esimerkiksi siitä, että kansallisten säännösten tai käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko. Sellainen uudelleen pakkaaminen, joka koskee vain tuotteen ulompaa pakkausta sisemmän jäädessä koskematta, ei EYT:n mukaan muuta tuotteen alkuperäistä laatua.

Tuomioistuin lisäsi uudelleenpakkaamisen oikeuttaviin edellytyksiin, että uloimmassa pakkauksessa on ilmoitettava kuka tuotteen on valmistanut, uudelleenpakatun tuotteen ulkoasu ei saa vahingoittaa tavaramerkin mainetta ja tavaramerkin haltija voi vaatia, että maahantuoja toimittaa sille näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen saattamista markkinoille.

Asiassa Loendersloot v. Ballantine (C-349/95, tuomio 11.11.1997) antamassaan ratkaisussa EYT vahvisti aikaisemmissa tuomioissaan antamansa kriteerit uudelleen pakkaamisen ja merkitsemisen arvioimiselle.
Ballantine oli alkoholijuomia tuottava yritys ja Loendersloot kuljetus-ja varastointiyhtiö, jonka asiakkaisiin kuului näiden alkoholijuomien rinnakkaistuontia harjoittavia yrityksiä. Ballantine katsoi, että Loendersloot loukkasi sille tavaramerkinhaltijan kuuluvia oikeuksia, koska Loendersloot mm. poisti etiketit pulloista, korvasi etiketit jäljennöksillä tai käytti etiketit uudelleen ja poisti alkuperäisissä etiketeissä olleet yksilöivät numerosarjat.
EYT vahvisti myös tässä tapauksessa aikaisemmin toteamansa perusteet, joihin vetoamalla uudelleen merkintää ei voitu pitää sellaisena toimenpiteenä, johon vedoten oikeudenhaltija voi estää maahantuonnin.

Välttämättömyys -kriteerin täsmennystä

Tapauksessa Upjohn v. Paranova (C-379/97, tuomio 12.10.99) Paranova oli tuonut Tanskaan Upjohnin valmistamia lääkkeitä, pakannut lääkkeet uudelleen ja myynyt niitä käyttäen Upjohnille kuuluvaa ja Upjohnin Tanskassa käyttämää Dalacin-tavaramerkkiä. Upjohn käytti lääkkeistä eri maissa eri tavaramerkkejä: Dalacin, Dalacine tai Dalacin C. Upjohn vaati kansallista tuomioistuinta kieltämään Paranovaa myymästä lääkkeitä Dalacin-tavaramerkillä.

EYT totesi, että kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon markkinointihetkellä vallitsevat olosuhteet, kun se arvioi onko alkuperäisen tavaramerkin korvaaminen ollut objektiivisesti välttämätöntä.

Välttämättömyys-edellytys täyttyy mm. silloin, kun tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä vallitseva käytäntö estävät tuotteen markkinoinnin vientijäsenvaltiossa myönnettyä tavaramerkkiä käyttäen. Sen sijaan yksinomaan rinnakkaistuojan kaupallisen edun tavoittelu ei riitä oikeuttamaan tavaramerkin korvaamista toisella.

Uusinta käytäntöä

Ratkaisuissa Merck, Sharp & Dohme GmbH v. Paranova (C-443/99, tuomio 23.4.2002) ja Boehringer v. Dowelhurst & Swingward & al. (C-143/00, tuomio 23.4.2002) EYT täsmensi edelleen käsitystä siitä, mitä on pidettävä objektiivisesti välttämättömänä. Samalla EYT pohti, voiko oikeudenhaltija käyttää kielto-oikeuttaan, vaikka uudelleenpakkaaminen ei konkreettisesti uhkaa tavaramerkin haltijan intressejä.

Paranova ja Dowelhurst ym. olivat rinnakkaistuontia harjoittavia yrityksiä, jotka ostivat lääkkeitä yhteisössä ja maahantoivat niitä eri tavoin muutettuina tai uudelleenpakattuina. Merck ym. ja Boehringer ym. olivat lääkkeiden tuottajia ja vastustivat rinnakkaistuojien pakkauksiin tekemiä muutoksia mm. sillä perusteella, etteivät ne olleet välttämättömiä lääkkeiden rinnakkaistuonnille. Lääkkeiden tuottajien mukaan tuotteiden merkitseminen uudelleen kiinnittämällä niihin tarroja olisi ollut riittävää markkinoille pääsemiseksi.

Kielto-oikeuden käyttäminen on EYT:n mukaan hyväksyttyä silloin, kun uudelleen pakkaamisen ainoana syynä on se, että rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua. Jos sen sijaan rinnakkaistuojan tosiallinen pääsy markkinoille estyy esimerkiksi sen vuoksi, että merkittävä osuus kuluttajista tuntee voimakasta epäluuloa uudelleen merkittyjä tuotteita kohtaan, voidaan uudelleen pakkaaminen katsoa objektiivisesti välttämättömäksi.

Yhteenveto

Yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisukäytännössään määritellyt raamit rinnakkaistuojan oikeudelle pakata tuotteet uudelleen ja käyttää alkuperäistä tavaramerkkiä. Kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi jää viime kädessä arvioida kunkin yksittäisen toimenpiteen luonne ja vaikutus rinnakkaistuojien mahdollisuuksiin päästä markkinoille.

Teija Tuomola
Oik. yo
Turun yliopisto

Teija Tuomola oli harjoittelijana IPR University Centerissä kesällä 2002.