Rinnakkaistuonti ja immateriaalioikeuden globaali sammuminen

(IPRinfo 1-2000)

Euroopan unionissa (EU) voimassa oleva tavaramerkkioikeus ei sammu oikeuden haltijan saattaessa tuotteet vaihdantaan Euroopan talousalueen (ETA) 1 ulkopuolella tai jonkun saattaessa ne siellä vaihdantaan oikeuden haltijan suostumuksella. Tavaramerkkioikeuden haltija voi siten estää ETAn ulkopuolella laillisesti myytyjen, tavaramerkittyjen tuotteiden kulkeutumisen EU:n alueelle tavaramerkkioikeuteensa vetoamalla.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) ratkaisi tämän tavaramerkkioikeuden kansainväliseen eli globaaliin sammumiseen liittyvän kiistakysymyksen Silhouette-asiassa kesällä 1998 2. Siinä silmälasinkehyksiä valmistava Silhouette oli myynyt erän muodista poismenneitä kehyksiä Bulgariaan. Hartlauer-niminen yritys yritti tuoda Bulgariasta edulliseen hintaan ostamansa kehykset takaisin EU:n alueelle tarkoituksenaan ansaita voittoa.

Silhouette vetosi tavaramerkkioikeuteensa ja väitti, ettei sen tavaramerkkioikeus ole sammunut tuotteiden vaihdantaan saattamisesta ETAn ulkopuolella. EYT:n tulkinta tavaramerkkidirektiivin 7 artiklasta oli yhdenmukainen Silhouetten näkemyksen kanssa: Silhouette sai siten vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tuotteiden rinnakkaistuonnin, vaikka ne oltiin saatettu vaihdantaan Bulgariassa tämän suostumuksella.

Ristiriitaisia tuntemuksia

Silhouette-ratkaisu herätti ristiriitaisia tuntemuksia eri intressipiireissä: esimerkiksi tavaramerkeistä riippuvaiset lääketeollisuus ja merkkivaateteollisuus hurrasivat sille rinnakkaistuojien ja eräiden vähittäiskauppiaiden joutuessa nuolemaan haavojaan ja kehittämään uusia toimintastrategioita.

Useimmilta kuluttajilta ratkaisu jäi varsin vähälle huomiolle: immateriaalioikeus, oikeuden sammuminen ja rinnakkaistuonti ovat sen verran mutkikkaita ja vaikeasti hahmotettavia asioita, ettei ratkaisu ollut omiaan herättämään kansalaiskeskustelua.

Tästä huolimatta ratkaisun vaikutukset kuluttajille voivat olla huomattavat. On arvioitu, että rinnakkaistuonnin rajoittaminen ETA-maihin vähentää hintakilpailua ja nostaa hintatasoa ainakin joidenkin tuotteiden osalta, koska Euroopassa myytävät tuotteet eivät alistu hintakilpailulle ETAn ulkopuolella myytävien tuotteiden kanssa.

Taloustieteen termein tavaramerkkioikeuden haltija voi harjoittaa hintasyrjintää ja rahastaa ETAlla sen, mitä markkinoilta saadaan ulosmitattua riippumatta ETAn ulkopuolella perityistä hinnoista. ETAn ulkopuolella peritty hintataso saattaa siten olla huomattavasti ETAn hintatasoa alhaisempi. Näin on myös käytännössä useiden tuoteryhmien osalta asianlaita.

ETAn ulkopuolella perityn alemman hintatason rahoittavat ETA-kuluttajat. Silhouette-ratkaisun jälkeen on ilmeistä, ettei rinnakkaistuonti EU:n alueelle voi lähentää näitä hinnaneroja. EOT:lla puutteelliset perustelut

Silhouette-ratkaisun jälkeen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (EOT) totesi loppusyksystä 1999 antamassaan Micro Leader Business -ratkaisussa 3, että kuten tavaramerkkioikeus, myös tekijänoikeus tietokoneohjelmiin sammuu yksinomaan ETAssa myytyjen tuotteiden osalta. Päätös oli ennakoitavissa Silhouette-ratkaisun perusteella, johon EOT:n tuomiossa viitataankin.

EOT:lla puutteelliset perustelut

Muita perusteluja siinä ei sammumista koskevan kysymyksen osalta juuri olekaan, mitä voidaan pitää puutteena. Vaikuttaakin siltä, että Silhoutte-ratkaisu toimii tärkeänä ennakkotapauksena kaikilla niillä alueilla, joilla yhteisön oikeudessa on vastaavasti muotoiltuja sammumista koskevia sääntöjä.

Silhouette-ratkaisun vakuuttavin perustelu, jonka mukaan globaalin sammumisen salliva ratkaisu johtaisi yhteismarkkinoiden häiriintymiseen tavaroiden voidessa kulkeutua globaalin sammumisen salliviin jäsenvaltioihin niiden jäädessä vastakkaisen kannan omaksuneiden jäsenvaltioiden ulkopuolelle, puree samalla tavalla kaikkien immateriaalioikeuksien osalta.

Lisäksi juuri tavaramerkin funktiot olisivat saattaneet perustella ratkaisua, jonka mukaan globaali sammuminen olisi tullut sallia. Vastaavat funktiot puuttuvat muiden immateriaalioikeuksien kohdalla tai niiden merkitys on vähäisempi 4.

On siten todennäköistä, että oikeuden alueellinen, ETAn laajuinen sammuminen on sekä minimi- että maksimisääntö kaikkien niiden immateriaalioikeuksien osalta, joista on yhteisönlaajuiseen sammumiseen velvoittava säännös. Tulkinta vastaa EU:n komission kannanottoja asiasta.

Euroopan yhteisö on edellä mainittujen tavaramerkkioikeuden ja tietokoneohjelmia suojaavan tekijänoikeuden lisäksi säännellyt oikeuden sammumista koskevia periaatteita ainakin tietokantadirektiivissä, kasvinjalostajan oikeutta koskevassa direktiivissä ja vuokraus- ja lainausoikeutta ja piratismia koskevassa direktiivissä. Kauppakumppanien suhtautuminen

Kauppakumppanien suhtautuminen

On mielenkiintoista verrata EU:ssa omaksuttua globaalin sammumisen torjuvaa kantaa eräisiin muihin maihin ja etenkin EU:n merkittävimpiin kauppakumppaneihin. EU:n komission kannanottojen mukaan EU-doktriini nimittäin vastaa sen tärkeimmissä kilpakumppaneissa omaksuttuja sammumisoppeja. Kova väite, joka ansaitsee lisävalaistusta.

USA:ssa omaksuttu tavaramerkkien sammumista koskeva oppi ei ole mitenkään yksiselitteinen. Selvää kuitenkin on, että lainsäädännössä valittu ja tuomioistuinkäytännössä vahvistettu linja ei ole yhtä tiukka kuin EU:ssa.

Tämä ilmenee merkittävänä USA:n korkeimman oikeuden (Supreme Court) ratkaisuna pidetystä K Mart -tapauksesta. Sen mukaan USA:n ulkopuolella tapahtunut vaihdantaan saattaminen sammuttaa USA:ssa voimassa olevan tavaramerkkioikeuden, mikäli vaihdantaan saattajana on toiminut tavaramerkin haltija tai tämän kontrolloima yritys.

Japanissa merkittävin ratkaisu tavaramerkkioikeuden sammumisen kannalta on Parker Pen -tapaus. Sen mukaan tavaramerkkioikeuteen vetoamalla ei voida estää rinnakkaistuontia Japaniin, sikäli kuin tavaramerkkioikeuden haltija ei ole luonut selvästi erillisen goodwillin tavaramerkille Japanin markkinoilla 5. Suhtautuminen rinnakkaistuontiin ja oikeuden globaaliin sammumiseen on vielä tästä huomattavasti liberaalimpaa esimerkiksi Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

Ristiriitaisia ratkaisuja

Erikoisen tilanteen Euroopassa luo EFTA-tuomioistuimen Mag Instrument -ratkaisu 6, jonka mukaan ETAan kuuluvat EFTA-maat voivat EU:sta riippumatta omaksua globaalia sammumista koskevan opin ainakin silloin, kun kyseessä ovat ETAn ulkopuolella valmistetut tuotteet. Muutenhan ETAssa pätevät samat oikeuksien sammumista koskevat säännöt kuin EU:ssakin.

Mag Instrument -ratkaisu oli mahdollinen ETAn ja EU:n erilaisten luonteiden vuoksi: vain EU muodostaa tulliliiton, jossa tuotteiden alkuperämaa ei pääsääntöisesti vaikuta niiden vapaaseen liikkuvuuteen tuotteiden tultua siellä ensi kertaa laillisesti vaihdantaan.

Tiettyä ristiriitaa EFTA-tuomioistuimen ja EYT:n tavoista perustella ratkaisujaan on kuitenkin löydettävissä: EFTA-tuomioistuin korosti ratkaisussaan kansainvälisen kaupan vapautta. Lisäksi se totesi, etteivät tavaramerkkien funktiot estä oikeuden globaalia sammumista.

Argumentit loistavat poissaolollaan Silhouette-ratkaisussa. Tuomioistuinten toisistaan poikkeavista ratkaisuista seuraa, että ETAan kuuluvat EFTA-maat voivat sallia ETAn ulkopuolella valmistettujen tuotteiden rinnakkaistuonnin tämän mahdollisuuden puuttuessa EU:n jäsenvaltioilta.

Tästä mahdollisuudesta saattaa aiheutua kaupan esteitä ETAan kuuluvien EFTA-maiden ja EU:n jäsenvaltioiden välille tavaramerkkioikeuden haltijan voidessa estää tuotteiden kulkeutumisen EU:n alueelle, muttei välttämättä ETAan kuuluvaan EFTA-maahan.

Onko EU:n oppi muista poikkeava?

Onko EU:ssa omaksuttu sammumisdoktriini lopulta niin ehdoton ja muista maista poikkeava, kuin edellä olevasta voisi päätellä? Vastaus on epäröivä: ei ainakaan joka suhteessa.

Ensinnäkin rinnakkaistuonti voidaan estää muillakin keinoilla kuin immateriaalioikeuksien sammumista koskevilla opeilla. Esimerkiksi Japanissa rinnakkaistuonnin käytännön esteenä on pidetty tuotteiden jakelussa vieläkin laajalti käytössä olevaa Keiretsu-järjestelmää, jonka takia rinnakkaistuotuja tuotteita on jouduttu myymään lähinnä erillisistä, erikseen tähän tarkoitukseen luoduista myymälöistä. Rinnakkaistuontimarkkinat ovatkin olleet melko vaatimattomat Japanissa.

Lisäksi esimerkiksi lääkeaineiden rinnakkaistuontia voidaan estää tai rajoittaa protektionistisilla lupamenettelyillä, kuten tunnettua EU:n sisäisistäkin yhteyksistä. Myös tekniset standardit ja erilaiset tekniset spesifikaatiot ovat käyttökelpoisia välineitä rinnakkaistuonnin estämisessä.

Tavaramerkkioikeuden haltijat voivat niin ikään yrittää suojautua esimerkiksi valvomalla tarkemmin jakeluketjuaan, mukauttamalla hintatasoaan tai eriyttämällä tuotteitaan eri markkinoille. Viimeksi mainittu keino käy tosin entistä vaikeammaksi joidenkin tuotteiden osalta esimerkiksi Internet-mainonnan ja -kaupan lisääntyessä ja edellyttäessä usein yhdenmukaisia tuotteita.

Toiseksi rinnakkaistuonnin estäminen EU:n alueelle saattaa tietyissä tilanteissa olla EY:n kilpailuoikeuden vastaista. Sovellettavaksi saattaa tilanteesta riippuen tulla niin EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, jolla kielletään yritysten väliset kilpailua rajoittavat sopimukset, kuin määräävän aseman väärinkäyttöä koskeva 82 artiklakin.

Vaikka immateriaalioikeuden haltijalla olisikin tavaramerkkioikeuteen perustuva oikeus vedota oikeuksiinsa rinnakkaistuonnin estämiseksi, oikeuden käyttö saattaa tietyissä olosuhteissa muodostua kilpailuoikeuden normien vastaiseksi. Tämä voidaan päätellä muun muassa Javico-tapauksesta 7 (81 artikla) ja edellä mainitusta Micro Leader Business -tapauksesta (82 artikla).

Oikeuskäytäntöä on näiltä osin vähän, joten immateriaalioikeuksien haltijoiden kilpailuoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet ovat vielä monelta osin määrittämättä.

Kolmanneksi epäselvyyttä on aiheuttanut, millä edellytyksillä immateriaalioikeuden haltijan katsotaan suostuneen ETAn ulkopuolelta tuotavien tuotteiden saattamiseen vaihdantaan EU:n alueelle. Phytheron-tapauksen 8 vahvistaman periaatteen mukaanhan EU:n alueelle oikeuden haltijan suostumuksin tuodut tuotteet ovat vapaassa kierrossa tuotteiden alkuperämaasta riippumatta.

Epävarmuus on koskenut kysymystä, miten suostumus-kriteeriä tulkitaan näiltä osin eli mikä on katsottava riittäväksi suostumukseksi ETAn ulkopuolelta tuotavien tuotteiden vaihdantaan saattamiseksi EU:n alueella, jotta oikeus sammuisi niiden osalta.

Sebago-tapauksessa 9 EYT totesi odotetusti, että tuotteiden vaihdantaan saattamista EU:ssa koskeva suostumus sammuttaa oikeuden vain suostumuksen kohteena olevan tavaraerän osalta, ei suinkaan koko tavaralajin osalta.

Mielenkiintoisempi kysymys ilmeni Englannissa keväällä 1999 ratkaistussa Davidoff-tapauksessa 10. Siinä nousi esiin kysymys, määritelläänkö suostumus-kriteeri kansallisesta vai yhteisön oikeudesta käsin. Englantilaisen tuomioistuimen mukaan kysymys voitaisiin ratkaista kansallisesta oikeudesta käsin.

Tällöin täkäläisen sammumista koskevan implied consent -doktriinin mukaan tavaramerkkioikeuden haltijan tulisi nimenomaisesti kieltää tuotteiden rinnakkaistuonti EU:n alueelle, jotta rinnakkaistuonti voitaisiin myöhemmin estää.

Ratkaisua voidaan pitää kyseenalaisena EYT:n tapausten valossa. Niiden mukaanhan sammumista koskevat periaatteet ovat määräytyneet yksinomaan yhteisön oikeudesta käsin. Muunlainen ratkaisu saattaisi lisäksi aiheuttaa ongelmia yhteismarkkinoiden toteutumiselle rinnakkaistuotujen tuotteiden voidessa kulkeutua joihinkin EU:n jäsenvaltioihin, mutta ei kaikkiin.

Onkin todennäköistä, ettei EYT tule hyväksymään Davidoff-tapauksessa omaksuttua kantaa suostumus-kriteerin määräytymisestä kansallisen oikeuden perusteella. Suostumus-kriteerin EY-oikeudellinen sisältö ei kuitenkaan ole mitenkään selvä. Näiltä osin on odotettavissa asiaa selventäviä ennakkoratkaisuja 11.

Tulevaisuuden näkymiä

Immateriaalioikeuksien sammumista koskevat EY-oikeudelliset periaatteet eivät ole ainoastaan EYT:n käsissä. Myös yhteisön lainsäätäjä voi reagoida tilanteeseen.

EU:n komissio onkin ryhtynyt jatkotoimenpiteisiin Silhouette-ratkaisun aiheuttamien voimakkaiden reaktioiden seurauksena. Komissio teetti tutkimuksen rinnakkaistuonnin vaikutuksista 12. Tutkimuksen ilmestymisen jälkeen se on järjestänyt asiasta kuulemistilaisuuksia, joiden pohjalta komissio on valmistellut Internetissä julkaistun koosteen jatkokeskustelujen pohjaksi 13.

Lisäksi Ruotsissa on teetetty tutkimus Silhouette-ratkaisun vaikutuksista pieneen jäsenvaltioon, joka joutuu vaihtamaan globaalia sammumista koskevan oppinsa alueelliseen, ETAan rajoittuvaan sammumisoppiin 14. Ruotsin tilanne muistuttaa tässä suhteessa Suomea: meillä on niin ikään jouduttu tarkistamaan suhtautumista tavaramerkkioikeuden globaaliin sammumiseen.

Ruotsin teettämän selvityksen mukaan siirtymisen vaikutukset ovat pääosin negatiivisia muun muassa työllisyyden ja kansantaloudellisten vaikutusten osalta. Tutkimuksessa on lisäksi otettu huomioon rinnakkaistuonnin ja Internet-kaupan suhde: edellisen rajoittaminen saattaa lisätä jälkimmäistä kuluttajien pyrkiessä minimoimaan maksamiaan hintoja.

Jäsenvaltioiden, teollisuuden eri sektoreiden ja kuluttajien näkemykset poikkeavat vielä laajalti toisistaan, eikä niiden lainsäädännöllinen yhteensovittaminen vaikuta lähitulevaisuudessa helpolta. Onkin todennäköistä, ettei EY ryhdy yksipuolisesti – laajemmasta kansainvälisestä ratkaisusta irrallaan – muuttamaan radikaalisti immateriaalioikeuksien sammumista koskevia oppejaan.

Esimerkiksi tavaramerkkidirektiivin muuttaminen edellyttäisi käytännössä myös EY:n tavaramerkkiasetuksen muuttamista, mikä on käytännössä lainsäädännöllisesti vaikeaa. Maailman kauppajärjestön WTO:n uuden neuvottelukierroksen alun epäonnistuttua ei ole myöskään helppoa nähdä edistymisen mahdollisuuksia sillä rintamalla tässä kauppapoliittisesti erittäin vaikeassa ja monitahoisessa kysymyksessä.

YK:n alaisen WIPOn piirissä käytävistä neuvotteluista puuttuu toisaalta mahdollisuus kytkeä eri aloja koskevia kysymyksiä yhteen sopimuspakettiin. Onkin epätodennäköistä, että WIPOn piirissä olisi mahdollista löytää riittävää konsensusta minkään todellisen kansainvälisen ratkaisun taakse.

Näillä näkymin tavaramerkkioikeuden haltijoiden, rinnakkaistuojien ja kuluttajien on siten tyytyminen nykyiseen status quo’on. Samalla kansainvälisen kaupan vapauttaminen rajoittuu niihin yhä harvemmiksi käyviin tuotteisiin, joita ei voida suojata immateriaalioikeuksilla.

Tuomas Mylly, OTK, LL.M.Eur.
Tutkija
Turun yliopisto

Viittaukset:
1 ETAan kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden lisäksi EFTA-maista Norja, Islanti ja Liechtenstein. Sveitsi on ETAn ulkopuolinen EFTA-maa. Sveitsi on omaksunut tavaramerkkioikeuden globaalin sammumisen periaatteen.
2 Asia C-355/96, Kok. 1998, s. I-676.
3 Asia T-198/98, tuomio annettu 16.12.1999, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
4 Ks. tarkemmin Mylly: A Silhouette of Fortress Europe? International Exhaustion of Trade Mark Rights in the EU (ilmestyy Maastricht Journal of International and Comparative Law -kausijulkaisussa vuonna 2000). Artikkelissa käsitellään perusteellisemmin useita tavaramerkkioikeuden kansainväliseen sammumiseen liittyviä kysymyksiä.
5 Toisinaan on väitetty, että patenttioikeuden sammumista koskeva Japanin korkeimman oikeuden ratkaisema BBS-tapaus olisi vaikuttanut myös suhtautumiseen tavaramerkin sammumiseen. Näin ei ilmeisimminkään ole asianlaita. Ks. tarkemmin edellisessä viitteessä mainittu artikkeli.
6 E-2/97, 3.12.1997.
7 Asia C-306/96, Kok. 1998, s. I-1983.
8 Asia C-352/95, Kok. 1997, s. I-1729.
9 Asia C-173/98, tuomio annettu 1.7.1999, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
10 Chancery Division, 18.5.1999.
11 Yhdistetyt tapaukset C-414-416/99, vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.
12 NERA SJ Berwin & Co and IFT Research: The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks, 8.2.1999. Ks. http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/tmstudy.htm.
13 Exhaustion of Trade Mark Rights. Commission Staff Working Paper. Ks. http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/exhaust.htm
14 Parallel Imports – Effects of the Silhouette Ruling (Konkurrensverket, 1999).