Patentit kaatuvat Yhdysvalloissa – Vilpillisyys rekisteröinnissä käy kalliiksi loukkausoikeudenkäynnissä

(IPRinfo 1/2009)

Yhdysvalloissa patenttia hakevan tulisi ottaa huomioon, että vilpillisyysväitteet ovat yleisiä myös rekisteröimisen jälkeen.

Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuin antoi syyskuussa 2008 odotetun ratkaisunsa patenttiasiassa Praxair, Inc v. ATMI, Inc.

Vaikka Praxair oli näyttänyt patenttiloukkauksen toteen, se menetti oikeutensa vedota yhden patenttinsa keskeiseen osaan rekisteröintimenettelyssä todetun vilpillisen käytöksen takia. Lopputulos olisi voinut olla huonompikin, sillä alempi tuomioistuin oli mitätöinyt yhden patentin ja julistanut kaksi patenttia täytäntöönpanokelvottomiksi.

Voitto vetoomustuomioistuimessa oli kuitenkin yritykselle ja sen patenttiasiamiehelle laiha lohtu, kun miljoonien arvoiset patentit katosivat silmänräpäyksessä.

Yksinoikeuden menettäminen kuulostaa suomalaisesta IP-juristista ankaralta seuraamukselta, mutta Yhdysvalloissa ratkaisu ei ole poikkeuksellinen. Juuri ankarien seuraamusten takia on syytä tutkia USA:ssa hakijan tai asiamiehen toiminnalle asetettuja menettelyvaatimuksia tarkemmin.

“Jokaisen on asioidessaan rekisteröintiviranomaisessa meneteltävä avoimesti ja vilpittömästi sekä hyvän tavan mukaisesti esitettävä kaikki patentoitavuuden kannalta relevantti tieto.”

Vilpillisyyden osoittaminen tehokas puolustuskeino
Kukaan ei moisesta säännöstä Suomessa kohottaisi kulmiaan, sillä se lienee periaatteen tasolla yleisesti hyväksytty lähtökohta. Myös Suomessa vilpillisessä mielessä haettu rekisteröinti on kumottavissa.

Yhdysvalloissa vilpillisyyden näyttäminen on kuitenkin täydellinen puolustuskeino loukkauskanteelle, sillä kantaja menettää oikeutensa vedota vilpillisin keinoin saavutettuun yksinoikeuteen.

Kantajan loukkausprosessin yhteydessä esittämät lausumat voivat jälkeenpäin osoittaa menettelyn vilpillisyyden. Rekisteröinti ei suojaa alun perin vilpillistä kantajaa edes selvissä loukkaustapauksissa.

Vastaajan intressissä on vedota vilpillisyyteen, vaikka todistustaakka onkin ankara. Kyseinen puolustus tunnetaan eri nimikkeillä. Fraud on the office todetaan jo rekisteröintimenettelyssä. Vastakanteessa puolestaan vedotaan useasti inequitable conduct tai unclean hands -oppeihin. Seuraamuksena on osittainen tai täydellinen oikeuden menetys.

Patenttiasiassa näihin vetoavan on näytettävä, että kantaja on antanut virheellisen kuvan viranomaiselle patentoitavuuden kannalta merkityksellisestä seikasta aikomuksenaan johtaa viranomaista harhaan.

Praxair salasi merkityksellistä tietoa
Praxair ja ATMI kilpailevat keskenään kaasusäiliömarkkinoilla. Molemmat toimittavat kaasuja sairaala- ja tehdaskäyttöön. Kaasua säilytetään sekä nestemäisenä että kaasun muodossa. Olennaista on annostelun säätö ja vuotojen ehkäiseminen.
Praxairin patentit 115, 609 ja 895 koskivat säiliöissä käytettyjä kapillaareja ja syötönestomekanismeja. ATMI esitti, että tieto yleisessä käytössä olleista RFO:n tapaisista kapillaareista olisi ollut merkityksellistä määriteltäessä patentoitavuutta ja etenkin keksinnöllisyyttä.

Patenttihakemuksessa RFO määriteltiin valumisenestovälineeksi (flow restrictor device), johon sisältyy pieni reikä (0,1 mm). Reiän suuruus määrittelee valumistiheyden. Määritelmä on hyvin lähellä kapillaarin määritelmää.

Sekä alioikeus että vetoomustuomioistuin katsoivat yleisessä käytössä olevia kapillaareja koskevan tiedon salaamisen merkitykselliseksi patentoitavuudelle.

Ongelmalliseksi muodostui tahallisuusvaatimuksen sisältö. Sen osoittaminen, että salattu tieto on merkityksellinen patentoitavuudelle, ei johda presumtioon tahallisuudesta. Kuitenkin päätelmä tahallisuudesta on perusteltu sellaisessa tapauksessa, jossa 1) salatulla tiedolla on suuri merkitys patenttiasiassa, 2) on näytetty toteen, että hakija tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseisen tiedon olevan merkityksellistä, 3) hakija ei pysty esittämään uskottavaa selitystä tiedon salaamiselle.

Tahallisuuden näyttäminen on vaikeaa
Praxairin asiamies oli muun muassa vertaillessaan omia kapillaareja ja aiemmin tunnettuja kapillaareja patenttihakemuksessa todennut, etteivät aikaisemmat kapillaarit pystyneet “äärimmäiseen valumisestoon, jota vaaditaan kaupallisesti käytännölliseltä säiliöltä katastrofaalisten vuotojen välttämiseksi”.

Praxairin asiamiehen mukaan aikaisemmat kapillaarit perustuivat “monimutkaisiin mekanismeihin ja yksityiskohtaisiin menetelmiin”, eivätkä rakenteeltaan muistuttaneet läheskään Praxairin kapillaarissa käytettyä äärimmäisen pientä reikää.
Alempi tuomioistuin totesi, etteivät aiemmin tunnetut kapillaarit vaikuttaneet monimutkaisilta tai yksityiskohtaisilta, sallivat äärimmäisen valumiseston, ja löytyivät standardina 0,1 mm suuruisina. Molemmat tuomioistuimet pitivät Praxairin patenttiasiassa esittämiä keskeistä seikkaa koskevia väitteitä tosiasiassa harhaanjohtavina ja selvästi ristiriitaisina.

Tietoisuutta arvioidessaan tuomioistuin piti patenttiasiamiehen ja yhden keksijän tietoisuutta riittävänä riippumatta siitä, etteivät he olleet Praxairin palveluksessa.

Patentin siirrot eivät siten poista menettelyssä tapahtunutta vilpillisyyttä, vaan se voidaan lukea siirronsaajan vahingoksi. Se, että patenttihakemuksen tarkastajan tiedossa oli mahdollisesti ollut aineistoa, josta oli pääteltävissä aiemmin tunnettujen kapillaarien koostumus, ja sen esittäminen olisi näin ollen ollut ylimääräistä, ei riittänyt selityksenä tuomioistuimelle.
Asiamiehen vakuutus vilpittömyydestään vakuutti yhden kolmesta vetoomustuomioistuimen tuomareista. Enemmistö piti kuitenkin näyttöä subjektiivisesta tahattomuudesta riittämättömänä.

Pienetkin edistysaskelet halutaan suojata
Patentin hakumenettelyssä tavoitteena on sekä keksinnön selittäminen että sen erottaminen aiemmin tunnetusta. Patenttiasiamiehen on samanaikaisesti varmistuttava siitä, että hakemus hyväksytään sekä siitä, että suoja-ala on laajuudeltaan asiakkaan tarpeisiin nähden tarkoituksenmukainen.

Praxair-tapauksessa kaasusäiliömarkkinoilla toimivat ainoastaan ATMI ja Praxair, jotka jakoivat markkinat keskenään. Tuomioistuimen ratkaisu oli siten käytännössä sama kuin patentin mitätöinti. Pelkästään patentin hakukustannusten valossa kyse on merkittävästä menetyksestä mille tahansa yritykselle.

On ymmärrettävää, että yritykset ankarassa kilpailutilanteessa hakevat myös pienille keksinnöille patentteja. Nykypäivänä patentit ovat tärkeitä strategisia kilpailuvälineitä, ja pientenkin edistysaskelten suojaaminen on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Patentit menettäisivät käytännön merkityksensä, mikäli ne suojaisivat ainoastaan suoralta kopioinnilta.

Keksinnöllisyysvaatimuksen tarkoituksena on siis luoda strateginen puskuri, jonka avulla yritys voi käytännössä hyödyntää patenttia kilpailijoitaan vastaan. Tasapainon löytäminen ei tietenkään ole patenttiasiamiehelle helppoa, mutta tiedostettavissa lienee riskinoton suuruus.

Mitä laajemman puskurin asiakas vaatii, sen todennäköisempää on, että patentti ainakin osittain menee nurin. Mahdollisen patenttiriidan kustannukset tulisi jo hakutilanteessa huomioida.

Järjestelmien erot on huomioitava patentoitaessa
Todennäköisyysarviointiin vaikuttanee lisäksi ainakin alan patenttitiheys, kilpailutilanne, pahimman kilpailijan taloudellinen tilanne sekä todennäköisyys, että tämä vie patenttiriidan päätökseen.

Mitä merkitystä ratkaisulla on Suomessa? Suomalaiset yritykset toimivat myös Yhdysvaltain markkinoilla. Rekisteröintivaiheessa käytetään usein amerikkalaista asiamiestä, mutta on todennäköistä, että yrityksen juristi tai ulkopuolinen patenttiasiamies on jossain määrin avustamassa hakemuksen laadinnassa.

Järjestelmien erot on siis syytä pitää mielessä keksintöä kuvaillessa ja valmisteltaessa keksijää vuoropuheluun amerikkalaisen asiamiehen kanssa. Oman tuotteen ylistäminen on markkinoinnissa sallittua ja odotettavissakin.
Mainoslauseiden tapaista kehumista voidaan tietenkin käyttää patenttihakemusta laadittaessa. On kuitenkin syytä olla varuillaan, ettei näin anneta vääristynyttä kuvaa todellisuudesta. On suositeltavaa huomauttaa erikseen asiakkaalle, että vilpillisyysväitteet ovat Yhdysvalloissa yleisiä myös rekisteröinnin jälkeen.

Ankarien seuraamusten vuoksi tämä tulisi ottaa huomioon myös patenttia hakiessa joskus maksimaalisen suoja-alan saavuttamisen kustannuksella. Näin yritykselle luodaan rahareiän sijasta vedenpitävä strateginen kilpailuväline.

Katja Weckström
Siviilioikeuden assistentti, LL.M.
Turun yliopisto

Praxair, Inc v. ATMI, Inc (Fed. Cir., 29.9.2008)