PCT-järjestelmä uudistui

(IPRinfo 1/2004)

Patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT) mittava uudistustyö on saatu käytännön toteutuksen asteelle. Merkittäviä uudistuksia on otettu käyttöön 1.1.2004 alkaen.

Keskeisenä tavoitteena on ollut hakijaystävällisyyden parantaminen siten, että eri tavoittein liikkeellä olevat hakijat voisivat soveltaa PCT-järjestelmää parhaiten omia tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Uudistusten taustalla voidaan nähdä määräaikoihin sidottujen tutkivien viranomaisten työpaine, joka esimerkiksi EPOssa on aiheuttanut eurooppapatenttihakemusten (EP-hakemusten) käsittelyn viivästymistä. Päällekkäistä työtä hakemusten tutkimisessa on pyritty vähentämään niin, että virastokäsittely olisi jokaisen hakemuksen kohdalla mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

Patentti- ja rekisterihallitus on saanut oikeudet toimia PCT-järjestelmän mukaisena uutuustutkimusvirastona. Näillä näkymin hakemuksia on mahdollista jättää Suomessa tutkittavaksi vuoden 2004 jälkipuoliskolta alkaen. Ruotsin virasto jatkaa suomalaisten hakemusten tutkimista siihen saakka, mutta ei ilmeisesti sen jälkeen. Mahdollisuus pyytää tutkimusta EPOssa säilyy.

Uudenlainen uutuustutkimusraportti

Uutuustutkimusraporttiin tulee viitejulkaisuluettelon lisäksi alustava lausunto uutuudesta ja patentoitavuudesta sekä patenttivaatimusten selvyydestä. Raportti on nimeltään “Extended International Search Report” (EISR). Se ei kuitenkaan ole vielä sellaisenaan PCT-sopimuksen tarkoittama esitutkimusraportti, eikä viranomaisen lausuntoa julkaista uutuustutkimusraportin kanssa.

Lausunnon perusteella hakija voi kuitenkin entistä paremmin arvioida patentin myöntämistä. Hän voi luonnollisesti myös muuttaa hakemustaan 19 artiklan mukaisesti ennen hakemuksen tuloa julkiseksi. Lisäksi hakija voi toimittaa WIPOon kommenttinsa lausunnosta, jolloin WIPO toimittaa kommentit edelleen nimettyihin virastoihin. Mahdollisesti tutkija vielä perehtyy kommentteihin ja muutoksiin ja antaa niiden perusteella lopullisen, kansallisille virastoille toimitettavan lausunnon.
Lopullisen lausunnon virallinen nimitys on IPRP (International Preliminary Report on Patentability).

Uutuustutkimukseen tarvittava työ lisääntyy, ja osaksi tämän vuoksi myös uutuustutkimusmaksu nousee merkittävästi. Tosin esimerkiksi EPOssa on tiettävästi jo tähänkin asti laadittu viraston sisäiseen käyttöön kirjallinen yhteenveto uutuustutkijan näkemyksistä, joten uuden käytännön tuoma lisätyö ei välttämättä ole kovin suuri. Viranomaisten toiveena on myös se, että entistä vähemmän pyydettäisiin varsinaisia esitutkimuksia, jolloin työ vastaavasti vähenisi.

EPOssa haluttaisiin ainakin epävirallisesti päästä kokonaan eroon esitutkimuksista. Tätä osoittaa sekin, että esitutkimusmaksua ei alenneta, vaikka merkittävä osa esitutkimuksesta itse asiassa siirretään suoritettavaksi jo uutuustutkimuksessa.

Esitutkimus säilyy

Mahdollisuus pyytää esitutkimusta kuitenkin säilyy. Jos esitutkimusta pyydetään, uutuustutkimusraportin lausunto katsotaan alustavaksi lausunnoksi (entinen “written opinion”), ja IPRP syntyy vasta esitutkimuksen tuloksena. Esitutkimusraportti annetaan alustavan lausunnon pohjalta, mikäli hakija ei esitutkimusta pyytäessään toimita vastinetta. Jos hakija toimittaa vastineen ja mahdolliset 34 artiklan mukaiset hakemuksen muutokset, tutkija ottaa ne huomioon. Hän voi jopa antaa ennen lopullista raporttia vielä hakijalle mahdollisuuden lisäkommentteihin ja -muutoksiin.

Esitutkimusmenettely on siis samanlainen kuin aikaisemminkin. Tiedä sitten, kohdellaanko esitutkimusta haluavia hakijoita tulevaisuudessa jonkinlaisina kiusankappaleina.

Myös EP-hakemuksissa on käynnissä koevaihe, jossa uutuustutkimusraporttiin liitetään alustava patentoitavuuslausunto. Jos käytäntö osoittautuu hyväksi, EPO siirtyy siihen kokonaan. Muutos vaikuttaa todennäköiseltä, sillä käytäntö sopii hyvin yhteen EPOn nykyisen BEST-menettelyn (Bringing Examination and Search Together) kanssa, jossa sama tutkija suorittaa sekä uutuus- että patentoitavuustutkimuksen.

Parannus hakijoille

Uusi tutkimuskäytäntö lienee nousevista maksuista huolimatta useimpien hakijoiden kannalta parannus. Päätösten pohjaksi saadaan perustellumpi uutuustutkimusraportti, jonka perusteella voi esimerkiksi vaatimuksia muuttaa. Tarvetta esitutkimukseen ei ehkä tämän jälkeen enää olekaan. Toivottavasti raportit myös laaditaan laadukkaasti, jotta niistä on tarkoitettua hyötyä.

Aika näyttää, miten kansalliset virastot suhtautuvat uudistuneisiin raportteihin. Valitettavasti on odotettavissa, ettei ainakaan USAn virasto USPTO jatkossakaan välitä paljoakaan kansainvälisistä raporteista (ellei se ole niitä itse laatinut). Monissa virastoissa on myönteinen esitutkimusraportti (erityisesti EPOn) kuitenkin helpottanut merkittävästi käsittelyä. Toivottavasti uudella uutuustutkimusraportilla päästään samaan.

Kunnollinen esitutkimus välttämätön

Hakijalla tulee ehdottomasti olla mahdollisuus kunnolliseen esitutkimukseen. Joskushan voi perustellusta lausunnosta huolimatta jäädä epäselväksi, miksi tutkija ei pidä patentin myöntämistä mahdollisena. Usein on myös monia erilaisia tapoja hakemuksen muuttamiseksi, jolloin hakijalle voi olla tärkeää saada olla yhteydessä tutkijaan, jotta hakemus saataisiin hyväksyttävään muotoon jo kansainvälisessä vaiheessa.

Joka tapauksessa uutuustutkimusraporttiin täytyy tulevaisuudessa aina perehtyä kunnolla. Jos raportti on negatiivinen, kannattaa toimittaa WIPOon vastine ja tarvittaessa uudet vaatimukset. Kannattaa myös edelleen harkita esitutkimuksen pyytämistä, varsinkin jos hakijan tavoitteena on kaikin keinoin pyrkiä positiiviseen lausuntoon jo PCT-käsittelyn aikana. Niille hakijoille, joille PCT-käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on ostaa aikaa ennen lopullisia, kalliita päätöksiä, laajennettu uutuustutkimusraportti antaa entistä paremman pohjan päätöksenteolle.

Määräajat muuttuvat

Tutkivan viranomaisen on edelleenkin annettava uutuustutkimusraportti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut uutuustutkimuksen perusteena olevan hakemuskopion, tai yhdeksän kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä sen mukaan, kumpi näistä määräajoista umpeutuu myöhemmin.

Lienee odotettavissa, että tulevaisuudessa tämän määräajan noudattaminen on virastoille entistäkin vaikeampaa, kun raportissa pitää olla mukana myös perusteltu lausunto. Tähän asti esitutkimusta on täytynyt anoa 19 kuukauden kuluessa. Jatkossa esitutkimusta on anottava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa uutuustutkimusraportin vastaanottamisesta tai 22 kuukauden kuluessa alkupäivästä. Hakijan ei siis tarvitse anoa esitutkimusta ennen kuin hän on saanut uutuustutkimusraportin. Toivottavasti virastot eivät tällä verukkeella katso, että ne voivat entistäkin vapaammin olla noudattamatta säädettyjä määräaikoja.

Tutkimuskäytäntöjä yhtenäistetään

Eri virastojen suorittamia tutkimuksia pyritään edelleen yhtenäistämään. Tätä varten on muun muassa tehty uudet tutkimusohjeet (Guidelines). Tutkimuksessa tulee kuitenkin edelleen pakosti olemaan eroja eri virastojen välillä. Ohjeissakin on kuulemma useissa kohdissa samasta asiasta kolme ohjetta: yksi EPOn, yksi Japanin ja yksi USA:n käytännön mukainen.

Edelleen pyritään yhtenäistämään myös niin sanottujen “monimutkaisten” hakemusten tutkimista. Tällaisia hakemuksia ovat ne hakemukset, jotka ovat hyvin epäselviä, hyvin laajoja (jopa tuhansia sivuja ja tuhansia vaatimuksia), sisältävät hyvin runsaasti itsenäisiä vaatimuksia tai jotka kohdistuvat sellaisiin aikaansaannoksiin, joihin esimerkiksi Euroopan patenttisopimuksen mukaan ei ylipäänsä voi patenttia myöntää. Mainitunlaisia hakemuksia on loppujen lopuksi hyvin vähän. Suhtautumista tiukennetaan esimerkiksi ilmoittamalla, että tutkimusta ei voida suorittaa.

Toivottavasti vain ei samalla yritetä luistaa asiallisten hakemusten tutkimisesta. Tästähän on viime vuosina ollut viitteitä, kun on entistä helpommin vaadittu lisämaksuja aivan tavanomaistenkin hakemusten tutkimisesta vetoamalla keksinnön epäyhtenäisyyteen a posteriori eli siihen, että itsenäinen vaatimus ei ole uusi ja siihen viittaavat epäitsenäiset vaatimukset ovat keskenään epäyhtenäisiä.

Myös EPOn käyttämän ongelma ja ratkaisu -periaatteen pitäisi tulla yleiseksi käytännöksi. Tässäkin kyllä epäilyttää erityisesti USA:n tutkijoiden kyky ja halu käyttää heille vierasta arviointimenetelmää.
Hakemus ja patentoitavuustutkimuksen pyyntö (demand) kattavat automaattisesti kaikki sopimukseen liittyneet valtiot. Mikäli jokin valtio halutaan jättää hakemuksen ulkopuolelle, nimeäminen on sen osalta nimenomaan peruutettava.

Sähköinen kommunikointi huokeampaa

Hakemuksen jättämistä verkossa pyritään edelleen edistämään siten, että maksut suhteessa paperihakemuksiin laskevat (eli paperihakemusten hinnat nousevat). Elektroniseen jättämiseen on tulossa uusia järjestelmiä, joita mainostetaan helppokäyttöisemmiksi kuin nykyiset. WIPO on kehittänyt oman XML-standardiin perustuvan SAFE-työkalun. Myös EPOn Epoline-työkalua voidaan käyttää.
Muutenkin pyritään siirtymään yhä enemmän sähköiseen viestintään, dokumentointiin ja arkistointiin. Esimerkiksi etuoikeustodistukset tullaan toimittamaan WIPOon elektronisesti, samoin hakemukset WIPOsta kansallisille virastoille.

Esko Heikkinen
Patenttiasiamies
Matti Brax
Patenttiasiamies
Berggren Oy Ab

Tietoa PCT:sta WIPOn sivulla (englanniksi., ranskaksi, espanjaksi, arabiaksi, venäjäksi ja kiinaksi):
http://www.wipo.int/pct/en/index.html

Patenttiyhteistyösopimuksen uudistuksesta lisää tietoa (englanniksi, vaihtoehtoisesti ranskaksi) WIPOn sivulla:
http://www.wipo.int/pct/reform/en/index.html