Ongelmallinen oppikirjaksi

(IPRinfo 2/2001)

Arvosteltu teos: Tavaramerkki, tekijät Harri Salmi – Petteri Häkkänen – Rainer Oesch – Marja Tommila. (Kauppakaari Lakimiesliiton kustannus 2001)

Tavaramerkkioikeudelliselle oppikirjalle on Suomessa selkeä tarve. Edellinen tavaramerkkioikeutta tarkasteleva monografia ilmestyi 1954. Y.J. Hakulinen kirjoitti tuolloin voimassa ollutta tavaraleima-asetusta tarkastelevan oppikirjan “Tavaramerkki”. Tämän jälkeen paljon on muuttunut. Ensinnäkin 1960-luvulla säädettiin yhteispohjoismaiset tavaramerkkilait, joita on lukuisia kertoja täydennetty ja muutettu. 1990-luvulle tultaessa tavaramerkkioikeus koki täydellisen murroksen.

Vuoden 1989 tavaramerkkidirektiivin, yhteisötavaramerkkijärjestelmän ja kansainvälisten rekisteröintijärjestelmien kehittymisen ja uudistumisen myötä kansalliset oikeusjärjestelmät ovat joutuneet kohtaamaan paljon uutta. Näin ollen tavaramerkkioikeudellisen oppikirjan kirjoittamisen lähtökohta ei ole helppo, koska perinteisen kansallisen materiaalin rinnalle on tullut paljon uutta lainsäädäntöä ja uutta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Kirjassa tarkasteltavat asiat

Alkusanoissa todetaan, että kirja perustuu tekijöiden ryhmätyöhön. Eri henkilöt ovat pääsääntöisesti kirjoittaneet eri asioista kukin erityisosaamisensa mukaan. Pääosan teoksen kuudesta luvusta (luvut 1 sekä 3-6) on kuitenkin kirjoittanut sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (SMHV, OHIM) työskentelevä Harri Salmi, kun taas muut kirjoittajat ovat osallistuneet lukuihin 1 ja 2. Salmi on kuitenkin kirjoittanut osan luvuista yhdessä Marja Tommilan kanssa.

Kirjassa käsitellään varsin runsaasti tavaramerkkioikeuden peruskysymyksiä. Yksinoikeuden saamisen edellytykset, tavaramerkkien sekoitettavuus, rekisteröinnin esteet, vakiintuminen sekä useat muut tavaramerkkisuojan perinteiseen ydinalueeseen kuuluvat kysymykset ovat mukana.

Kansainvälisiä tavaramerkkijärjestelmiä kuvataan teoksessa varsin kattavasti. Osa siitä perustuu kuitenkin Salmen aikaisemmin julkaisemaan kirjaan “Uudet kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät” (1995). Domain -nimiä tai SopMenL:n mukaista menettelyä ei tarkastella.

Kirjan ansioista

Kirjaan on otettu varsin paljon oikeuskäytäntöä kuvailevaa materiaalia ja viittauksia kirjallisuuteen. Tämä materiaali selventää sitä, millä tavalla oikeuskäytännössä on tulkittu sääntelyn abstraktia kielenkäyttöä. Lisäksi teokseen on koottu runsaasti oikeuskirjallisuutta. Kirjassa viitataan varsinkin alan englanninkieliseen peruskirjallisuuteen. Kirjassa on merkittävällä tavalla hyödynnetty nykyaikaisia mahdollisuuksia kerätä informaatiota.

Lähdekirjallisuuden esitteleminen selvästikin parantaa suomalaisten mahdollisuutta löytää vieraskielistä kirjallisuutta. Teoksessa tuodaan myös varsin perusteellisesti esille useita kotimaisessa oikeuskäytännössä omaksuttuja tulkintoja sekä sellaista oikeuskäytäntöä, jota suomalaisessa kirjallisuudessa ei ole aikaisemmin esitetty. Yhteisötavaramerkkijärjestelmää kuvaava osuus on varsin kattava ja siinä tuodaan esiin lukuisia oikeustapauksia ja mukaan on liitetty paljon havainnollistavia kuvia.

Teoksen ongelmista

Toisaalta kirja herättää myös paljon kysymyksiä. Teoksessa korostuu jossain määrin se, että materiaalin kerääminen sekä sen hyödyntäminen ja järjestäminen ovat eri asioita. Lisäksi työssä käytetty oikeuslähdeoppi on ongelmallinen. Tässä on mahdollista tarkastella vain joitakin näistä asioista.

Johdannossa todetaan, että kirjassa otetaan “erikseen käsittelyyn” Suomen lainsäädäntö, Euroopan unionin lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset. Näin ollen lähtökohtana on, että suomalaista sääntelyä, kirjallisuutta ja oikeuskäytäntöä käsitellään erikseen ja yhteisöoikeutta erikseen. Toisaalta kirjassa kuitenkin muutamaan otteeseen todetaan, että sääntelyn tulkinnassa ei voida enää nojautua vain kansalliseen oikeuteen (ks. esim. 46). Kuitenkin kansallista oikeutta tarkastelevat tulkinnat nojautuvat pääsääntöisesti kansalliseen lakiin ja oikeuskäytäntöön eikä yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöön viitata toisinaan lainkaan.

Esimerkiksi KKO:n omaksumaa sekoitettavuusoppia tarkastellaan kansallisena kysymyksenä sivulla 76 ja yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä kuvataan erikseen luvussa 4. Toisaalta KHO:n VISAR=VISA -tapauksen yhteydessä (s. 79) viitataan kursiivilla useisiin yhteisöjen tuomioistuimen tapauksiin, jotka kirjoittajien mukaan tukevat kotimaista linjausta siitä, että sekaannusvaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi merkki on.

Tältä osin on myös huomattava, että yhteisöjen tuomioistuimen käytäntö ei ole tässä asiassa näin yksioikoinen, vaan huomioon on otettava myös muita näkökohtia. Kysymys on sekaannusvaaran arvioimisesta, ei yksistään siitä kuinka vahva vanhempi merkki on.

Vastaavasti Yhteisöjen tuomioistuimen Canon -tapaukseen (C-39/97) viitataan s. 73, kun taas esimerkiksi erottamiskyvyn määrittelyn yhteydessä (s. 52 ff.) ei viitata lainkaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tässä asiassa. Viimeksi mainitun seikan osalta on kuitenkin toki huomattava, että esitys on kattavampi kuin se mitä tuomioistuin on asiasta lausunut Lloyd -tapauksessa (C-342/97).

Sivulla 31 todetaan, että “Sekaannusvaaraa koskevat säännökset eivät edellytä, että sekaantumista olisi todella tapahtunut, vaan sitä, että on olemassa hypoteettinen vaara merkkien välisestä sekoitettavuudesta.”

Tämä olettama on täysin sopusoinnussa perinteisen suomalaisen käsityksen kanssa, mutta se ei ole sopusoinnussa sen kanssa mitä yhteisöjen tuomioistuin lausuu Lloyd -tapauksessa. Tässä tuomiossa viitataan siihen, että vaikka tosiasiallista sekaannusvaaraa ei (prosessuaalisesti) näytetä toteen, niin sekaannusvaaraa on arvioitava kohtuullisen tarkkaavaisen ja informoidun kuluttajan näkökulmasta.

Lisäksi huomioon on otettava kunkin tuotteen markkinointiolosuhteet sekä se, millä tavoin merkkiä käytetään. Tässä tapauksessa tuomioistuin selvästi hyväksyi julkisasiamiehen kannan, jossa viitattiin nimenomaan siihen, että pelkkä hypoteettinen sekaannusvaara ei ole riittävä.

Yleisesti voidaan todeta, että kirjasta ei selvästi ilmene millä tavoin sekaannusvaaraa olisi arvioitava, vaan kirjasta voidaan sen eri kohdista lukea erilaisia tätä asiaa koskevia teorioita. Sekaannusvaaraoppi on myös kuvattu siten, että yhteisöjen tuomioistuimen käytäntö pääosin tukee perinteistä kansallista oikeutta.

Näin ollen voidaan kysyä, miksi lukijan tulee lukea samasta asiasta kirjan eri kohdista ja missä määrin kirjassa esitetyt tulkinnat ovat sopusoinnussa keskenään. Lisäksi voidaan kysyä, miksi toisissa kohdissa viitataan yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöön ja toisissa ei.

Kirjassa viitataan oikeuskirjallisuuteen yleisesti ja ikään kuin kaikki kirjallisuus yhdenmukaisella tavalla käsittelisi tiettyjä kysymyksiä. Esimerkiksi sivulla 249 kehotetaan tutustumaan sekoitettavuutta ja mielleyhtymää koskevaa säännöstä käsittelevään kirjallisuuteen. Tämän jälkeen viitataan erilaisiin artikkeleihin tästä aiheesta.

Kirjallisuusluettelossa on niputettu yhteen sellaisia kirjoittajia, jotka ovat keskenään enemmän tai vähemmän eri mieltä (esimerkiksi Martti Castrén ja hollantilainen Charles Gielen). Castrén painottaa perinteistä sekaannusvaaraoppia ja Gielen “modernia” assosiaatio-oppia. Vaikka tuomioistuin on hylännyt viimeksi mainitun opin, niin kirjassa kehotetaan lukemaan “sekoitettavuutta ja mielleyhtymää koskevan säännöksen tulkinnasta” sivulla mainittua kirjallisuutta.

Osa tästä kirjallisuudesta ei käsittele säännöksen tulkintaa, vaan enemmänkin kritisoi perinteistä sekaannusvaaraoppia. Parempi tapa viitata kirjallisuuteen olisi näin ollen ollut se, että luvun alussa viitataan kaikkeen kyseistä problematiikkaa käsittelevään kirjallisuuteen.

Yleensäkin kirjassa käytetty argumentaatio on yksiviivaista. Asiat joko ovat tai eivät ole tietyllä tavalla eikä ristiriitoja tai rajanvetotilanteita käsitellä. Yhteisöjen tuomioistuimen antamaa Puma -tapausta (C-251/95) tarkasteltaessa (s. 231 ff.) ei juuri puhuta esimerkiksi siitä, että kysymys on ollut hyvin kiistanalainen ja eri maissa on ollut erilaisia käsityksiä tästä asiasta. Myöskään siitä, että SMHV:n eri valituslautakunnat saattavat olla erimielisiä ja niiden ratkaisukäytännössä saattaa olla eroavaisuuksia, ei puhuta.

Myös viraston käytäntöä saatetaan kuvata eri kohdissa eri tavoin. Sivulla 246 todetaan, että silloin, kun tavaramerkkien eroavaisuus koskee ainoastaan merkkien ensimmäistä kirjainta, niin väiteosasto on yleensä päätynyt siihen, että sekaannusvaara on olemassa. Toisaalta sivulla 246 painotetaan, että Lloyd- tapauksen mukaan kuluttajien tarkkaavaisuus vaihtelee eri tavaroiden kohdalla ja perään esitetään esimerkkejä ratkaisuista, joissa merkeissä on eroja vain ensimmäisessä kirjaimessa. Kumpi on oikein ja mikä on sopusoinnussa tuomioistuimen linjauksien kanssa?

Kukin kysymys myös esitetään usein omana kysymyksenään eikä niitä pyritä riittävästi yhdistelemään. Oikeuskäytännössä ei ole juuri löydetty ongelmia, jotka kaipaisivat korjausta. Kirjaan sisältyy myös kehäpäätelmän omaisia toteamuksia kuten “Merkki, joka koostuu pelkästään erilaisten kuvailevien sanojen yhdistelmästä, kuten esimerkiksi NASTOLAN NOPEIN PIKAPESUPALVELU, ei myöskään ole yleensä erottamiskykyinen, ellei voida katsoa, että yhdistelmä sellaisenaan on niin omaperäinen, että se toimii erottamiskykyisenä merkkinä.” Mitä tämä tarkoittaa? Miten patentti- ja rekisterihallitus suhtautuu tällaisiin merkkeihin?

Kirjaan sisältyy myös selvästi virheellisiä väitteitä. Sivulla 24-25 todetaan, että kaupan toimivuus ja mainonnan vapaus edellyttävät, että esimerkiksi englannin kielistä sanaa ALWAYS ei voida hyväksyä tavaramerkiksi, koska tällaisen termin tulee olla vapaa kaikkien käytettäviksi.

Onko patentti- ja rekisterihallitus tämän valossa toiminut virheellisesti, kun se on rekisteröinyt lukuisia tämän sanan sisältäviä merkkejä? Ei tietenkään, koska asian arviointi riippuu muun muassa siitä, mistä tavarasta on kysymys eikä sana ALWAYS (tai muukaan s. 25 mainittu sana) ole sellainen, että sitä koskisi absoluuttinen vapaanapitotarve.

Kirjaan sisältyy myös päällekkäisyyttä. Jostain syystä esimerkiksi tavaramerkkien erottamiskyvyn jaottelua käsitellään samaan tapaan sekä sivuilla 59-60 että kirjan alussa sivuilla 24-26. Yleensäkin tavaramerkkien erottamiskykyä käsittelevät jaksot jättävät toivomisen varaa. Tämä lienee seurausta siitä, että tästä aihepiiristä ei ole kovin paljoa kirjoitettu Suomessa.

Valitettavaa on, että kirjaan ei sisälly esimerkiksi Marja Tommilan kirjoittamaa lukua tavaramerkin valinnasta ja tavaramerkkistrategiasta. Kun Tommila lienee johtavia suomalaisia asiantuntijoita tällä saralla, niin lukija toivoisi myös tämän aihepiirin käsittelyä. Näin etenkin siksi, että tästä sektorista on hyvin vähän kirjallisuutta.

Kirjassa tarkastellaan myös eräitä prosessuaalisia kysymyksiä, joiden tarkastelu herättää kysymyksiä. Kirjassa ei käsitellä OK 7 luvun mukaisia turvaamistoimia ollenkaan. Tavaramerkkilain 48 §:ää vastaava väliaikainen kielto voidaan myöntää myös OK 7 luvun 3 §:n nojalla. Rainer Oesch toteaa asiasta seuraavasti: “Immateriaalioikeuksien osalta tärkein ja monipuolisin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun turvaamistoimien materiaalisia edellytyksiä koskevista säännöksistä on ns. yleistä turvaamistointa koskeva OK 7:3.” (Teollisoikeudet ja tuomioistuinmenettely, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 7/2000, s. 77).

Asiaa on sivuttu myös Helsingin hovioikeuden päätöksessä (10.12.1996/6496, S 96/1530), jossa hakija oli vaatinut, että vastaajia kielletään OK 7:3 nojalla loukkaamasta hakijan tavaramerkkiä BUDWEISER. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus hylkäsivät hakemuksen sillä perusteella, että hakija ei ollut saattanut tavaramerkkiloukkausta todennäköiseksi. Ratkaisussa ei kuitenkaan kiistetty OK 7:3 soveltuvuutta tavaramerkkiasioissa.

Kirjassa sanotaan myös (s. 153), että kiellon antamisen edellytyksenä ei ole, että oikeudenloukkauksen jatkuminen on todennäköistä joko välittömästi tai joskus tulevaisuudessa. Kieltotuomio voidaan kirjoittajien näkemyksen mukaan antaa, vaikka loukkausteko olisi ollut vain yksittäinen lehti-ilmoitus, jonka julkaisua ei ole aikomus jatkaa.

Päinvastaista kantaa edustaa esim. Hakulinen (Hakulinen, Tavaramerkkioikeus, s. 121-122). Hänen mukaansa edellytyksenä on toisaalta, että vastaaja on loukannut kantajan oikeutta sekä toisaalta, että sellaisia tekoja, jotka käsittävät loukkauksen, todennäköisesti tullaan toistamaan tai jatkamaan.

Koska kieltotuomiolla nimenomaan pyritään estämään vastaisuudessa tapahtuva loukkaus, olisi kirjoittajien tullut lähemmin perustella kantaansa, miksi tällaista vaaraedellytystä ei heidän näkemyksensä mukaan ole. Kirjassa esitetylle kannalle voitaneen esittää vasta-argumentteja. Miksi pitäisi kieltää sellaista mitä ei tule tapahtumaan?

Johtopäätös

Sanotusta huolimatta en halua tyrmätä kirjaa. Sen käytännön hyödynnettävyyden arviointi jää sen käyttäjille. Kirja tarjoaa paljon materiaalia, jota erityisesti sellainen asianajaja tai tavaramerkkiasiamies, jolla on jo perustiedot tavaramerkkioikeudesta, voi hyödyntää valitessaan argumentteja, jotka parhaiten edistävät päämieheltä tullutta toimeksiantoa.

Sen sijaan kirjan oppikirjakäyttö tai puhumattakaan sen käytöstä tuomioistuintoiminnassa on jo paljon ongelmallisempi asia. Joka tapauksessa kirjassa esitettyihin käsityksiin on suhtauduttava riittävän lähdekriittisesti ja tarvittaessa on käytettävä useampia lähteitä tai ainakin luettava kirjasta kaikki kohdat, jotka käsittelevät tiettyä asiaa. Kokonaisvaikutelma kirjasta on se, että se on nopeasti kirjoitettu eikä sitä ole toimitettu riittävästi, jotta eri kirjoittajien panos saataisiin yhdenmukaiseksi.

Jukka Palm
OTL, VT
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI
Helsingin yliopisto

Kirjoittaja viimeistelee tavaramerkkioikeudellista väitöskirjaansa. Kirjoittaja kiittää VT Marcus Norrgårdia prosessuaalisia kysymyksiä koskevista kommenteista.